Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 марта 2016 г. N 09АП-3698/16

г. Москва

03 марта 2016 г.

Дело N А40-58060/15

Резолютивная часть постановления объявлена 25 февраля 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 03 марта 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей Н.В. Лаврецкой, В.Р. Валиева

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.В. Антоновым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА" и

Закрытого акционерного общества "Айко"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 23 декабря 2015 года

по делу N А40-58060/15, принятое судьей У.А. Болдуновым,

по иску Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

(ОГРН: 1027739881091; 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, ЦМТ-2, под. 7, 19 этаж)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ПЛАТИУС"

(ОГРН: 5147746445094; 109380, г. Москва, 4586-й Проектируемый пр-д),

Закрытому акционерному обществу "Айко"

(ОГРН: 10816900065577; 420107; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50)

о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам N N 151315, 259166, 124374, 160227, 257564, 114345, 257703, 262813 и 360501,

при участии в судебном заседании:

от истца: Вахнина Т.А. (доверенность от 26.03.2015), Валентик Е.Б. (доверенность от 26.03.2015), Девицев Н.А. (доверенность от 26.03.2015)

от ответчиков:

ООО "ПЛАТИУС" - Семенов А.В. (доверенность от 19.01.2016)

ЗАО "АЙКО" - Семенов А.В. (доверенность от 28.09.2015)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА" (далее - ООО КБ "ПЛАТИНА", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Платиус" (далее - ООО "Платиус") о запрете ответчику использовать в любой форме, в том числе, в сети Интернет, словесные обозначения "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", сходные до степени смешения с товарными знаками "PLATINA", "PLATINUM", "ПЛАТИНА", "ПЛАТИНУМ", принадлежащими истцу, согласно свидетельствам N N 151315, 124374, 114345, 257703, 160227, в отношении товаров, при выполнении работ, оказании услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы указанные товарные знаки истца, а также для однородных товаров, работ, услуг, в том числе, в деятельности по использованию системы мобильных платежей для банковских карт; об обязании ООО "Платиус" удалить словесные обозначения "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", сходные до степени смешения с товарными знаками "PLATINA", "PLATINUM", "ПЛАТИНА", "ПЛАТИНУМ", принадлежащими истцу, согласно свидетельствам на товарные знаки NN 151315, 124374, 114345, 257703, 160227, со страниц в сети Интернет по адресам: https://platius.ru/ и http://platius.biz/.

Определением от 17.08.2015 суд первой инстанции привлек к участию в деле соответчика Закрытое акционерное общество "Айко" (далее - ЗАО "Айко"), к которому были заявлены следующие требования.

Истец просил: - запретить ЗАО "Айко" использовать в любой форме, в том числе, в сети Интернет, словесные обозначения "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", сходные до степени смешения с товарными знаками "PLATINA", "PLATINUM", "ПЛАТИНА", "ПЛАТИНУМ", принадлежащими истцу, согласно свидетельствам N N 151315, 124374, 114345, 257703, 160227, в отношении товаров, при выполнении работ, оказании услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы указанные товарные знаки истца, а также для однородных товаров, работ, услуг, в том числе, в деятельности по использованию системы мобильных платежей для банковских карт; - обязать ЗАО "Айко" удалить словесные обозначения "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", сходные до степени смешения с товарными знаками "PLATINA", "PLATINUM", "ПЛАТИНА", "ПЛАТИНУМ", принадлежащими истцу, согласно свидетельствам на товарные знаки NN 151315, 124374, 114345, 257703, 160227, со страниц в сети Интернет по адресу: https://www.iiko.ru.

Протокольным определением от 11.12.2015 суд удовлетворил ходатайство истца в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

С учетом уточнения предмета исковых требований ООО КБ "ПЛАТИНА" просило:

- запретить ООО "Платиус" использовать в любой форме, в том числе, в сети Интернет, словесные обозначения "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", сходные до степени смешения с товарными знаками "PLATINUM", "ПЛАТИНУМ", "PLATINA", "ПЛАТИНА", принадлежащими истцу, согласно свидетельствам N N 151315, 259166, 124374, 160227, 257564, 114345, 257703, 262813 и 360501, в отношении товаров, при выполнении работ, оказании услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы указанные товарные знаки истца, а также для однородных товаров, работ, услуг, в том числе, в деятельности по использованию системы мобильных платежей для банковских карт;

- обязать ООО "Платиус" удалить словесные обозначения "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", сходные до степени смешения с товарными знаками ""PLATINUM", "ПЛАТИНУМ", "PLATINA", "ПЛАТИНА", принадлежащими истцу, согласно свидетельствам N N 151315, 259166, 124374, 160227, 257564, 114345, 257703, 262813 и 360501, со страниц в сети Интернет по адресам: https://platius.ru/ и http://platius.biz/;

- запретить ЗАО "Айко" использовать в любой форме, в том числе, в сети Интернет, словесные обозначения "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", сходные до степени смешения с товарными знаками ""PLATINUM", "ПЛАТИНУМ", "PLATINA", "ПЛАТИНА", принадлежащими истцу, согласно свидетельствам N N 151315, 259166, 124374, 160227, 257564, 114345, 257703, 262813, в отношении товаров, при выполнении работ, оказании услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы указанные товарные знаки истца, а также для однородных товаров, работ, услуг, в том числе, в деятельности по использованию системы мобильных платежей для банковских карт;

- обязать ЗАО "АЙКО" удалить словесные обозначения "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", сходные до степени смешения с товарными знаками ""PLATINUM", "ПЛАТИНУМ", "PLATINA", "ПЛАТИНА", принадлежащими истцу, согласно свидетельствам N N 151315, 259166, 124374, 160227, 257564, 114345, 257703, 262813, со страниц в сети Интернет по адресу: https://www.iiko.ru.

Исковые требования заявлены на основании статей 10, 11, 12, 128, 1225, 1226, 1229, 1230, 1231, 1250, 1252, 1259, 1270, 1273-1276, 1278, 1477-1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и мотивированы тем, что ответчики каждый в отдельности используют словесные обозначения "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", сходные до степени смешения с товарными знаками ""PLATINUM", "ПЛАТИНУМ", "PLATINA", "ПЛАТИНА", принадлежащими истцу, согласно свидетельствам N N 151315, 259166, 124374, 160227, 257564, 114345, 257703, 262813, путем оказания услуг мобильной платежной системы "PLATIUS"/"ПЛАТИУС", осуществляемое ответчиками, что вызывает у потребителей смешение услуг, и является актом недобросовестной конкуренции.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.12.2016 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец ООО КБ "ПЛАТИНА" и ответчик ЗАО "Айко" обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами.

В своей жалобе ООО КБ "ПЛАТИНА" указывает на то, что не согласно с выводом суда об отсутствии сходства между товарными знаками и обозначениями, используемыми ответчиками.

По мнению истца, судом не дана оценка доказательств, представленных ООО КБ "ПЛАТИНА", неверно применены нормы материального права, в частности пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, не учтены все обстоятельства дела, не дана оценка фактической деятельности ответчиков, а выводы сделаны декларативно и необоснованно.

ЗАО "Айко" в своей апелляционной жалобе просит изменить решение от 23.12.2016, указав в качестве еще одного основания отказа в удовлетворении исковых требований - часть вторую статьи 10 ГК РФ. Заявитель также полагает, что истец недобросовестно воспользовался своим выбором подсудности спора, поскольку ЗАО "Айко" находится в г. Казани. Кроме того, ответчик полагает, что ООО КБ "ПЛАТИНА" при уточнении требований одновременно изменен предмет и основание иска.

Определениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.02.2016 и от 05.02.2016 жалобы приняты к производству, судебное заседание назначено на 25.02.2016.

Информация о принятии апелляционных жалоб вместе с соответствующими файлами размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Поскольку апелляционные жалобы поданы без пропуска срока на обжалования, лица, участвующие в деле, которые были надлежащим образом извещены в суде первой инстанции, считаются надлежаще извещенными.

В заседании суда апелляционной инстанции 25.02.2016 представители заявителей жалоб доводы своих жалоб поддержали, против удовлетворения жалобы другой стороны возражали.

Представитель ООО "Платиус" против удовлетворения жалобы истца возражал, доводы жалобы ЗАО "Айко" поддержал.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалоб, заслушав объяснения представителей истца, ответчиков, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене, а исковые требования ООО КБ "ПЛАТИНА" частичному удовлетворению на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец является правообладателем серии из девяти товарных знаков по свидетельствам N N 151315, 259166, 124374, 160227, 257564, 114345, 257703, 262813 в отношении товаров (услуг) 09, 16, 35, 36, 42 классов МКТУ с различными датами приоритета, начиная с раннего от 23.12.1992 и до более позднего 05.03.2007.

ООО КБ "ПЛАТИНА" использует свои товарные знаки для индивидуализации товаров, а также выполняемых истцом работ и оказываемых услуг в сфере банковской и иной деятельности. Истец является администратором домена второго уровня "platina.ru".

Из общедоступной информации, в том числе, в сети Интернет, истцу стало известно, что ООО "Платиус" с целью индивидуализации оказываемых им услуг разместил на сайтах http://platius.ru/ и http://platius.biz/ словесные обозначения "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", сходные, по мнению стороны, до степени смешения с товарными знаками истца, что подтверждается нотариальными протоколами обеспечения доказательств сети Интернет от 27.03.2015.

По данным правообладателя, согласия на использование на территории Российской Федерации словесных обозначений "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", сходных до степени смешения с товарными знаками истца в отношении услуг мобильной платежной системы, правообладатель не давал.

В договорных отношениях истец и ответчики не состоят. Указанные обстоятельства послужили основанием для предъявления рассматриваемого иска. Рассматривая спор, суд руководствовался статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии с указанной статьей гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статье 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированными товарными знаками истца и установить однородность товаров/услуг, в отношении которых применяется соответствующее обозначение ответчиков и товарные знаки истца.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В соответствии с пунктом 45 Правил следует, что при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Из положений пункта 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуги при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (Утверждены приказом Роспатента от 31.12.09 N 198) следует, что при установлении однородности услуг целесообразно руководствоваться, в первую очередь, таким признаком, как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности.

В соответствии с пунктом 3.8 Методических рекомендаций следует, что при наличии блока (серии) товарных знаков одного и того же правообладателя, зарегистрированных для широкого и разнообразного диапазона товаров (как в пределах разных классов МКТУ, так и в пределах одного класса МКТУ), может быть расширен круг товаров, рассматриваемых как однородные.

По информации, размещенной на указанных сайтах http://platius.ru/ и http://platius.biz/, ООО "Платиус" осуществляет рекламу, продвижение и обслуживание мобильной платежной системы "PLATIUS", которая "обеспечивает возможность взаимодействия не только с гостями, уже пришедшими в ресторан, но и активно привлекает новых гостей, используя популярные социальные сети, а также обладает встроенными механизмами для увеличения среднего чека", "повышает выручку", "побуждает гостя: ходить чаще, платить больше и приводить своих друзей", "у вашего гостя появляется электронный кошелек вашего ресторана, и заинтересованность повышать свой ранг", "Гость может оплатить чек бонусами и банковской картой, прямо с мобильного телефона. Уменьшая оборот наличных денег, вы уменьшаете потенциальные злоупотребления кассиров и ускоряете обслуживание", "Вы получаете мощнейший инструмент управления отношениями с клиентами посредством личного кабинета, настраивая акции и рассылки. Гости размещают информацию о вашей акции у себя на странице в соцсетях и получают дополнительные бонусы от заказов своих друзей.", "Система отчетов делает систему лояльности прозрачной и эффективной. Поведение гостей и доходы представлены в наглядных и информативных таблицах, цифрах и графиках".

ЗАО "Айко" является разработчиком мобильной платежной системы "PLATIUS", которая позволяет осуществлять платежи в предприятиях общественного питания через мобильные устройства и накапливать бонусные баллы. Программа для ЭВМ "Комплексный программный продукт для ЭВМ, используемый в рамках сервиса iiko.net для реализации "Системы лояльности покупателя в ресторанных и розничных сетях с использованием web-серверов, устройств мобильной связи и терминалов в точке продаж" (краткое наименование: Система iiko.net). на основании договора б/н от 23.12.2014 отчуждена ООО "Платиус".

Таким образом, ЗАО "Айко" и ООО "Платиус" оказывают услуги, однородные услугам 35 класс МКТУ - стимулирование сбыта при продвижении товара на рынках, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями.

36 класс МКТУ - банковские операции,... услуги, связанные с денежными операциями,... управление финансовой деятельностью, финансовый анализ, операции и оценки, информация и консультации в области финансов,...услуги по кредитным карточкам.

42 класс МКТУ -... прокат программных продуктов... реализация товаров

Как усматривается из материалов дела, перечисленные услуги, в том числе такая разновидность банковской деятельности, как осуществление платежей, в том числе оплата банковскими карточками, могут осуществляться с помощью мобильных устройств. Указанные услуги предназначены для широкого круга потребителей, не являющихся специалистами в области банковской деятельности.

Мобильная платежная система ответчиков позволяет широкому кругу потребителей осуществлять платежи с банковских карт в предприятиях общественного питания с помощью мобильных устройств.

Таким образом, обозначения Платиус/Platius и товарные знаки истца предназначены для услуг, связанных со стимулированием сбыта при продвижении товара на рынках, помощь в управлении промышленными или коммерческими операциями осуществлением платежей банковскими картами, с использованием мобильных устройств.

Услуги предназначены для широкого круга потребителей.

Исходя из результатов проведенного сравнительного анализа и основываясь на Правилах и Методических рекомендациях Роспатента, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что сравниваемые услуги являются однородными.

Оказание услуг исполнителем может осуществляться с помощью технических средств, с том числе, с помощью программных продуктов, устанавливаемых на предприятиях заказчика. Закон не содержит ограничений по использованию подобных средств при оказании услуг коммерческим предприятиям.

Реализация ответчиками указанных услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ посредством технических средств, а именно, с использованием Комплексного программного продукта для ЭВМ "Системы лояльности покупателя в ресторанных и розничных сетях с использованием web-серверов, устройств мобильной связи и терминалов в точке продаж", который устанавливается на предприятиях потребителей указанных услуг, и на который предприятиям общественного питания предоставляется лицензия, не опровергает факт осуществления ответчиками однородной деятельности. При этом, осуществление обоими ответчиками такой деятельности подтверждается информацией, размещенной на сайтах компаний.

Анализ сходства до степени смешения товарных знаков истца и обозначений, испытуемых ответчиками проводился с учетом следующего.

Вероятность смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что обозначения принадлежат одному и тому же предприятию. Такая вероятность зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых обозначений; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

В соответствии с разъяснениями пункта 13 информационного письма N 122 от 13.12.2007 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В упомянутом Информационном письме указано, что согласно абзацу шестому пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32) (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В подпунктах (а) - (в) п. 14.4.2.2 Правил указаны признаки сходства сравниваемых обозначений: звуковой, графический и смысловой. Согласно п.п. (г) п. 14.4.2.2 Правил признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях, т.е. сходство сравниваемых обозначений может быть установлено по наличию одного или нескольких признаков сходства. Отсутствие в судебном акте сравнения по определенном Правилами признаков говорит о неполном судебном акте.

Фонетическое сходство рассматриваемых форм [ПЛАТИНА/PLATINA - ПЛАТИУС/PLATIUS] и [ПЛАТИНУМ/PLATINUM - ПЛАТИУС/PLATIYS] определяется наличием совпадающих последовательностей звуков, а также расположением совпадающих последовательностей звуков в слогах.

В первой паре сравниваемых слов совпадают в звуковом отношении ервые два слога: "пла - ти", при наличии в обоих словах третьих слогов "на" и "ус", не содержащих совпадающих звуков.

Во второй паре сравниваемых слов также совпадают в звуковом отношении первые два слога "пла - ти", при этом, третьи слоги "нум" и "ус" содержат одну и ту же гласную букву - "у".

Окончания "um" и "us" являются характерными для латинского языка. С учетом наличия общего гласного звука в последнем слоге и приема словообразования, характерного для одного и того же языка, указывает на большую степени сходства сторой пары сравниваемых слов.

Семантическое сходство определяется с учетом известности большинству потребителей товаров/услуг значения слов сравниваемых обозначений.

Слово "Платина/Platina" безусловно является хорошо известным подавляющему большинству русскоговорящих людей. Указание значения слова "Платинум/Platinum" не является в той же степени обиходным, как слово "Платина", поскольку. представляет собой слово латинского языка и используется только специалистами в качестве наименования химического элемента "Pt".

При установлении семантического сходства слов "Платина/Platina" и "Платинум/ Platinum" с фантазийным, не имеющим смыслового значения словом "Платиус/Platius" должен приниматься факт безусловной известности значения слова Платина, которое определяет его смысловое различие в восприятии потребителями с фантазийным словом "Платиус/Platius".

Имеющееся фонетическое сходство слов "Платинум" и "Платиус" в сочетании с редким использованием потребителями слова "Платинум/Platinum" в его смысловом значении позволяет сделать вывод о наличии сходства обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", используемых ответчиками для услуг мобильной платежной системы, с серией товарных знаков истца, руководствуясь общим восприятием не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общим впечатлением), проведя комплексный анализ сходства товарных знаков, учитывая не только визуальное графическое сходство, но и различительную способность серии товарных знаков, суд усматривает возможность реального их смешения потребителями.

Вместе с тем, суд приходит к выводу об отсутствии сходства между обозначениями "Платина/Platina" и "Платиус/Platius".

С учетом перечней товаров и услуг, указанных в товарных знаках истца, содержащих словесные обозначения "Платинум" и "Platinum", судом установлено сходство до степени смешения обозначений "PLATIUS" и "ПЛАТИУС" с товарными знаками по свидетельствам N 160227, N 257564, N 257703.

Суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции необоснованно указал, что деятельность, осуществляемая истцом и ответчиками не является аналогичной, и не может ввести в заблуждение потребителей товаров (услуг) истца и (или) его контрагентов, поскольку из представленных истцом доказательств усматривается, что истец осуществляет банковскую и иную финансовую деятельность, основанную на специальных положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.06.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", с обязательным получением соответствующей лицензии на право ведения такой деятельности.

Суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции необоснованно провел сравнение деятельности истца и ответчиков, в то время как следовало сравнивать объём исключительных прав в отношении товарных знаков истца с товарами и услугами ответчиков, маркированных обозначениями "PLATIUS" и "ПЛАТИУС".

Суд не может согласиться с доводом апелляционной жалобы ЗАО "Айко" о неправомерном принятии судом первой инстанции изменения исковых требований.

В соответствии с частью 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований. Одновременное изменение предмета и основания иска не допускается.

С учетом того, что основанием иска явилось наличие у истца исключительного права на серию из девяти товарных знаков, которые были перечислены в иске, изменение истцом требований, путем включения в просительную часть искового заявления вместо изначально указанных шести номеров свидетельств на товарные знаки дополнительно трех товарных знаков, ранее упомянутых в мотивировочной части иска, уточнение исковых требований не является изменяющим основание иска.

Суд не может согласиться с доводом ЗАО "Айко" о необходимости применения части второй статьи 10 ГК РФ.

Согласно части 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Согласно части второй статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Материалами дела не подтверждается осуществление истцом гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Регистрация принадлежащих истцу товарных знаков произведена в соответствии с действующим законодательством, не оспорена, действие исключительного права не прекращено.

Суд не может согласиться с мнением ответчиков о том, что истец недобросовестно воспользовался своим выбором подсудности спора, поскольку ЗАО "Айко" находится в г. Казани.

В соответствии с положениями статьи 46 АПК РФ иск может быть предъявлен в арбитражный суд совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам (процессуальное соучастие). В соответствии с частью 2 статьи 46 АПК РФ процессуальное соучастие допускается, если:

1) предметом спора являются общие права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков;

2) права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно основание;

3) предметом спора являются однородные права и обязанности.

Согласно части 5 статьи 46 АПК РФ при невозможности рассмотрения дела без участия другого лица в качестве ответчика арбитражный суд первой инстанции привлекает его к участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца.

С учетом того, что обязанности ответчиков имеют одно основание - использование системы лояльности "Platius", а предметом спора являются однородные права и обязанности, судом правомерно было привлечено в качестве второго ответчика ЗАО "Айко", к которому предъявлены аналогичные требования.

Учитывая изложенное, согласно пункту 2 статьи 269 АПК РФ решение Арбитражного суда города Москвы от 23.12.2015 подлежит отмене на основании пунктов 3 и 4 части 1 статьи 270 АПК РФ, поскольку выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и судом неправильно применены нормы материального права, с принятием по делу нового судебного акта о частичном удовлетворении требований ООО КБ "ПЛАТИНА".

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктами 3 и 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 декабря 2015 года по делу N А40-58060/15 отменить.

Запретить Обществу с ограниченной ответственностью "ПЛАТИУС" (ОГРН: 5147746445094; 109380, г. Москва, 4586-й Проектируемый пр-д), использовать в любой форме, в том числе, в сети Интернет, словесные обозначения "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", сходные до степени смешения с товарными знаками "PLATINUM", "ПЛАТИНУМ", принадлежащими истцу, согласно свидетельствам N 160227, N 257564, N 257703, в отношении товаров, при выполнении работ, оказании услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы указанные товарные знаки истца, а также для однородных работ, услуг, а именно, при оказании услуг по менеджменту в сфере бизнеса, услуг по стимулированию сбыта (для третьих лиц), предоставление программного продукта по лицензии и финансовой деятельности, в том числе, при использовании системы мобильных платежей для банковских карт.

Обязать ООО "ПЛАТИУС" удалить словесные обозначения "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", сходные до степени смешения с товарными знаками "PLATINUM", "ПЛАТИНУМ", принадлежащими истцу, согласно свидетельствам N 160227, N 257564, N 257703 со страниц в сети Интернет по адресам: https://platius.ru/ и http://platius.biz/.

Запретить Закрытому акционерному обществу "Айко" (ОГРН: 10816900065577; 420107; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50), использовать в любой форме, в том числе, в сети Интернет, словесные обозначения "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", сходные до степени смешения с товарными знаками "PLATINUM", "ПЛАТИНУМ", принадлежащими истцу, согласно свидетельствам N 160227, N 257564, N 257703, в отношении товаров, при выполнении работ, оказании услуг, для индивидуализации которых зарегистрированы указанные товарные знаки истца, а также для однородных работ, услуг, а именно, при оказании услуг по менеджменту в сфере бизнеса, услуг по стимулированию сбыта (для третьих лиц), предоставление программного продукта по лицензии, в том числе, при использовании системы мобильных платежей для банковских карт.

Обязать ЗАО "Айко" удалить словесные обозначения "PLATIUS" и "ПЛАТИУС", сходные до степени смешения с товарными знаками ""PLATINUM", "ПЛАТИНУМ", принадлежащими истцу, согласно свидетельствам N 160227, N 257564, N 257703 со страниц в сети Интернет по адресу: https://www.iiko.ru.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

В удовлетворении апелляционной жалобы ЗАО "Айко" отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПЛАТИУС" (ОГРН: 5147746445094; 109380, г. Москва, 4586-й Проектируемый пр-д) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА" (ОГРН: 1027739881091; 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, ЦМТ-2, под. 7, 19 этаж) 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче иска.

Взыскать с Закрытого акционерного общества "Айко" (ОГРН: 10816900065577; 420107; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА" (ОГРН: 1027739881091; 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, ЦМТ-2, под. 7, 19 этаж) 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей расходов по оплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы.

Взыскать с Закрытого акционерного общества "Айко" (ОГРН: 10816900065577; 420107; Республика Татарстан, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50) в доход федерального бюджета 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей государственной пошлины по иску.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

Н.В. Лаврецкая В.Р. Валиев