Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 17 марта 2016 г. N 05АП-885/16

г. Владивосток

17 марта 2016 г.

Дело N А51-18290/2015

Резолютивная часть постановления оглашена 14 марта 2016 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 17 марта 2016 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего К.П. Засорина,

судей С.Н. Горбачевой, Л.А. Мокроусовой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Л.В. Янчиной,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь",

апелляционное производство N 05АП-885/2016

на решение от 29.12.2015

судьи О.Л. Заяшниковой

по делу N А51-18290/2015 Арбитражного суда Приморского края

по иску общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь"

(ИНН 7717673901, ОГРН 1107746373536)

к индивидуальному предпринимателю Лакомовой Елене Алексеевне

о взыскании 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав,

при участии:

от истца - адвокат Кралин В.В. (доверенность N 03/09 от 03.09.2015, удостоверение адвоката N 2063);

от ответчика: не явились,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" (далее - ООО "Маша и Медведь", истец) обратилось в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Лакомовой Елене Алексеевне (далее - ИП Лакомова Е.А., ответчик) о взыскании 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительных имущественных прав.

Решением Арбитражного суда Приморского края исковые требования удовлетворены частично в размере 25 000 рублей компенсации. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, считая его незаконным, истец обратился в Пятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просил обжалуемое решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска в полном объеме. Заявитель сослался на применение судом нормы, не подлежащей применению, а именно абзац 3 части 3 статьи 1252 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ, вступившего в законную силу с 01.10.2014.

Извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания ответчик, представителя не направил, что в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не препятствует рассмотрению жалобы в его отсутствие.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы жалобы, просил решение отменить.

Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей пределы и полномочия апелляционной инстанции.

Как следует из материалов дела, ООО "Маша и Медведь" является правообладателем следующих товарных знаков: изображение "Маша" по свидетельству Российской Федерации N 505856, дата регистрации 07.02.2014, срок действия регистрации истекает 14.09.2022; изображение "Медведь" по свидетельству Российской Федерации N 505857, дата регистрации 07.02.2014, срок действия регистрации истекает 14.09.2022; словесный "Маша и Медведь" по свидетельству Российской Федерации N 388156, дата регистрации 31.08.2009, срок действия регистрации истекает 19.01.2019.

Правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена в отношении ряда товаров и услуг, в том числе, товаров 16-го класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ).

Также, ООО "Маша и Медведь" является правообладателем исключительного права на аудиовизуальные произведения: анимационный видеосериал "Маша и Медведь", в том числе серия "Первая встреча" (прокатное удостоверение N 214005809 от 19.02.2009), на основании договоров об отчуждении исключительного права N 010601-МиМ от 08.06.2010, N 1007/19 от 12.11.2010, заключенных истцом с ООО Студия "АНИМАККОРД". Факт создания ООО Студия "АНИМАККОРД" аудиовизуального произведения "Маша и Медведь", в частности, указанной серии, подтвержден истцом документально.

На основании лицензионного договора от 08.06.2010 N ЛД-1/2010 о предоставлении права использования произведений изобразительного искусства (исключительная лицензия) Кузовков Олег Геннадьевич (Лицензиар) предоставил право использования рисунков "Маша" и "Медведь", используемых при создании персонажей аудиовизуального произведения - анимационного сериала "Маша и Медведь" (далее -Произведения) истцу - ООО "Маша и Медведь" (Лицензиат).

Пунктом 2.2 договора от 08.06.2010 N ЛД-1/2010 предусмотрены способы использования Лицензиатом прав на Произведения, в числе которых поименованы право на воспроизведение произведения, то есть на изготовление одного и более одного экземпляра произведений и (или) любой их части в любой материальной форме, в том числе посредством визуальной записи, без ограничения тиража. "Любая материальная форма" для целей договора означает, в том числе, любые промышленные изделия (сувениры, предметы галантереи, текстильные, трикотажные изделия, игры, игрушки и т.п.), память ЭВМ и т.д. (подпункт 2.2.1), а также переводить произведения или осуществлять другую переработку произведений. При этом перед переработкой понимается создание производных произведений любого рода (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому подобного), независимо от формы выражения (пункт 2.2.9).

В Приложении N 1 к договору изображены рисунки персонажей "Маша" и "Медведь", права на которые передаются Лицензиату по договору.

В обоснование требований истец указал, что 23.05.2014 в магазине по адресу г. Уссурийск, ул. Некрасова, 6, предлагался к продаже и по договору розничной купли-продажи приобретен товар: блокнот (далее - товар), на котором, по утверждению истца, имеются изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца "Маша", "Медведь", "Маша и Медведь", одновременно, по мнению истца, представляющими собой части аудиовизуального произведения сериала "Маша и Медведь" и произведения изобразительного искусства - рисунок персонажей "Маша и Медведь".

Факт продажи указанного товара подтверждается представленными в материалы дела доказательствами: товарным чеком от 23.05.2014, в котором указаны наименование товара (блокнот), цена товара 90 рублей, проставлен оттиск печати продавца, содержащей сведения об ИНН, ОГРНИП предпринимателя, а также видеозаписью приобретения товара от 23.05.2014.

Видеозапись при непрерывающейся съемке отчетливо отображает процесс выбора покупателем товара, проход покупателя к продавцу, оплату товара, заполнение и выдачу продавцом товарного чека.

Кроме того, факт продажи товара, приобщенного судом к материалам дела в порядке пункта 2 статьи 76 АПК РФ в качестве вещественного доказательства, не оспаривается самим ответчиком.

Ссылаясь на нарушение ответчиком исключительных прав истца, ООО "Маша и Медведь" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Повторно рассматривая дело, арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Права ООО "Маша и Медведь" на изобразительные товарные знаки "Маша", "Медведь", "Маша и Медведь", на результат интеллектуальной деятельности: рисунки персонажей к анимационному детскому сериалу под названиями "Маша", "Медведь", на аудиовизуальное произведение - анимационный видеосериал "Маша и Медведь" подтверждаются материалами дела (свидетельствами, лицензионным договором и договором об отчуждении исключительного права соответственно).

Материалами дела (товарным чеком выданным ответчиком, в котором содержатся сведения о товаре, количестве, стоимости покупки, ИНН, дате заключения договора розничной купли-продажи, видеосъемкой) подтверждается факт предложения товара к продаже, обстоятельства заключения договора розничной купли-продажи и сам факт продажи ответчиком вышеуказанного товара.

Доказательства, подтверждающие правомерность реализации ответчиком названного товара в материалы дела не представлены.

Относительно порядка разрешения вопроса о сходстве до степени смешения судом первой инстанции обоснованно применены разъяснения пункта 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" и при визуальном сравнении изображений, имеющихся на упаковке реализованного ответчиком товара и товарных знаков истца, правильно установлено их визуальное сходство, сделан не оспоренный ответчиком вывод об их сходстве до степени смешения.

При таких обстоятельствах судом первой инстанции сделан верный вывод о нарушении ответчиком исключительных прав истца на вышеуказанные товарные знаки, рисунки персонажей, аудиовизуальное произведение.

Апелляционная жалоба не содержит доводов в данной части, апеллянт не согласен с применением судом норм права и размером взысканной компенсации.

В пункте 43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. При определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца, суду необходимо исходит из того, что назначаемая компенсация не должна вести к обогащению одной из сторон за счет другой.

Устанавливая размер ответственности, суд предыдущей инстанции применил пункт 3 (абзац 3) статьи 1252 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ), а также посчитал, что одновременное взыскание трех видов компенсации за допущенное нарушение исключительных прав, воплощенное в разовом изображении персонажей мультсериала на товаре, приведет к избыточности средств правовой защиты в сравнении с фактически допущенным нарушением, что отвечает критериям злоупотребления правом.

Апелляционный суд находит неправомерным подход суда первой инстанции по применению нормы права, не подлежащей применению, поскольку абзац 3 части 3 статьи 1252 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ, вступил в законную силу с 01.10.2014, при этом правоотношение, по факту которого предъявлено исковое заявление, возникло вместе с нарушением ответчиком исключительных прав истца путем реализации спорного товара по договору розничной купли-продажи 23.05.2014, т.е. до дня вступления в силу вышеуказанного закона.

Аналогичная позиции по вопросу действия Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ содержится в Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 10.08.2015 по делу NА76-13283/2012, Определении Конституционного суда Российской Федерации от 02.07.2015 N1539-О.

Таким образом, размер компенсации не может быть снижен судом ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно ниже 10 000 рублей за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

При этом, если защищаемые товарные знаки фактически являются группой (серией) знаков одного правообладателя, зависимых друг от друга, связанных между собой наличием одного и того же доминирующего словесного или изобразительного элемента, имеющих фонетическое и семантическое сходство, а также несущественные графические отличия, не изменяющие сущность товарных знаков, то нарушение прав на несколько таких товарных знаков представляет собой одно нарушение.

Указанная позиция также содержится в пункте 33 "Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав", утвержденном 23.09.2015 Президиумом Верховного Суда РФ

В этой связи, реализацию товара, на котором размещены изображения нескольких товарных знаков, одновременно являющихся рисунками персонажей к анимационному детскому сериалу под названиями "Маша", "Медведь" и частью аудиовизуального произведения, необходимо рассматривать как одно правонарушение.

При изложенных обстоятельствах, компенсация нарушения исключительных прав истца, подлежащая взысканию с ответчика составляет 10 000 рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

Таким образом, обжалуемое решение подлежит отмене на основании пункта 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, как основанное на выводах не соответствующих фактическим обстоятельствам и принятое при неправильном применении норм материального права.

Расходы по уплате госпошлины, как по иску, так и по апелляционной жалобе, в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 29.12.2015 по делу N А51-18290/2015 изменить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Лакомовой Елены Алексеевны в пользу общества с ограниченной ответственностью "Маша и Медведь" 10 000 рублей компенсации, 400 рублей и 600 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску и по апелляционной жалобе соответственно, всего 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Арбитражному суду Приморского края выдать исполнительный лист.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

К.П. Засорин

Судьи

С.Н. Горбачева Л.А. Мокроусова