Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 22 марта 2016 г. N 05АП-12097/15

г. Владивосток

22 марта 2016 г.

Дело N А59-1948/2015

Резолютивная часть постановления оглашена 15 марта 2016 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 22 марта 2016 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего К.П. Засорина,

судей С.Н. Горбачевой, Л.А. Мокроусовой,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Л.В. Янчиной,

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "СиК",

апелляционные производства N 05АП-12097/2015, N 05АП-334/2016

на решение от 12.11.2015, дополнительное решение от 14.12.2015

судьи Т.П. Пустоваловой

по делу N А59-1948/2015 Арбитражного суда Сахалинской области

по иску общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская икорная компания" (ИНН 6501115973, ОГРН 1026500545411)

к обществу с ограниченной ответственностью "СиК" (ИНН 6501245958,

ОГРН 1126501002297)

о взыскании упущенной выгоды,

при участии:

от истца - представитель Селифанов В.С. (доверенность от 02.06.2014, паспорт), директор Дронова А.С. (выписка из ЕГРЮЛ, паспорт);

от ответчика - адвокат Ляшенко Ф.В. (доверенность от 25.03.2014, удостоверение адвоката N 315),

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Сахалинская Икорная Компания" (далее - ООО "Сахалинская Икорная Компания"-1, истец) обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "СиК" (далее - ООО "СиК", ответчик) о взыскании 2 056 826 рублей упущенной выгоды и опубликовании решения суда о допущенном нарушении исключительного права с указанием действительного правообладателя.

В ходе рассмотрения спора судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение предмета иска, в соответствии с которым истец просил взыскать 1 000 000 рублей компенсации за нарушение интеллектуальных прав, вместо упущенной выгоды.

Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 12.11.2015 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Дополнительным решением от 14.12.2015 суд обязал ООО "Сик" опубликовать решение Арбитражного суда Сахалинской области от 12.11.2015 по делу N А59-1948/2015 в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности с указанием действительного правообладателя.

Не согласившись с указанными судебным актом, считая их незаконными, ответчик обратился в Пятый арбитражный апелляционный суд с жалобами, в которых просил обжалуемые решение и дополнительное решение отменить и принять новый судебный акт. В обоснование своей правовой позиции заявитель указа, что нормами Гражданского кодекса не предусмотрено взыскание компенсации за нарушение интеллектуальных прав на фирменное наименование, только взыскание убытков.

В канцелярию суда от истца поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу, который приобщен к материалам дела в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы апелляционных жалоб, просил решение и дополнительное решение суда отменить, в иске отказать.

Представитель истца возражал против доводов апелляционных жалоб, по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность судебного акта проверяется в порядке и пределах, установленных статьями 268-271 АПК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс, ГК РФ) юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1474 Кодекса юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.

На основании пункта 1 статьи 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Из материалов дела следует, что ООО "Сахалинская Икорная Компания" - 1 (ОГРН 1026500545411) зарегистрировано при создании 02.04.2002.

ООО "Сахалинская икорная компания" (ОГРН 1126501002297) (далее - ООО "Сахалинская икорная компания"-2) зарегистрировано 09.04.2012 (л.д. 94, Т.1).

Полагая, что наименование ответчика сходно до степени смешения с принадлежащим истцу фирменным наименованием, что нарушает его исключительное право на данное средство индивидуализации, истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, руководствуясь п. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, удовлетворил требования в полном объеме, взыскав с ответчика 1 000 000 рублей компенсации за нарушение права на фирменное наименование.

Исследовав доказательства по делу, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на неё, проверив правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции считает, что решение подлежит отмене, а дополнительное решение изменению в силу следующих обстоятельств.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

В пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Вместе с тем в материалы дела представлено заключение Патентного поверенного Российской Федерации от 27.08.2012 N 66950 (регистрационный N 422) Прозоровской Е.В.

Основанием для проведения экспертизы послужил запрос правообладателя фирменного наименования ООО "Сахалинская Икорная Компания"-1 о выяснении степени сходства фирменного наименования правообладателя с тождественным фирменным наименованием другого общества с ограниченной ответственность "Сахалинская Икорная Компания".

Согласно данному заключению противопоставленные фирменные наименования являются тождественными, поскольку имеют одинаковое восприятие и могут быть спутаны потребителем по звучанию, смысловому значению и виду деятельности и товаров, что может вызвать у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю товаров и услуг.

При этом в заключении указано, что при сравнительном анализе можно сделать вывод, что деятельность правообладателя фирменного наименования с более ранней регистрацией полностью совпадает с деятельностью фирмы - нарушителя с более поздней регистрацией общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская икорная компания" - 2, чем вводит потребителя в заблуждение относительно деятельности фирмы с тождественным фирменным наименованием, что запрещено Законом.

Также в заключении сделан вывод о том, что регистрация тождественного фирменного наименования фирмой-нарушителем признается использованием без разрешения правообладателя, зарегистрированного ранее, средства индивидуализации другого юридического лица и его фирменного наименования с более ранней регистрацией, что квалифицируется как введение потребителя в заблуждение на российском рынке, что является фактом недобросовестной конкуренции.

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области от 23.10.2012 по делу N 08-20/2012 ООО "Сахалинская икорная компания"-2 признано нарушившим п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона "О защите конкуренции", выразившегося в введении в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области по делу N 08-20/2012 выдано предписание от 23.10.2012, согласно которому ООО "Сахалинская икорная компания"-2 предписано прекратить нарушение п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона "О защите конкуренции".

06.12.2012 в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении фирменного наименования ООО "Сахалинская икорная компания"-2 на ООО "СиК".

Таким образом, материалами дела подтверждено нарушение исключительных прав истца на его фирменное наименование, следовательно, вывод суда первой инстанции в данной части является верным.

Однако, взыскивая компенсацию за нарушение исключительных прав истца, суд не учел следующее.

В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Из содержания данной статьи Кодекса следует, что в ней предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака, в то время как настоящий спор возник из нарушения исключительного права не на товарный знак, а на фирменное наименование.

В силу подпункта 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в том числе, путем предъявления требования о возмещении убытков.

Пункт 3 статьи 1252 ГК РФ предусматривает право правообладателя требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, в случаях, установленных Кодексом.

При этом Кодекс не содержит нормы, в соответствии с которой обладателю права на фирменное наименование предоставлялось бы право взыскивать с нарушителя компенсацию вместо возмещения убытков, в связи с чем, право на взыскание такой компенсации отсутствует.

Таким образом судебная коллегия приходит к выводу, что обжалуемое решение о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права истца на фирменное наименование принято с нарушением норм материального права и подлежит отмене.

Повторно рассматривая требования истца об опубликовании решения суда о допущенном нарушении, судебная коллегия считает необходимым изменить дополнительное решение суда первой инстанции по следующим обстоятельствам.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

При этом, в соответствии с пунктом 3 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

В частности, публикация решения суда о допущенном нарушении (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ) и пресечение действий, нарушающих исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо создающих угрозу нарушения такого права, осуществляются независимо от вины нарушителя и за его счет.

Кроме того, в пункте 7 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, указано, что отсутствие вины нарушителя не исключает применение в отношении него меры, предусмотренной подп. 5 п. 1 ст. 1252, осуществляемой за счет нарушителя.

Поскольку ООО "СиК" является нарушителем прав истца на фирменное наименование, то суд правомерно посчитал требование ООО "Сахалинская икорная компания" о возложении на ответчика обязанности опубликовать решение суда в средствах массовой информации обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Однако, ссылка суда первой инстанции в мотивировочной части дополнительного решения на Приказ Роспатента от 10.09.2013 N 112 (ред. от 02.02.2015) "Об утверждении Положения об официальных изданиях Федеральной службы по интеллектуальной собственности" является неправомерной, так как указанный Приказ утратил силу с 01.01.2016 в связи с изданием Приказа Роспатента от 04.08.2015 N105, утвердившего новое Положение.

Таким образом, при разрешении данного требования суду было необходимо руководствоваться тем нормативным актом, который будет действовать при исполнении решения о публикации. Более того, в резолютивной части решения не имеется указания на то, каким образом, в какой срок, должно быть опубликовано решение.

При таких обстоятельствах, на ООО "СиК" необходимо возложить обязанность опубликовать настоящее постановление в соответствии с "Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по публикации решений судов о допущенных нарушениях исключительных прав", утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.08.2015 N 579.

На основании изложенного, дополнительное решение от 14.12.2015 подлежит изменению.

В соответствии с частью 2 статьи 269 АПК РФ по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

Расходы по уплате госпошлины, как по иску, так и по апелляционной жалобе, в соответствии со ст. 110 АПК РФ относятся на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Сахалинской области от 12.11.2015 по делу N А59-1948/2015 отменить.

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская икорная компания" к обществу с ограниченной ответственностью "СиК" о взыскании компенсации отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская икорная компания" в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 23 000 рублей.

Дополнительное решение Арбитражного суда Сахалинской области от 14.12.2015 по делу N А59-1948/2015 изменить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "СиК" опубликовать настоящее постановление в соответствии с "Административным регламентом предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по публикации решений судов о допущенных нарушениях исключительных прав", утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.08.2015 N 579, в течение 1 (одного) месяца с момента вынесения настоящего постановления.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская икорная компания" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СиК" государственную пошлину по апелляционной жалобе на решение в размере 3 000 рублей и по апелляционной жалобе на дополнительное решение в размере 3 000 рублей, всего 6 000 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СиК" в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 6 000 рублей.

Арбитражному суду Сахалинской области выдать исполнительные листы.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Сахалинской области в течение двух месяцев.

Председательствующий

К.П. Засорин

Судьи

С.Н. Горбачева Л.А. Мокроусова