Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 марта 2016 г. N 09АП-6170/16

г. Москва

21 марта 2016 г.

Дело N А40-132136/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 16 марта 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 21 марта 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Е.Б. Расторгуева,

судей Д.В. Пирожкова, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем С.Г. Коробковой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Компания ОДЭКС" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 24.12.2015 г. по делу N А40-132136/2015, принятое судьей Мищенко А.В.

по иску ООО "Профит" (ОГРН 1117746210218) к ООО "Компания ОДЭКС" (ОГРН 1087746973786, юр.адрес: 115477, г. Москва, ул. Деловая, д. 18, стр. 1) о защите прав на товарный знак и взыскании компенсации

при участии в судебном заседании от истца: Л.Н.Тукан (по доверенности от 01.12.2015)

УСТАНОВИЛ:

ООО "Профит" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ООО "Компания ОДЭКС" (далее - ответчик) в пользу истца компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 328817 в размере 100 000 рублей и запрете ООО "Компания ОДЭКС" производить, продавать, обменивать, предлагать к продаже в сети Интернет и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, без согласия ООО "Профит", одежду, маркированную обозначениями, включающими словесный элемент "Зимник" (свидетельство N328817).

Решением от 24 декабря 2015 суд взыскал с ответчика в пользу истца 50 000 руб. компенсации и отказал в удовлетворении остальной части иска. При этом суд исходил из того, что не представлено доказательств, что непосредственно одежда маркирована обозначением "Зимник". В силу конкретных установленных обстоятельств по настоящему делу размер компенсации 50 000 рублей является обоснованным.

Не согласившись с решением суда, ООО "Компания ОДЭКС" подало апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на факт широкого распространения на рынке одежды "Зимник"; отсутствие собственного производства истца и реализации его продукции под товарным знаком "Зимник"; злоупотребление истцом правом.

Истец представил письменные пояснения, в которых возражает против доводов апелляционной жалобы и не согласен с решением суда об отказе в иске о запрете ответчику совершать указанные действия.

Рассмотрев дело в отсутствие извещенного надлежащим образом о судебном разбирательстве ответчика в порядке статей 123, 156, 266, 268 и 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, заслушав пояснения представителя истца, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции считает решение суда об отказе в иске о запрете ответчику совершать указанные действия подлежащим отмене в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем товарного знака "Зимник" в отношении товаров 25-го класса МКТУ по свидетельству N 328817 с приоритетом от 10.03.2006 г. (л.д.20, 22).

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использовал указанный товарный знак, зарегистрированный за правообладателем, путем предложения к продаже и продажи на территории Российской Федерации товаров, обозначенных данным товарным знаком, тем самым вводил в заблуждение потребителей в отношении связи ответчика с истцом, что формирует у потребителей ложное представление в отношении качества соответствующих товаров и их производителя и является проявлением недобросовестной конкуренции.

Статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 2 части 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Ответчик осуществляет продажу рабочей одежды (костюмов), маркированных обозначением "Зимник", через магазин, что подтверждается кассовым чеком от 02.06.2015 г., квитанцией к приходному кассовому ордеру N 268 от 02.06.2015 г., товарной накладной N 785 от 02.06.2015 г.

Кроме того, костюмы с данным обозначением предлагаются ответчиком к продаже на официальном сайте ответчика www.specodex.ru, что подтверждается протоколом осмотра данного сайта нотариусом от 01 июля 2015 года (л.д. 9-18).

Судом с учетом пунктов 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05 марта 2003 г. N 32 (далее Правила), правомерно установлено сходство до степени смешения по фонетическому и смысловому признакам предлагаемой ответчиком к продаже и реализованной спецодежды под обозначением "Зимник" с товарным знаком "Зимник", что является нарушением исключительных прав истца.

В пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", разъяснено, что в силу пункта 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Регистрация товарного знака истца не оспорена.

Согласно статье 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., ратифицированной Союзом Советских Социалистических Республик 19.09.1968 г., участники Конвенции обязаны обеспечить эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, актом которой считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Таким образом, недобросовестной конкуренцией могут быть признаны действия лица по регистрации товарного знака, если ответчик докажет:

- факт введения в оборот спорного обозначения ответчиком и иными лицами, являющимися конкурентами заявителя, до даты приоритета товарного знака,

- факт широкой известности среди потребителей спорного обозначения как имеющего отношение к ответчику и иным лицам,

- факт осведомленности лица, подавшего заявку о регистрации товарного знака, о широкой известности обозначения до подачи заявки.

Как установлено статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

Ответчик таких доказательств не представил.

Внешний вид и фасон одежды, реализуемой ответчиком, не имеет правового значения в данном споре.

Истец предъявил к ответчику требования, связанные с незаконным использованием им словесного товарного знака "Зимник" в результате предложения к продаже, непосредственной продажи товара, в отношении которого зарегистрирован товарный знак.

Факт незаконного использования словесного товарного знака подтверждается указанными выше доказательствами, из которых следует, что ответчик предлагал к продаже и реализовывал спецодежду под обозначением "Зимник", которое сходно до степени смешения с товарным знаком "Зимник".

Дата приоритета товарного знака "Зимник" - 10.03.2006 г.

Информация о том, что ответчик или какие-либо третьи лица использовали товарный знак до даты приоритета, в материалы дела не представлена.

Факт широкой известности среди потребителей спорного обозначения как имеющего отношение к ответчику и иным лицам ответчиком не доказан.

Информация поискового сервиса "Яндекс", на которую ссылается ответчик в качестве подтверждения широкого распространения костюмов "Зимник", не может быть признана судом достаточным и допустимым доказательством, поскольку отражает только текущую ситуацию (на дату составления запроса) и не может являться подтверждением широкой известности обозначения "Зимник" до предоставления товарному знаку приоритета.

Факт использования товарного знака "Зимник" при производстве рабочей одежды подтвержден истцом лицензионным договором от 23.07.2013 г., заключенным с Обществом с ограниченной ответственностью "УРСУС спецодежда", договором подряда от 02.02.2015 г., договором поставки от 12.08.2014 г. N 08/14-14, товарными накладными, универсальными передаточными актами.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции считает, что требования истца о запрете производить, продавать, обменивать, предлагать к продаже в сети Интернет и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, без согласия истца, одежду, маркированную обозначениями, включающими словесный элемент "Зимник" (свидетельство N 328817) являются обоснованными, доказанными и подлежали удовлетворению судом первой инстанции.

Отказ суда первой инстанции в иске в указанной части по причине непредоставления истцом доказательств, что непосредственно одежда маркирована обозначением "Зимник", является необоснованным, поскольку из предложения к продаже на сайте в сети Интернет (л.д.18) и самим фактом продажи, удостоверенным товарной накладной (л.д.52), следует, что ответчик вводил в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия ООО "Профит" костюм "Зимник". Товарный знак истца использован ответчиком без разрешения правообладателя в предложении к продаже в сети интернет на сайте ответчика одежды "Зимник" и в названии одежды "Зимник" исходя из товарной накладной, чем нарушены права истца.

Законность и обоснованность решения суда в части отказа в иске о запрете ответчику совершать указанные действия проверены судом апелляционной инстанции по возражениям истца.

Истец определил компенсацию в размере 100 000 рублей на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении от 26.03.2009 г. Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункты 43.2, 43.3) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, требований разумности и справедливости при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав и соразмерности компенсации последствиям нарушения, по правилам пункта 43.3 Постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29, считает возможным взыскать с ответчика компенсацию в размере 50 000 рублей.

Суд апелляционной инстанции проверил доводы ответчика и не усматривает в действиях истца исключительно намерений причинить вред ответчику, иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).

Решение суда в части отказа в иске о взыскании компенсации истцом не обжалуется.

Таким образом, решение суда об отказе в иске о запрете ответчику совершать рассматриваемые действия подлежит отмене и иск в этой части - удовлетворению, а решение суда об удовлетворении иска о взыскании компенсации является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 266-268, пунктом 1 статьи 269 и 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24.12.2015 по делу N А40-132136/2015 в части отказа в иске о запрете ООО "Компания ОДЭКС" производить, продавать, обменивать, предлагать к продаже в сети Интернет и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, без согласия ООО "Профит", одежду, маркированную обозначениями, включающими словесный элемент "Зимник" (свидетельство N328817), отменить.

Запретить ООО "Компания ОДЭКС" (ОГРН 1087746973786) производить, продавать, обменивать, предлагать к продаже в сети Интернет и иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации, без согласия ООО "Профит", одежду, маркированную обозначениями, включающими словесный элемент "Зимник" (свидетельство N 328817).

В остальной части решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с ООО "Компания ОДЭКС" (ОГРН 1087746973786) в пользу ООО "Профит" (ОГРН 1117746210218) 6 000 рублей в возмещение расходов на оплату госпошлины за подачу иска.

Взыскать с ООО "Компания ОДЭКС" (ОГРН 1087746973786) в доход федерального бюджета 3 000 рублей госпошлины за подачу апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Е.Б. Расторгуев

Судьи

Д.В. Пирожков А.И. Трубицын