Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2016 г. N 17АП-1936/16

г. Пермь

31 марта 2016 г.

Дело N А71-8146/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 30 марта 2016 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 31 марта 2016 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Балдина Р.А.,

судей Дружининой Л.В., Муталлиевой И.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кириенко И.К.,

при участии:

от истца, Мерзляков И.В., паспорт;

в отсутствие представителей ответчика и третьего лица

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда)

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика,

Мерзлякова Вячеслава Александровича,

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики

от 06 ноября 2015 года

по делу N А71-8146/2015,

принятое судьей Мелентьевой А.Р.,

по иску индивидуального предпринимателя Мерзлякова Ильи Вячеславовича (ОГРНИП 310500923100011, ИНН 183308525264)

к Мерзлякову Вячеславу Александровичу,

третье лицо: ООО "Регистратор доменов" (ОГРН 1047796108744, ИНН 7701525129)

о признании использования обозначения в доменном имени с нарушением права на коммерческое обозначение, о запрете администрировать доменное имя,

установил:

индивидуальный предприниматель Мерзляков Илья Вячеславович (далее - ИП Мерзляков И.В., истец) обратился в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к Мерзлякову Вячеславу Александровичу (далее - Мерзляков В.А., ответчик) о признании использования обозначения в доменном имени с нарушением права на коммерческое обозначение, о запрете администрировать доменное имя.

В порядке ст.51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО "Регистратор доменов".

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 06.11.2015 суд запретил Мерзлякову Вячеславу Александровичу администрировать доменное имя сходное с коммерческим обозначением индивидуального предпринимателя Мерзлякова Ильи Вячеславовича. С Мерзлякова Вячеслава Александровича в пользу индивидуального предпринимателя Мерзлякова Ильи Вячеславовича взыскано 6 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. Индивидуальному предпринимателю Мерзлякову Илье Вячеславовичу возвращено из федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины, уплаченной по чеку-ордеру от 12.07.2015.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 11.12.2015 исправлены опечатки, допущенные в решении Арбитражного суда Удмуртской Республики от 06.11.2015 по делу N А71-8146/2015. Доменным именем истца является NOVOSTROYKIN.RU, доменным именем ответчика NOVOSTROYKINO.RU.

Ответчик, Мерзляков В.А., не согласившись с решением суда от 06.11.2015, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять новый судебный акт, которым отказать истцу в удовлетворении исковых требований. По мнению заявителя жалобы, решение суда противоречит сложившейся практике рассмотрения подобных дел. Ответчик настаивает, что использование ответчиком доменного имени NOVOSTROYKINO.RU, не может считаться нарушением закона; ссылается на несходство в системе поиска новостроек на сайте, непохожесть содержательной и графической составляющей сайтов, различие размеров сайтов.

Истец, ИП Мерзляков И.В., представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором отклонил приведенные в жалобе доводы. Просит решение суда оставить без изменения.

В заседании суда апелляционной инстанции истец с доводами апелляционной жалобы не согласился по основаниям, изложенным в отзыве. Считает решение суда законным и обоснованным. Просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Ответчик и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в порядке ст.121,123 АПК РФ, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, своих представителей для участия в судебное заседание не направили, что в порядке ст.156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст.266,268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и правильно установлено судом первой инстанции, согласно свидетельству о регистрации доменного имени от 26.04.2006 (л.д.20), выданному ООО "Регтайм", которое является аккредитованным регистратором доменных имен в национальной доменной зоне RU, истцом зарегистрировано доменное имя NOVOSTROYKIN.RU для ведения последним предпринимательской деятельности путем создания электронного СМИ.

20.12.2010 в соответствии с Федеральным законом "О средствах массовой информации" от 27.12.1991, истцом зарегистрировано электронное периодическое издание "Новостройкин.ру" (www. novostroykin.ru). В соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой информации от 20.12.2010 серии Эл N ФС77-43189 (л.д.21) единственным учредителем СМИ является истец. Тематикой СМИ является информация в сфере недвижимости и строительства, реклама в соответствии с законодательством о рекламе.

На сайте "Новостройкин.ру" (www. novostroykin.ru) содержится информация о новостройках Москвы и Московской области, а также других городов России, собранная в единую базу данных, включая информацию о ценах, местах расположения объектов, информация о правовом статусе объектов, об этапах строительства, авторские фотографии новостроек, формы по каждой из новостроек, сервис шахматок и новости.

По имеющейся у истца информации, в сети Интернет зарегистрировано доменное имя (www. novostroykinо.ru) с единственным различием от используемого истцом коммерческого обозначения - буквой "О" в конце наименования, в связи с чем имеет место фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Согласно WHOIS - сервису ЗАО "Региональный Сетевой Информационный Центр" (RU-CENTER) указанное выше доменное имя зарегистрировано Мерзляковым В.А. 13.07.2011.

Сайт ответчика используется в целях коммерческой деятельности, где размещены рекламные блоки "Рекламной сети Яндекс Директ".

Полагая, что действия Мерзлякова В.А. являются нарушением исключительных прав на коммерческое обозначение принадлежащего истцу предприятия - электронного средства массовой информации, истец обратился в арбитражный суд с требованиями о признании использования обозначения NOVOSTROYKINО.RU (НОВОСТРОЙКИНО) в доменном имени NOVOSTROYKINО.RU нарушением права истца на коммерческое обозначение NOVOSTROYKIN.RU (НОВОСТРОЙКИН.RU), запрещении ответчику администрировать доменное имя NOVOSTROYKINО.RU.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

В соответствии с п.1 ст.1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233), если ГК РФ не предусмотрено иное.

Согласно подп.2 п.1 ст.1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Статья 10 bis Парижской конвенции содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Указанный вывод соответствует правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 11.11.2008 по делу N 5560/08.

Доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

Основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP (Internet protokol), выраженных в виде определенных цифр, в доменное имя для облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса.

Практика выбора доменного имени показала, что при выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость.

В постановлении от 11.11.2008 по делу N 5560/08 Президиум указал, что, оценивая действия администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10 bis Парижской конвенции, суд проверяет наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно.

Судом верно установлено и материалами дела подтверждено, что сайт ответчика используется им в коммерческой деятельности, на нем размещены рекламные блоки "Рекламной сети Яндекс Директ", что подтверждается протоколами осмотра доказательств от 22.04.2014 N 77 АБ 2795526, от 25.05.2015 N 77 АБ 703493 (л.д.62-107), выполненными временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Карахановой К.А.

Коммерческая деятельность ответчика также подтверждается счетом от 27.01.2014 N 2 (л.д.108), согласно которому последний выставил оплату в размере 10 000 руб. за размещение рекламного баннера на сайте (www. novostroykinо.ru) в период с 01 по 28.02.2014.

Использование спорного доменного имени нарушает исключительные права истца, поскольку препятствует истцу в размещении информации о нем с использованием данного доменного имени в российской сети Интернет.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии с п.3 ст.1485 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п.1 ст.1538 ГК РФ индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (ст.132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два или более коммерческих обозначения.

Коммерческое обозначение представляет собой объект интеллектуальной собственности.

Коммерческим обозначением является символ, позволяющий отличать одно предприятие от другого. Для потребителя коммерческое обозначение - это внешнее проявление бизнеса, на которое он ориентируется, совершая покупки, обращаясь за оказанием услуг и т.д. При соблюдении двух основных условий (различительная способность известность на определенной территории) ГК РФ наделяет правообладателя исключительным правом использования коммерческого обозначения любым способом, не противоречащим закону (п.1 ст.1539 ГК РФ). Исключительное право означает, что правообладатель может использовать коммерческое обозначение так, как он пожелает, а также вправе воспрепятствовать другим лицам использовать это обозначение без его разрешения, оформленного установленным законом способом.

Согласно п.6 ст.1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

В соответствии с п.41 Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 "Об утверждении правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак" обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В п.42 вышеуказанного Приказа словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно изложенным в п.9.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума ВАС Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснениям, п.1 ст.1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой ГК РФ.

В соответствии с п.1 статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран, участвующих в Союзе, эффективную защиту от недобросовестной конкуренции, и согласно подпункту 1 пункта 3 названной статьи подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента. В соответствии с этой нормой актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

В частности, подлежат запрету:

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента:

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента:

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Таким образом, ст.10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах, что согласуется с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, доведенной до сведения арбитражных судов постановлениями от 16.01.2001 по делу N 1192/00, от 11.11.2008 по делу N 5560/08.

Для того, чтобы установить преимущество одного средства индивидуализации над другим следует установить три обстоятельства: на какое средство индивидуализации право возникло ранее; являются ли спорные средства индивидуализации сходными до степени смешения; могут ли быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты.

В материалы дела истцом представлено исследование Фонда "ВЦИОМ", согласно которому с позиции рядового потребителя названия спорных сайтов сходны до степени смешения.

Оценив сходство доменного имени NOVOSTROYKIN.RU (НОВОСТРОЙКИН.RU) и сходство обозначения NOVOSTROYKINО.RU ответчика, суд пришел к правильному выводу о том, что оно является сходным до степени смешения и может ввести в заблуждение потребителей и (или) контрагентов по причине звукового (фонетического) сходства при их произношении.

По мнению суда апелляционной инстанции, обстоятельства, явившиеся основанием для названного вывода, судом первой инстанции установлены верно.

При таких обстоятельствах, учитывая близкое по тематике содержание обоих сайтов, исковые требования в части запрета ответчику администрировать доменное имя NOVOSTROYKINО.RU сходное с коммерческим обозначением NOVOSTROYKIN.RU (НОВОСТРОЙКИН.RU) правомерно удовлетворено судом первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки вышеуказанных выводов суда первой инстанции.

Суд установив, что при изготовлении решения допущены опечатки: вместо NOVOSTROYKIN.RU указано NOVOSTROIKIN.RU, вместо NOVOSTROYKINO.RU указано NOVOSTROIKINO.RU, в соответствии со ст.179 АПК РФ исправил допущенные опечатки в решении Арбитражного суда Удмуртской Республики от 06.11.2015 по делу N А71-8146/2015. Изменения содержания судебного акта при этом не допущено.

Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, были предметом исследования суда первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку. Доводов, которые не были бы проверены и учтены при рассмотрении дела по существу спора, опровергали бы выводы суда первой инстанции, либо влияли на обоснованность и законность принятого по делу решения, апелляционная жалоба не содержит, поэтому жалобу следует оставить без удовлетворения.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст.270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по государственной пошлине в связи с подачей апелляционной жалобы относятся на заявителя жалобы, в соответствии со ст.110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 06 ноября 2015 года по делу N А71-8146/2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Председательствующий

Р.А. Балдин

Судьи

Л.В. Дружинина И.О. Муталлиева