Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 7 апреля 2016 г. N 03АП-5320/15

г. Красноярск

07 апреля 2016 г.

Дело N А33-3995/2012

Резолютивная часть постановления объявлена "30" марта 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен "07" апреля 2016 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Петровской О.В.,

судей: Парфентьевой О.Ю., Радзиховской В.В.,

при ведении протокола судебного заседания Егоровой Е.В.,

при участии:

от ответчика: Скрипальщиковой Ю.Л., представителя по доверенности от 14.07.2015,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО "Арника" к ООО "Альт" о прекращении использования обозначения "Огнеборец", сходного до степени смешения с товарным знаком "Огнеборец" по свидетельству N 465620, взыскании компенсации в размере 277 500 рублей,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Арника" (ИНН 2460018787, ОГРН 1022401798979) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Альт" (ИНН 2460078240, ОГРН 1062460046527) о признании общества с ограниченной ответственностью "Альт" нарушителем исключительного права общества с ограниченной ответственностью "Арника" на полезную модель (патент N 104075, заявка N 2010144452, приоритет полезной модели от 28.10.2010, зарегистрировано в реестре полезных моделей Российской Федерации 10.05.2011) "Пожарно-спасательный комплекс", об опубликовании настоящего решения суда в газете органа краевой администрации "Наш Красноярский край".

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности, ФГПУ "Федеральный институт промышленной собственности".

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 18.03.2013, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25.10.2013 указанные судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Красноярского края.

Общество с ограниченной ответственностью "Арника" обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Альт", к Администрации Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, к Администрации Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, к Администрации Ровненского сельсовета Балахтинского района Красноярского края, к Администрации Грузенского сельсовета Балахтинского района Красноярского края, к Администрации Большесырского сельсовета Балахтинского района Красноярского края, к Администрации Огурскогосельсовета Балахтинского района Красноярского края, к Администрации Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, к Администрации Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края о запрете совершать действия, нарушающие исключительные права истца - изготавливать, предлагать к продаже, продавать и иным образом вводить в гражданский оборот, хранить пожарно-спасательный комплекс "Огнеборец", об изъятии из оборота у администраций Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Ровненского сельсовета Балахтинского района Красноярского края, Грузенского сельсовета Балахтинского района Красноярского края, Большесырского сельсовета Балахтинского района Красноярского края, Огурскогосельсовета Балахтинского района Красноярского края, Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края пожарно-спасательные комплексы "Огнеборец" и уничтожении без компенсации, о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Альт" 604 000 рублей убытков.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 04.10.2013 исковое заявление по делу N А33-17110/2013 принято к производству.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 02.12.2013 дела N А33-17110/2013 и N А33-3995/2012 объединены в одно производство, делу присвоен номер N А33-3995/2012.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 19.05.2015 производство по делу N А33-3995/2012, в отношении Администрации Бобровского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Администрации Сучковского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Администрации Ровненского сельсовета Балахтинского района Красноярского края, Администрации Грузенского сельсовета Балахтинского района Красноярского края, Администрации Большесырского сельсовета Балахтинского района Красноярского края, Администрации Огурского сельсовета Балахтинского района Красноярского края, Администрации Новоникольского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, Администрации Удачинского сельсовета Большеулуйского района Красноярского края, прекращено.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 27.05.2015 в удовлетворении ходатайства общества с ограниченной ответственностью "Арника" о привлечении к участию в деле в качестве ответчиков Администрации А-Ершинского сельсовета Красноярского края, Администрации Курайского сельсовета Красноярского края, Администрации Нижнетанайского сельсовета Красноярского края, Администрации Шеломковского сельсовета Красноярского края, Администрации Денисовского сельсовета Красноярского края, отказано.

Определением Арбитражного суда Красноярского края от 28.05.2015 производство по делу N А33-3995/20125, в части требований о признании ООО "Альт" нарушителем исключительного права ООО "Арника" на полезную модель (патент N 104075, заявка N 2010144452, приоритет полезной модели от 28.10.2010, зарегистрировано в реестре полезных моделей Российской Федерации 10.05.2011) по муниципальным контрактам от 01.06.2011 N 55/11, от 01.06.2011 N 54/11, от 06.06.2011 N 56/11, от 07.11.2011 N 57/11, от 24.06.2011 N 77/11, от 24.06.2011 N 78/11, от 24.06.2011 N 79/11, от 24.06.2011 N 80/11, от 19.09.2011 N 182/11, от 19.09.2011 N 183/11, от 19.09.2011 N 184/11, от 19.09.2011 N 185/11, от 03.10.2011 N 194/11, прекращено.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 05 августа 2015 года по делу N А33-3995/2012 в иске отказано.

Не согласившись с данным судебным актом, общество с ограниченной ответственностью "Арника" обратилось с апелляционной жалобой.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 10.12.2015 суд перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции.

В ходе судебного разбирательства истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, просил прекратить использование обозначение "Огнеборец" сходного до степени смешения с товарным знаком "Огнеборец" по свидетельству N 465620, взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Альт" сумму компенсации за 5 случаев нарушения прав на товарный знак в размере 277 500 рублей по контрактам от 19.09.2011 N 182/11, от 19.09.2011 N 183/11, от 19.09.2011 N 184/11, от 19.09.2011 N 185/11, от 03.10.2011 N 194/11.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнение принято судом.

Учитывая правовую позицию Суда по интеллектуальным правам, изложенную в от 25.10.2013 по рассматриваемому делу N А33-3995/2012, определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 13.01.2016, на основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца привлечены: администрации А-Ершинского сельсовета Красноярского края, администрации Курайского сельсовета Красноярского края, администрации Нижнетанайского сельсовета Красноярского края, администрации Шеломковского сельсовета Красноярского края, администрации Денисовского сельсовета Красноярского края.

В судебное заседание не явились представители истца и третьих лиц, извещенных надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела. Дело рассматривается в их отсутствие на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании 28 марта 2016 года в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 30 марта 2016 года 14 час. 30 мин. зал 3.

После перерыва представитель ответчика пояснил, что основания для взыскания расходов на экспертизу с ответчика отсутствуют, так как требование о признании общества с ограниченной ответственностью "Альт" нарушителем исключительного права общества с ограниченной ответственностью "Арника" на полезную модель по существу не рассматривалось, в обоснование которого проводилась экспертиза, а патент на полезную модель признан недействительным.

При рассмотрении дела судом апелляционной инстанции установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения дела обстоятельства.

ООО "Арника" является обладателем исключительных прав на товарный знак N 46562 "ОГНЕБОРЕЦ", что подтверждается представленным в материалы дела свидетельством, выданным 22.07.2011 Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Срок действия регистрации истекает 22.07.2021.

Товарный знак N 46562 зарегистрирован в отношении следующих классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ): транспортные средства, в том числе автоприцепы, колодки, башмаки тормозные для транспортных средств, короба для двухколесных транспортных средств, кузова (12 МКТУ); продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе оборудования для тушения огня, спасения людей, пожарного инвентаря (МКТУ 35); установка оборудования на автоприцепы для создания пожарно-спасательных комплексов (МКТУ 37).

Истцом был выявлен факт пользования ООО "Альт" товарного знака N 45562 "ОГНЕБОРЕЦ" в виде заключения ООО "Альт" муниципальных контрактов с администрациями А-Ершинского сельсовета Красноярского края по муниципальному контракту N 182/11 от 19.09.2011, Курайского сельсовета Красноярского края по муниципальному контракту N 183/11 от 19.09.2011, Нижнетанайского сельсовета Красноярского края по муниципальному контракту N 184/11 от 19.09.2011, Шеломковского сельсовета Красноярского края по муниципальному контракту N 185/11 от 19.09.2011, Денисовского сельсовета Красноярского края по муниципальному контракту N 194/11 от 03.10.2011, заключенные между ответчиком и перечисленными администрациями соответственно, после даты приоритета на товарный знак, по условиям которых ответчик обязался поставить передвижной пожарный комплекс "Огнеборец".

К указанным договорам согласованы спецификации, определяющие срок поставки, количество поставляемого товара, срок гарантии.

Полагая неправомерным, в виду отсутствия разрешения, использование ответчиком товара, содержащего обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца N 465620, истец заявил требование о взыскании компенсации за 5 случаев нарушения исключительных прав на товарный знак "Огнеборец", об обязании прекратить использование обозначения "Огнеборец" сходного до степени смешения с товарным знаком "Огнеборец" по свидетельству N 465620.

В ходе рассмотрения дела определением суда от 11.10.2012, по ходатайству истца была назначена патентно-техническая экспертиза, с целью установления факта использования каждого признака независимого пункта формулы полезной модели, охраняемой патентом Российской Федерации N 104075 в исследуемом изделии, производимом и поставляемом обществом с ограниченной ответственностью "Альт", в том числе по договорам N 182/11 от 19.09.2011, N 183/11 от 19.09.2011, N 184/11 от 19.09.2011, N 185/11 от 19.09.2011, N 194/11 от 03.10.2011.

По результатам проведения экспертизы в материалы дела было представлено экспертное заключение, содержащее вывод о том, что в изделии, производимом и поставляемом обществом с ограниченной ответственностью "Альт" по договорам 182/11 от 19.09.2011, 183/11 от 19.09.2011, 184/11 от 19.09.2011, 185/11 от 19.09.2011. 194/11 от 03.10.2011 использован каждый признак независимого пункта формулы полезной модели, охраняемой патентом Российской Федерации N 104075.

В ходе рассмотрения дела в материалы дела были также представлены:

- решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.04.2014 о признании недействительным полностью патента Российской Федерации на полезную модель N 104075

- решение Суда по интеллектуальным правам от 23.07.2014 N СИП-491/2014 об отказе в удовлетворении заявленных ООО "Арника" требований, о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.04.2014.

Впоследствии истец изменил основание иска, указав, что исковые требования основаны на защите исключительных прав на товарный знак N 46562 и уточнил исковые требования.

Исследовав представленные доказательства, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела правоотношения истца и ответчика, связанные с защитой права на использование товарного знака, регулируются положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исходя из существа заявленных требований, в предмет доказывания по настоящему делу входят: наличие у истца права на товарный знак, факт использования ответчиками обозначения, тождественного (сходного до степени смешения) с товарным знаком истца, получение согласия правообладателя на использование ответчиком товарного знака.

В силу статьи 1447 Гражданского кодекса РФ товарным знаком (знаком обслуживания) признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а также для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В силу статьи 1494 Гражданского кодекса Российской Федерации приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

ООО "Арника" является обладателем исключительных прав на товарный знак N 46562 "ОГНЕБОРЕЦ", что подтверждается свидетельством, выданным 22.07.2011 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, срок действия регистрации истекает 22.07.2021.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ указанной статьи установлено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана предоставляется результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации (интеллектуальная собственность), в том числе, товарным знакам. Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права (статья 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что само по себе слово "Огнеборец" не выполняет функцию товарного знака, подлежит отклонению, поскольку материалами дела подтверждено, что товарный знак N 46562 "ОГНЕБОРЕЦ" является объектом интеллектуальной собственности, защищаемым в установленном законом порядке.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1438 Гражданского кодекса Российской Федерации, использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя.

Материалами дела подтверждается и не оспаривается ответчиком факт наличия правоотношений ООО "Альт" с администрациями А-Ершинского сельсовета Красноярского края по муниципальному контракту N 182/11 от 19.09.2011, Курайского сельсовета Красноярского края по муниципальному контракту N 183/11 от 19.09.2011, Нижнетанайского сельсовета Красноярского края по муниципальному контракту N 184/11 от 19.09.2011, Шеломковского сельсовета Красноярского края по муниципальному контракту N 185/11 от 19.09.2011, Денисовского сельсовета Красноярского края по муниципальному контракту N 194/11 от 03.10.2011, заключенные между ответчиком и перечисленными администрациями соответственно, после даты приоритета на товарный знак, по условиям которых ответчик обязался поставить передвижной пожарный комплекс "Огнеборец".

К указанным договорам согласованы спецификации, определяющие срок поставки, количество поставляемого товара, срок гарантии. Лица, участвующие в деле, факт заключения указанных контрактов, факт введения в оборот товара с использованием товарного знака N 45562 "ОГНЕБОРЕЦ" не оспорили. В силу пункта 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Вместе с тем, доказательства согласие правообладателя на использование ответчиками спорного знака в материалы дела не представлено.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что заключенные муниципальные контракты не нарушают исключительные права истца на товарный знак "ОГНЕБОРЕЦ", поскольку в контракте не используется обозначение "ОГНЕБОРЕЦ" в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, подлежат отклонению.

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32), при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия:

- проводится поиск тождественных и сходных обозначений;

- определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений;

- определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Из противопоставляемых обозначений с очевидностью следует, что используемое ответчиком словесное обозначение тождественно словесному товарному знаку истца, поскольку совпадает с ним во всех перечисленных элементах.

Таким образом, факт использования ООО "Альт" обозначения сходного до степени смешения с охраняемым товарным знаком, принадлежащего истцу, в виде обозначения "ОГНЕБОРЕЦ" подтверждается материалами дела.

Учитывая вышеизложенное, тот факт, что обозначение "ОГНЕБОРЕЦ" не используется ответчиком в контракте в отношении товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, не имеет правового значения.

Доводы ответчика о том, что наименование "Огнеборец" содержится в законе Красноярского края и у истца право на использование данного товарного знака не является первичным, является несостоятельным и не снимает с ответчика установленной законом ответственности, поскольку правовых оснований для использования указанного товарного знака, в частности договора либо соглашения с правообладателем товарного знака на его использование ответчиками в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представлено.

Контракты (от 19.09.2011 (4 контракта), от 03.10.2011) заключены после даты приоритета на товарный знак (22.07.2011).

Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: 1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; 3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; 4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; 5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Часть 4 статьи 1515 предусматривает право требования правообладателем от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Поскольку факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак, а также факт нарушения ООО "Альт" указанных прав подтверждены материалами дела, при этом в соответствии со статьей 1252 Гражданского Кодекса Российской Федерации использование средств индивидуализации (в том числе товарного знака) без согласия правообладателя является незаконным и влечет установленную законом ответственность, требования истца к ООО "Альт" о выплате компенсации за допущенное правонарушение, а также обязании прекратить использование обозначения "ОГНЕБОРЕЦ", сходного до степени смешения с товарным знаком "ОГНЕБОРЕЦ" по свидетельству N 465620 являются обоснованными.

Вместе с тем, согласно пункту 43.3. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1414 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, принимая во внимание характер допущенного нарушения, степень вины ответчика, а также основываясь на внутренней оценке совокупности всех собранных по делу доказательств, а также того, что истец не обосновал истребуемый размер компенсации конкретными обстоятельствами, не представил документы, подтверждающие расходы по защите интеллектуальной собственности и негативные последствия нарушений, апелляционный суд полагает, что требование о взыскании компенсации подлежит удовлетворению частично в размере 10 000 рублей за каждый случай нарушения, всего в размере 50 000 рублей, в остальной части требования следует отказать.

Ссылка ответчика на то, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Красноярского края от 26.08.2014 по делу N А33-1085/2014, суд уже обязал общество с ограниченной ответственностью "Альт" прекратить использование обозначения "Огнеборец" сходного до степени смешения с товарным знаком "Огнеборец" по свидетельству N 465620; взыскал с общества с ограниченной ответственностью "Альт" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Арника" 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "Огнеборец", подлежит отклонению.

Согласно разъяснению, изложенному в пункте 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, компенсация в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).

Действительно, количество проданных товаров по одной сделке не имеет правового значения. Однако в данном случае имеет место заключение нескольких контрактов с разными покупателями, что является отдельными случаями нарушения прав истца. В таком случае заключение большинства контрактов в один день данный вывод суда не умаляет.

В отношении требования о прекращении использования обозначения, суд апелляционной инстанции полагает, что тождество исков (настоящего дела и дела N А33-1084/2014) отсутствует, поскольку требование в указанном ответчиком деле и в настоящем деле о прекращении использования заявлены и рассмотрены применительно к конкретному случаю нарушения исключительных прав, выразившемся в заключении контрактов с разными заказчиками на поставку пожарного комплекса "Огнеборец".

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 10.12.2015 суд перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции в связи с тем, что дело рассмотрено судом без учета уточнения исковых требований, заявленного истцом в первой инстанции.

В абзаце 2 пункта 29 названного Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" отмечено, что по результатам рассмотрения дела суд апелляционной инстанции согласно пункту 2 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации выносит постановление, которым отменяет судебный акт первой инстанции с указанием обстоятельств, послуживших основаниями для отмены судебного акта, и принимает новый судебный акт.

На основании изложенного решение суда по настоящему делу на основании части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта о частичном удовлетворении иска и отказе в остальной части.

В соответствии со статьями 333.20, 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина по двум требованиям, с учетом уточнения иска, подлежит оплате в размере 11 550 рублей, следовательно, излишне уплаченная государственная пошлина в сумме 43 530 рублей, уплаченная по платежному поручению N 474 от 23.09.2013, подлежит возвращению истцу из федерального бюджета.

Поскольку требования истца удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 6 318 рублей 75 копеек расходов на оплату государственной пошлины за рассмотрение дела в первой и апелляционной инстанциях.

Расходы, понесенные истцом за проведение экспертизы по его ходатайству с целью установления факта использования каждого признака независимого пункта формулы полезной модели, охраняемой патентом Российской Федерации N 104075 в исследуемом изделии, производимом и поставляемом обществом с ограниченной ответственностью "Альт", подлежат отнесению на истца, поскольку требование о признании общества с ограниченной ответственностью "Альт" нарушителем исключительного права общества с ограниченной ответственностью "Арника" на полезную модель (патент N 104075, заявка N 2010144452, приоритет полезной модели от 28.10.2010) по существу не рассматривалось, а результаты проведенной экспертизы по ранее заявленным требованиям правового значения для рассмотрения уточненных требований значения не имеют.

Руководствуясь статьями 268, 269, 270, 271, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Красноярского края от 05 августа 2015 года по делу N А33-3995/2012 отменить, принять по делу новый судебный акт.

Иск удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Альт" прекратить использование обозначение "Огнеборец", сходного до степени смешения с товарным знаком "Огнеборец" по свидетельству N 465620.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Альт" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Арника" 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 6 318 рублей 75 копеек расходов на оплату государственной пошлины за рассмотрение дела в первой и апелляционной инстанциях.

В остальной части иска отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Арника" из федерального бюджета 43 530 рублей, уплаченных по платежному поручению N 474 от 23.09.2013.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Суд по интеллектуальным правам через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий

О.В. Петровская

Судьи

О.Ю. Парфентьева В.В. Радзиховская