Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2016 г. N 11АП-3538/16

город Самара

26 апреля 2016 г.

Дело N А49-11435/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 19 апреля 2016 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 26 апреля 2016 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Балакиревой Е.М.,

судей Николаевой С.Ю., Терентьева Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания Коноваловой Я.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 19 апреля 2016 года в зале N 6 апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Альфа-Инструмент" на решение Арбитражного суда Пензенской области от 25 января 2016 года, принятое по делу NА49-11435/2015 (судья Гук Н.Е.),

по иску общества с ограниченной ответственностью "Тунгалой Рус" (ОГРН 1093123008395)

к обществу с ограниченной ответственностью "Альфа-Инструмент" (ОГРН 1075836000481)

о защите исключительных прав на товарный знак,

с участием в судебном заседании:

от ответчика - ген. директор Лазарев Р. А. (протокол N 1 от 31.01.2007 г.),

УСТАНОВИЛ:

ООО "Тунгалой Рус" обратилось в арбитражный суд Пензенской области с иском к ООО "Альфа-Инструмент" о взыскании компенсации в сумме 400000 руб. за нарушение исключительных прав истца на товарный знак "Tungaloy", удостоверенный свидетельством на товарный знак N 429813 (дата приоритета 18.02.2010 года) и об установлении запрета совершать любые действия по использованию товарного знака "Tungaloy", без согласия ООО "Тунгалой Рус", в том числе вводить в граждански оборот на территории Российской Федерации товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, хранить товары с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, использовать на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет и расходы на оплату услуг представителя в сумме 200000 руб.

Требования заявлены на основании ст.с. 1229, 1252, 1272, 1477, 1484, 1487, 1515, 1519 Гражданского кодекса РФ.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 25.01.2016 года исковые требования удовлетворены частично, с ООО "Альфа-Инструмент" в пользу ООО "Тунгалой Рус" взыскана компенсация в сумме 100000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2750 рублей и расходы на оплату услуг представителя в сумме 50000 рублей. В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, в иске отказать. В обоснование доводов указывает на неполное выяснение обстоятельств по делу, в связи с этим неправильное применение норм материального и процессуального права.

По мнению ответчика, истец не обладает правом на товарный знак, поскольку не представлено доказательств того, что правовая охрана исключительного права на товарный знак обеспечивает в отношении товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак, распространяется на пластины. Учитывая данные обстоятельства не имеется оснований для применения гражданско-правовой ответственности. Решение в части отказа в иске не оспаривается.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Представитель ответчика в судебном заседании доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал и просил ее удовлетворить.

В судебное заседание истец не явился, о месте и времени судебного разбирательства в силу статей 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации извещен надлежащим образом, что позволяет суду в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рассмотреть дело в его отсутствие.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на апелляционную жалобу, выслушав представителя ответчика, проверив в соответствии со статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правомерность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, соответствие выводов, содержащихся в судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, Компания Тангалой Корпорейшн (Япония) является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом "Tungaloy", зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 429813 (дата приоритета - 18.02.2010 года, срок действия регистрации истекает 18.02.2020 года) в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ "металлообрабатывающие машины, станки и инструменты" (и других классов МКТУ, указанных в свидетельстве) (л. д. 39-40).

ООО "Тунгалой Рус" является единственным торговым и эксклюзивным дистрибьютором продукции (металлорежущих инструментов) Компании Tungaloy Corporation и обладателем лицензии на использование указанного товарного знака на всей территории Российской Федерации на основании лицензионного договора от 01.02.2013 N 1 и эксклюзивного дистрибьюторского соглашения от 01.07.2009, в соответствии с условиями которых только ООО "Тунгалой Рус" имеет право ввозить и реализовывать на территории Российской Федерации твердосплавный инструмент, с использованием товарного знака "Tungaloy" (л. д. 52-54).

Из содержания дистрибьюторского соглашения и лицензионного договора следует, что после ввоза инструмента на территорию Российской Федерации ООО "Тунгалой Рус" реализует данный инструмент как самостоятельно, так и через сеть официальных дилеров. ООО "Тунгалой Рус" осуществляет контроль за тем, чтобы весь инструмент реализовывался только конечным потребителям, исключая его дальнейшую перепродажу.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности по реализации твердосплавного инструмента с использованием товарного знака Tungaloy истцу стало известно о том, что ООО "Альфа-Инструмент" осуществляет деятельность по введению в гражданский оборот на территории РФ твердосплавного инструмента, маркированного товарным знаком Tungaloy без каких-либо правовых оснований.

В частности в сети Интернет на сайте http://alfa-tool.ru/ ООО "Крансервисцентр" было обнаружено предложение ответчика о продаже инструмента Tungaloy. ООО "Крансевисцентр", используя контактные данные, содержащиеся на сайте http://alfa-tool.ru/, связалось с ООО "Альфа-Инструмент" и приобрело пробную партию пластин CNMG120408-TH T9125 марки Tungaloy на основании товарной накладной N 150534 от 26.06.2015 года и получило от ООО "Альфа-Инструмент" предложение о заключении долгосрочного договора на поставку указанных пластин (л. д. 56, 57, 58-63).

Ссылаясь на то, что ответчик осуществляет деятельность по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации твердосплавного инструмента, маркированного товарным знаком "Tungaloy" без каких-либо правовых оснований, ООО "Тунгалой Рус" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя частично исковые требования, суд первой инстанции дал надлежащую оценку обстоятельствам дела, правильно применил нормы материального и процессуального права.

Статьей 1484 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом перечень способов использования товарных знаков не исчерпывается п. 2 ст. 1484 ГК РФ, на что прямо указывают нормы п. 1 ст. 1484, п. 1 ст. 1229 ГК РФ. Именно правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, включая разрешение на введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 года N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара в силу ст. ст. 1484, 1519 ГК РФ не ограничиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом.

Таким образом, ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных товарными знаками, а также продажа данных товаров является самостоятельным способом реализации исключительного права на товарный знак.

Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя, при этом единственным таким ограничением является указание об исчерпании исключительного права (ст. 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Принцип исчерпания права имеет территориальное действие - товар должен быть введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Пунктом 33 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 года N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" установлено что при применении статьи 1272 ГК РФ следует исходить из того, что установленный этой статьей принцип исчерпания прав применяется только к оригиналу или экземплярам произведения, правомерно введенным в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Распространение контрафактных экземпляров произведений статьей 1272 Кодекса не охватывается и в любом случае образует нарушение исключительного права на произведение, независимо от того, создан этот контрафактный экземпляр самим нарушителем или приобретен у третьих лиц.

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Понятие "использование товарного знака" не может быть сведено лишь к индивидуализации товара без его введения в гражданский оборот, использования товарного знака на выставках, в документации, в рекламе товара, при импорте, продаже и иными способами, перечислить которые в полном объеме невозможно по причине достаточно широкого диапазона видов товарных знаков (графический, словесный, объемный, смешанный и т.д.). Правомерность использования товарного знака на территории РФ лицами, не являющиеся правообладателями, с учетом положений, установленных ст. 1229 и 1484 ГК РФ, зависит от того, осуществляется ли такое использование с согласия правообладателя.

В подтверждение факта незаконной реализации ответчиком пластин CNMG120408-ТН Т9125 марки Tungaloy истцом представлены следующие доказательства: товарная накладная N 150534 от 26.06.2015 года с отметкой ООО "Крансервисцентр" о получении груза, выставленные ООО "Альфа-Инструмент" на оплату счет-фактура N 150534 от 26.06.2015 года на сумму 4380 руб. и счет N 684 от 25.06.2015 года (л.д. 55, 56, 57).

Ответчик факт продажи партии пластин CNMG120408-ТН Т9125 марки Tungaloy ООО "Крансервисцентр" по указанной товарной накладной не отрицает.

Доказательства введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателями или с их согласия реализуемого ответчиком товара, в том числе доказательства предоставления истцом ответчику такого права, ООО "Альфа-Инструмент" в нарушение требований ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ не представило.

Довод ответчика в апелляционной жалобе о том, что реализованные им пластины CNMG120408-ТН Т9125 марки Tungaloy не относятся к 07 классу товаров МКТУ, поскольку не являются инструментом, а являются расходным материалом к металлообрабатывающей машине, апелляционным судом отклоняются по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 1481 ГК РФ право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Как следует из каталога "Тунгалой", сменные твердосплавные пластины CNMG120408-ТН Т9125 являются деталью металлообрабатывающей машины, которая при машинной обработке металла выполняет функцию металлорежущего инструмента.

Согласно свидетельству на товарный знак N 429813 следует, что к 07 классу товаров МКТУ относятся металлообрабатывающие машины, станки и инструменты, а также части, детали машин, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств. Кроме этого, данный факт подтверждается каталогом, из которого следует, что сменные твердосплавные пластины CNMG120408-ТН Т9125 марки Tungaloy являются деталью металлообрабатывающей машины, которая при машинной обработке металла выполняет функции металлорежущего инструмента.

Таким образом, сменные пластины являются деталью, частью, без которых использование металлообрабатывающей машины по ее назначению невозможно, следовательно относятся к 07 классу товаров МКТУ. В связи с вышеизложенным доводы ответчика в апелляционной жалобе о недоказанности истцом исковых требований являются несостоятельными, опровергаются исследованными судом доказательствами.

Ссылка ответчика в апелляционной жалобе на неправильное указание номера товарного знака N 429813 не привели к принятию незаконного решения. В порядке ст.179 АПК РФ стороны вправе обратиться с заявлением об исправлении описки, опечатки.

Согласно п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

Размер компенсации определяется в пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

В соответствии с п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10000 руб. до 5000000 руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истец просил взыскать с ответчика компенсацию в размере 400000 руб.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ N 5/29 от 26. 03. 2009 года "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункты 43.2, 43.3) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая, что факт нарушения исключительных прав ООО "Тунгалой Рус" на товарный знак Tungaloy (удостоверенный свидетельством на товарный знак N 429813), выразившееся в предложении к продаже и продаже сменных твердосплавных пластин CNMG120408-ТН Т9125 марки Tungaloy установлен в судебном заседании, арбитражный апелляционный суд считает исковые требования ООО "Тунгалой Рус" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав ООО "Тунгалой Рус" на товарный знак Tungaloy законными и обоснованными.

Вместе с этим, с заявленным истцом размером компенсации арбитражный суд не соглашается и определяя размер компенсации, исходит из того, что гражданско-правовая ответственность ответчика носит компенсационный характер, стоимость пластин незначительная - 4380 руб. Таким образом, с учетом характера совершенного правонарушения и разъяснений, содержащихся в п. 43.3 Постановления Пленума ВС РФ N 5 и Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 года, суд правомерно снизил компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак Tungaloy до 100000 руб., признавая такой размер разумным и справедливым.

В части отказа в удовлетворении исковых требований решение не оспаривается.

Учитывая изложенное, в апелляционной жалобе не приведены доводы, опровергающие выводы суда первой инстанции, который всесторонне исследовав материалы и обстоятельства дела, дав им надлежащую правовую оценку, принял судебный акт с соблюдением норм материального и процессуального права.

Иных доводов в обоснование апелляционной жалобы заявитель не представил, в связи с этим Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина по апелляционной жалобе относится на заявителя.

Руководствуясь статьями 101, 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пензенской области от 25.01.2016 года, принятое по делу N А49-11435/2015, оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Е.М. Балакирева

Судьи

С.Ю. Николаева Е.А. Терентьев