Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2016 г. N 09АП-14193/16

Требование: о взыскании пени

Вывод суда: жалоба заявителя оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции оставлено в силе

город Москва

29 апреля 2016 г.

Дело N А40-173794/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 апреля 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи О.Н. Лаптевой,

судей Н.В. Лаврецкой, В.Р. Валиева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем К.А. Фокиным,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Общества с ограниченной ответственностью "ГАМ ГАЛЛЕРИ"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 02 февраля 2016 года

по делу N А40-173794/2015, принятое судьей Чадовым А.С. (шифр судьи 12-886)

по иску Публичного акционерного общества "Торговый Дом ГУМ"

(ОГРН 1027739098287, 109012, город Москва, Красная площадь, дом 3)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ГАМ ГАЛЛЕРИ"

(ОГРН 1137746241434, 125635, город Москва,

улица Ангарская, дом 6, помещение IV)

третье лицо: Везиров Халил Элбдарович

о взыскании защите прав на товарный знак и взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Белова Ю.М. (доверенность от 10.07.2015),

Токарева Е.Ю. (доверенность от 28.07.2015),

Жуков Д.Н. (доверенность от 31.12.2014),

от ответчика: Булгаков П.А. (доверенность от 25.09.2015),

Коваленко Д.В. (доверенность от 25.09.2015),

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Публичное акционерное общество "Торговый дом ГУМ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "ГАМ ГАЛЛЕРИ" (далее - ответчик) о запрете использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N N 238285, 217911, 240696 и общеизвестным товарным знаком N 177, в том числе использовать фирменное наименование на иностранном языке, и взыскании компенсации в размере 1.000.000 руб. (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения иска).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02 февраля 2016 года исковые требования удовлетворены частично:

запрещено Обществу с ограниченной ответственностью "ГАМ ГАЛЛЕРИ" использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками Публичного акционерного общества "Торговый Дом ГУМ" N N 238285, 217911, 240696 и общеизвестным товарным знаком N 117, в том числе использование фирменного наименования на иностранном языке "Gum gallery";

с Общества с ограниченной ответственностью "ГАМ ГАЛЛЕРИ" в пользу Публичного акционерного общества "Торговый Дом ГУМ" взыскана компенсация за незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N N 238285, 217911, 240696 и общеизвестным товарным знаком N 117 в размере 500.000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в размере 19.000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции, отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает, что подходы, критерии, выводы, изложенные в оспариваемом решении, противоречат действующему законодательству и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела; используемое ответчиком коммерческое обозначение и фирменное наименование на английском языке не являются тождественными и сходными до степени смешения с товарными знаками истца; словесный элемент "gum" и словесный элемент "gallery" сами по себе являются неохраняемыми элементами, их использование в коммерческой деятельности не может быть ограничено товарными знаками в виде аббревиатур букв ГУМ и GUM.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, истец против доводов жалобы возражал.

Третье лицо - Везиров Халил Элбдарович, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе, с учетом правил пунктов 4 - 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 г. N 12), явку представителя в судебное заседание не обеспечил, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, не находит оснований для отмены обжалуемого решения, исходя из следующего.

Как видно из материалов дела, истец является правообладателем серии товарных знаков со словесным обозначением "GUM", товарный знак N 238285 "GUM" с приоритетом от 22.12.2000 г., дата регистрации 12.02.2013 г.; товарный знак N 217911 "GUM.com" с приоритетом от 22.12.2000 г., дата регистрации 26.07.2002 г.; товарный знак N 240696 "GUM.ru" с приоритетом от 22.12.2000 г., дата регистрации 19.03.2003 г. в отношении товаров и услуг 1-42 классов МКТУ. Также истец является владельцем общеизвестного товарного знака N 117 "ГУМ" в отношении услуг 35 класса МКТУ (признан общеизвестным с 01.01.2007 г.).

Ответчик незаконно использует обозначение "GUM gallery", сходное до степени смешения с товарными знаками истца N N 238285, 217911, 240696, общеизвестным товарным знаком N177, на страницах сайта www.gumgallery.com, в фирменном наименовании ответчика на иностранном языке "Gum gallery" LLC, которое используется в печати организации, а также в названии организуемой ответчиком выставки- галереи Gum gallery, что зафиксировано в нотариальных протоколах осмотра письменных доказательств - нотариусом города Москвы Бегичевым А.В.

Используемые ответчиком обозначения сходны до степени смешения с товарными знаками истца. При этом истец разрешения на использование ответчиком своих товарных знаков не давал.

Незаконные действия ответчика по использованию обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками Публичного акционерного общества "Торговый Дом ГУМ" N N 238285, 217911, 240696 и общеизвестным товарным знаком N 117, в том числе при использовании фирменного наименования на иностранном языке "Gum gallery", нарушают исключительные права истца на товарные знаки, вводят потребителей в заблуждение, в связи с чем правообладатель на основании статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе требовать от ответчика устранения допущенного нарушения и выплаты компенсации в размере 1.000.000 руб.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в Арбитражный суд города Москвы с иском по настоящему делу.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции обоснованно исходил из обоснованности заявленных требований, руководствуясь статьями 1225, 1229, 1231, 1232, 1250, 1252, 1479, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункта 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, которым установлено, что интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с пунктами 1, 4 и 5 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Кодексом.

В силу статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушением исключительного права на товарный знак является использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем или без его согласия.

Статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

при выполнении работ, оказании услуг;

на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В силу пункта 2 части 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. N 482 (далее - Правила), обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 названных Правил.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, за исключением ситуации, в которой смысловое значение названного элемента меняется благодаря сочетанию с другими словесными элементами, противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Ссылки апелляционной жалобы на то, что Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32, на момент рассмотрения спора утратили силу, суд апелляционной инстанции признает обоснованными. Вместе с тем, выводы суда первой инстанции со ссылкой на данные Правила не привели к принятию неправильного решения и не могут служить основанием для его отмены. Кроме того, положения Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. N 482, начавших свое действие с 31.08.2015 г., содержат тождественные в отношении тождества и сходства обозначений нормы.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле в обоснование своих требований и возражений.

Доводы ответчика об отсутствии сходства его обозначений с товарными знаками истца необоснованны, исходя из следующего.

Обозначение ответчика "GUM gallery" (фирменное наименование ответчика на английском языке) представляет собой обозначение, выполненное в латинице (русская транслитерация "ГАМ Галлери").

Обозначение ответчика "GUM gallery"

представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов "gum", "gallery", выполненных оригинальным шрифтом в латинице (русская транслитерация - гумм, галлери), а также изобразительного элемента. Обозначение является цветным, использованы белый, черный, розовый цвета.

Обозначение ответчика

представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов "GUM", "GUM", "GALLERY", выполненных оригинальным шрифтом в латинице "Русская транслитерация ГУМ, ГУМ, ГАЛЛЕРИ) и оригинальных изобразительных элементов. Элементы размещены на цветном фоне. Обозначение является цветным, использованы белый, черный. Серый, светло-серый, темно-серый цвета.

Согласно пункта 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявляемых обозначений на тождество и сходство, утв. приказом Роспатента от 31.12.2009 N 97 (далее - Методические рекомендации) в состав словесных обозначений могут входить как сильные так и слабые элементы. Сильные элементы оригинальны, не носят описательного характера, а к слабым элементам относятся, в частности, неохраняемые обозначения. При экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Обозначения ответчика в любом из вариантов использования состоят из двух слов "GUM" и "gallery".

Слова отделены друг от друга либо пробелом, либо цветом, либо шрифтом.

Поэтому элементы "GUM" и "gallery" следует рассматривать отдельно.

Сильным элементом в сравниваемых обозначениях является элемент "GUM", который имеется как в товарных знаках N N 238285, 217911, 240696, общеизвестном товарном знаке N 117, так и в обозначениях, используемых ответчиком.

Элемент "gallery" является слабым, носит описательный характер, в результате его семантического значения и широкого использования для обозначения магазинов, данный элемент указывает на вид услуг. Более того, использование данного элемента ответчиком только усиливает сходство его обозначений с товарными знаками истца в связи с тем, что магазин истца "ГУМ" представляет собой именно галерею в архитектурном отношении.

Вопреки доводам апелляционной жалобы об отсутствии фонетического сходства, ответчик необоснованно рассматривает используемые им обозначения как одно слово "gumgallery". Все обозначения, начиная с фирменного наименования, используются как два слова, отделенные друг от друга различными способами (пробел, шрифт, цвет). Слово "gallery" является слабым элементом, носит описательный характер. Сильный элемент обозначений ответчика "GUM" и товарный знак истца "GUM" по свидетельству N 238285 (также как и сильные элементы других товарных знаков истца GUM.com, GUM.ru) тождественны. Элементы тождественны, следовательно, и фонетика их тождественна.

Вопреки доводам апелляционной жалобы об отсутствии графического сходства, то обозначение ответчика "GUM gallery" выполнено без каких-либо графических особенностей, стандартным шрифтом. Отсутствуют графические особенности, позволяющие сделать вывод о различии данного обозначения и товарных знаков истца.

В обозначении ответчика

выделено размером, шрифтом и цветом слово "GUM", что усиливает сходство данного обозначения с товарными знаками истца.

Фирменное наименование ответчика на иностранном языке не имеет никаких графических особенностей. Оно выполнено, так же как и товарные знаки истца, стандартными буквами латинского алфавита.

Обозначение ответчика

содержит графический элемент - розовое пятно. Указание ответчика, что данное пятно является трехмерным изображением жевательной резинки необоснованно. Идентифицировать в данном пятне жевательную резинку невозможно. Розовое пятно само по себе не имеет никакой различительной способности и является способом акцентировать внимание на главном словесном элементе обозначения "gum". Необоснованно и сравнение ответчиком своего обозначения только с общеизвестным товарным знаком N 117, исполненным в кириллице, без учета товарных знаков истца по свидетельствам NN 238285, 217911, 240696. Утверждение ответчика о том, что его обозначение выполнено оригинальным шрифтом не соответствует действительности. Данное обозначение выполнено прописными буквами латинского алфавита. Утолщение данных букв не приводит к оригинальности, позволяющей воспринимать надпись не как словесное, а как изобразительное обозначение. Различные цветовые исполнения словесных элементов так же не вносят оригинальности, позволяющей воспринимать обозначения не как словесные, а как графические. Наличие двух точек на розовом фоне так же не приводит к возникновению оригинальности. Даже если их воспринимать не как просто точки на розовом фоне, а как умлаут буквы, то это только означает незначительное изменение в артикуляции той же самой буквы "U". Написание сильного, узнаваемого словесного элемента с умлаутом не приводит к заметным не то что графическим, а даже и фонетическим различиям слов. Таким образом, в результате использования ответчиком данного обозначения возникает вероятность смешения в отношении товаров и услуг ответчика и товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца.

Вопреки доводам апелляционной жалобы об отсутствии семантического сходства, то сильный элемент обозначений ответчика "GUM" и товарный знак истца "GUM" по свидетельству N 238285 (также как и сильные элементы других товарных знаков истца GUM.com, GUM.ru) тождественны. Ответчик воспроизвел в своих обозначениях известные и узнаваемые товарные знаки истца, дополнив их описательным элементом "gallery". Тождественные словесные обозначения не могут иметь различных семантических значений. Таким образом, и данный вариант обозначения не имеет семантических различий с товарными знаками истца.

Ссылки апелляционной жалобы ответчика о том, что словесные элементы "gum" и "gallery" являются неохраняемыми элементами, и их использование ответчиком не может быть ограничено товарными знаками истца (элемент "gum", как общеизвестное понятие (термин), в силу того, что оно "широко распространенно" и "твердо ассоциируется с жевательной резинкой"), отклоняется апелляционным судом. В представленных для обоснования своей позиции распечатках и фотографиях товаров элемент "gum" применяется для обозначения определенного вида товара - жвачки, что и делает его общеизвестным понятием (термином) именно для данной категории товаров. В то время как для услуг, оказываемых ответчиком, элемент "gum" является оригинальным и ассоциируется у потребителя с деятельностью истца, что подтверждается признанием общеизвестным товарного знака N 117. Знаки истца зарегистрированы, словесные элементы "GUM" и "ГУМ" охраняются, исключительные права на товарные знаки истца действуют, нарушение этих прав запрещено законом. При этом обозначение "gallery" ввиду своего смыслового значения только усиливает сходство обозначений ответчика с товарными знаками истца.

Довод ответчика о том, что его товары и услуги неоднородны товарам и услугам истца, не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Согласно пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения. На основании данной нормы сравнению подлежат товары и услуги ответчика с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца и действует охрана исключительных прав. Ответчик под сходными до степени смешения обозначениями реализует тождественные товары и услуги (реализация товаров в пользу третьих лиц, организация выставок) товарам и услугам, в отношении которых действуют регистрации товарных знаков истца. В перечне услуг зарегистрированных товарных знаков N N 238285, 217911, 240696 также имеются услуги 35 класса МКТУ "демонстрация товаров", "помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями", "менеджмент в области творческого бизнеса", услуги 41 класса МКТУ "организация выставок культурного и просветительского назначения", услуг 42 класса МКТУ "магазины", "реализация товаров оптом и в розницу", "предоставление оборудования для выставок". Общеизвестный товарный знак N 117 признан общеизвестным в отношении услуг 35 класса МКТУ "услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров".

Ссылки апелляционной жалобы на то, что протокол осмотра письменных доказательств, удостоверенный нотариусом города Москвы Бегичевым А.В., составленный в отношении сайта www.leoli.ru, является не относимым доказательством по делу, отклоняются апелляционным судом, поскольку размещение на данном сайте обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, именно с согласия общества свидетельствует, в том числе размещение на нем визитки генерального директора ответчика Анастасии Везировой, с указанием контактного телефона директора, сайта ответчика, адреса места осуществления деятельности (т. 1 л.д. 107).

Учитывая изложенное, суд первой инстанции с учетом положений статей статьями 1225, 1229, 1231, 1232, 1250, 1252, 1479, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к обоснованному выводу запрете Обществу с ограниченной ответственностью "ГАМ ГАЛЛЕРИ" использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками Публичного акционерного общества "Торговый Дом ГУМ" N N 238285, 217911, 240696 и общеизвестным товарным знаком N 117, в том числе использование фирменного наименования на иностранном языке "Gum gallery".

Суд апелляционной инстанции также считает необходимым отметить следующее в отношении требования о запрете ответчику использование фирменного наименования на иностранном языке "Gum gallery".

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет. Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

В то же время, суд принимает во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 60 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", согласно которым судам следует иметь в виду, что в силу пункта 4 статьи 1474 ГК РФ правообладатель может заявить только требование прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

При этом в судебном акте об удовлетворении требований о прекращении использования ответчиком фирменного наименования, тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием истца, в соответствии со статьей 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должны быть указаны конкретные виды деятельности, в отношении которых судом установлен соответствующий запрет (постановления Суда по интеллектуальным правам от 18.11.2014 г. N С01-1097/2014 по делу N А40-554/2014, от 26.11.2014 г. N С01-1157/2014 по делу NА50-3269/2014).

Судом апелляционной инстанции при исследовании выписок из ЕГРЮЛ в отношении сторон установлено, что у сторон действительно имеет место совпадение не всех видов деятельности.

Вместе с тем, согласно пункта 3 статьи 1508 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.

Истец является владельцем общеизвестного товарного знака N 117

в отношении услуг 35 класса МКТУ "услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров".

Наличие в составе фирменного наименования на английском языке ответчика тождественных товарному знаку истца слов "Gum gallery" свидетельствует об однозначной возможности смешения и введения в заблуждение потребителей (заказчиков) услуг с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак.

В связи с чем, выводы суда первой инстанции о запрете использование фирменного наименования на иностранном языке "Gum gallery" без указания аналогичных видов деятельности апелляционным судом обоснованными.

Истец за нарушение его исключительных прав на товарные знаки определил компенсацию в размере 1.000.000 руб. на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно разъяснениям, содержащимся в Постановлении от 26.03.2009 г. Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (пункты 43.2, 43.3) компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции, исходя из необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, требований разумности и справедливости при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав и соразмерности компенсации последствиям нарушения, а также учитывая добровольное устранение ответчиком нарушений исключительных прав истца на товарные знаки, по правилам пункта 43.3 Постановления Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 г. N 5/29, счел возможным взыскать с ответчика компенсацию в размере 500.000 руб.

Доводы апелляционной жалобы о необходимости дальнейшего снижения размера компенсации за нарушение исключительных прав истца, не принимаются во внимание, исходя из следующего.

Как указано выше, в соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 43.3 Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 20.11.2012 г. N 8953/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться, исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

При этом взыскание компенсации не должно приводить к тому, чтобы у правообладателя возникали дополнительные доходы по сравнению с тем, какие были бы им получены при отсутствии нарушения.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Разрешая спор, суд первой инстанции учел -характер допущенного нарушения, -степень вины нарушителя, -наличие ранее совершенных нарушений, -вероятные убытки правообладателя и соразмерность компенсации последствиям нарушения.

На этом основании суд снизил подлежащей взысканию с ответчика компенсации до 500.000 руб.

Оснований для переоценки выводов суда первой инстанции в указанной части и снижения размера компенсации до минимального размера, вопреки доводам апелляционной жалобы, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Разрешая спор, суд правильно определил юридически значимые обстоятельства, дал правовую оценку установленным обстоятельствам и постановил законное и обоснованное решение. Выводы суда соответствуют обстоятельствам дела. Нарушений норм процессуального права, влекущих отмену решения, судом допущено не было.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02 февраля 2016 года по делу N А40-173794/2015 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

О.Н. Лаптева

Судьи

В.Р. Валиев Н.В. Лаврецкая