Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 мая 2016 г. N 15АП-22768/15

город Ростов-на-Дону

10 мая 2016 г.

дело N А32-30594/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 11 марта 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 10 мая 2016 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Попова А.А.,

судей Авдониной О.Г., Малыхиной М.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Стефанцевой А.В.,

при участии:

от истца: представителя Боранчикова А.А. по доверенности от 07.07.2015,

от ответчиков:

от ООО "Кубснаб": представителя Блошенцева В.И. по доверенности от 21.08.2014,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

акционерного общества "Тандер", общества с ограниченной ответственностью "СТРОВА-Медиа", общества с ограниченной ответственностью "Кубснаб"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 09 ноября 2015 года по делу N А32-30594/2012

по иску общества с ограниченной ответственностью "СТРОВА-Медиа"

к ответчикам: обществу с ограниченной ответственностью "Кубснаб", публичному акционерному обществу "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт", обществу с ограниченной ответственностью "Кубанская нефтегазовая компания", закрытому акционерному обществу "Тандер"

при участии третьего лица закрытого акционерного общества "Тетра Пак"

о взыскании компенсации,

принятое в составе судьи Семушина А.В.,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СТРОВА-Медиа" (далее - ООО "СТРОВА-Медиа", истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Кубснаб" (далее - ООО "Кубснаб"), открытому акционерному обществу "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт" (после переименования публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт", далее - ПАО "НК" Роснефть" - КНП"), обществу с ограниченной ответственностью "Кубанская нефтегазовая компания" (далее - ООО "КНК"), закрытому акционерному обществу "Тандер" (далее - ЗАО "Тандер"), в котором просило:

- запретить ответчикам незаконное использование товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 449134 "KUBANA полуостров свободы" и обозначений, сходных с ним до степени смешения, в том числе обозначения "viva KUBANA", при производстве, продаже и в рекламе соков и нектаров;

- обязать ООО "Кубснаб" изъять из оборота и уничтожить за свой счёт все соки и нектары, этикетки соков и нектаров, упаковки соков и нектаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 449134 "KUBANA полуостров свободы" или сходные с ним до степени смешения обозначения, в том числе обозначение "viva KUBANA";

- взыскать с ООО "Кубснаб" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 449134 "KUBANA полуостров свободы" в размере 1 000 000 руб.;

- взыскать с ОАО "НК "Роснефть"-КНП" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 449134 "KUBANA полуостров свободы" в размере 500 000 руб.;

- взыскать с ООО "КНК" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 449134 "KUBANA полуостров свободы" в размере 500 000 руб.;

- взыскать с ЗАО "Тандер" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 449134 "KUBANA полуостров свободы" в размере 500 000 руб.

Исковые требования мотивированы тем, что истцу принадлежат исключительные права на товарный знак N 449134 "KUBANA полуостров свободы", в том числе зарегистрированный в отношении товаров 32 класса МКТУ. ООО "Кубснаб" производит и реализует, а остальные ответчики реализуют соки, на упаковке которых нанесены комбинированные обозначения "KUBANA" и "viva KUBANA", которые, по мнению истца, сходны до степени смешения с комбинированным товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 449134 "KUBANA полуостров свободы", принадлежащим ООО "СТРОВА-Медиа".

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено закрытое акционерное общество "Тетра Пак" (далее - ЗАО "Тетра Пак").

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.02.2014, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2014, в удовлетворении исковых требований отказано. Судебные акты мотивированы тем, что факт наличия сходства до степени смешения спорных товарных знаков не установлен.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 09.12.2014 N С01-1124/2014 решение Арбитражного суда Краснодарского края от 18.02.2014 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2014 по делу N А32-30594/2012 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

Судебный акт суда кассационной инстанции мотивирован тем, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Данное обстоятельство не было учтено судами нижестоящих инстанций. Судами не учтены правовые позиции, содержащиеся в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 18.06.2013 N 2050/13 о том, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

При новом рассмотрении дела истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил содержание исковых требований и просил:

- запретить ООО "Кубснаб" совершать любые действия по введению в гражданский оборот соков и нектаров с размещенными на их упаковках обозначениями "KUBANA" и "VIVA KUBANA", а именно, производство, предложение к продаже, продажу, хранение для целей продажи; размещать обозначение "KUBANA" и "VIVA KUBANA" на документации, связанной с введением в гражданский оборот соков и нектаров; размещать обозначения "KUBANA" и "VIVA KUBANA" в рекламе соков и нектаров;

- взыскать с ООО "Кубснаб" компенсацию за нарушение исключительных прав за период до 09.10.2012 в размере 5 000 000 руб.,

- взыскать с ПАО "НК "Роснефть"-КНП", с ООО "КНК", с ЗАО "Тандер" компенсацию за нарушение исключительных прав за период до 09.10.2012 в размере 500 000 руб. с каждого.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 09.11.2015 исковые требования удовлетворены частично.

Суд запретил ООО "Кубснаб" совершать любые действия по введению в гражданский оборот соков и нектаров с размещенными на их упаковках обозначениями "KUBANA" и "VIVA KUBANA", а именно, производство, предложение к продаже, продажу, хранение для целей продажи; размещать обозначение "KUBANA" и "VIVA KUBANA" на документации, связанной с введением в гражданский оборот соков и нектаров; размещать обозначения "KUBANA" и "VIVA KUBANA" в рекламе соков и нектаров.

За нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 449134 за период с 02.11.2010 до 09.10.2012 в пользу истца взыскано: с ООО "Кубснаб" 830 000 руб. компенсации, а также расходы по оплате государственной пошлине в размере 11 968 руб.; с ПАО "НК "Роснефть" - КНП", с ООО "КНК" и с ЗАО "Тандер" по 10 000 руб. компенсации и по 260 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску с каждого.

В удовлетворении остальной части заявленных исковых требований отказано.

С ООО "СТРОВА-Медиа" в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина по иску в размере 27 500 руб.

Судебный акт мотивирован тем, что представленными в материалы дела доказательствами подтверждается факт сходства до степени смешения обозначения "KUBANA", используемого ООО "Кубснаб" при изготовлении и продаже соков и нектаров, с товарным знаком, принадлежащим истцу.

При определении размера компенсации, подлежащей взысканию с ООО "Кубснаб" за нарушение прав истца на товарный знак, суд первой инстанции исходил из того, что в заявленный период ответчиком было совершено 83 сделки по поставке продукции, маркированной обозначением "KUBANA". С учётом данного обстоятельства, суд пришёл к выводу о том, что каждый факт нарушения права истца на товарный знак (за каждую сделку по поставке продукции) достаточным размером компенсации будет являться сумма в размере 10 000 руб., в связи с чем суд снизил размер отыскиваемой компенсации до 830 000 руб. При этом суд также учёл, что истец не представил каких-либо доказательств производства аналогичной продукции - соков, в спорный период, а также того, что производство соков ООО "Кубснаб" каким-либо образом повлекло возникновение убытков у истца.

С учетом степени вины остальных ответчиков, характера и последствий нарушения, предъявления истцом требований не только к конечным продавцам товара, но и фактическому производителю (первоначальному продавцу), исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд посчитал необходимым взыскать с остальных ответчиков по 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак.

С принятым судебным актом не согласились ООО "СТРОВА-Медиа", ООО "Кубснаб" и ЗАО "Тандер", в порядке, определённом положениями главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обратились с апелляционными жалобами.

ООО "СТРОВА-Медиа" обжалует решение суда в части отказа в удовлетворении иска о взыскании всей заявленной суммы компенсации, доводы апелляционной жалобы сводятся к тому, что суд первой инстанции не дал должной правовой оценки всем обстоятельствам дела, доказательствам, приводимым истцом в обоснование своей правовой позиции. Истец просит решение суда в части отказа в удовлетворении иска отменить, заявленные требования удовлетворить в полном объёме.

ООО "Кубснаб" и ЗАО "Тандер" обжалуют решение суда первой инстанции в части удовлетворения иска, просят в данной части судебный акт отменить, исковые требования отклонить в полном объёме. Доводы апелляционных жалоб сводятся к утверждению о том, что суд первой инстанции необоснованно пришёл к выводу о наличии смешения между обозначением, используемым ООО "Кубснаб" при выпуске и продаже товара, с товарным знаком истца. ЗАО "Тандер" также указывает, что истец и ООО "Кубснаб" не являются конкурентами на рынке, т.к. ООО "СТРОВА-Медиа" не является производителем соков и нектаров.

Определением от 10.03.2016 в составе суда по делу N А32-30594/2012 произведена замена судьи Ломидзе О.Г. на судью Авдонину О.Г.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы ООО "СТРОВА-Медиа" в полном объеме, просил решение суда в части отказа в удовлетворении иска отменить, заявленные требования удовлетворить в полном объёме.

Представитель ответчика с доводами апелляционной жалобы истца не согласился, поддержал доводы апелляционной жалобы ООО "Кубснаб" в полном объеме, просил решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований отказать в полном объёме.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 14.12.2011 Роспатентом на имя ООО "Строва-Медиа" был зарегистрирован товарный знак N 449134 "KUBANA полуостров свободы" приоритет от 02.11.2010. Товарный знак зарегистрирован для товаров 32 класса МКТУ: воды; квас (безалкогольный напиток); коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки на базе меда безалкогольные; напитки фруктовые; нектары фруктовые с мякотью; пиво; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые и др.

18.05.2012 Роспатентом на имя ООО "Кубснаб" был зарегистрирован товарный знак "KUBANA" N 462128 (приоритет от 30.03.2011).

18.05.2012 Роспатентом на имя ООО "Кубснаб" был зарегистрирован товарный знак "viva KUBANA" N 462129 (приоритет от 30.03.2011).

В спорный период ООО "Кубснаб" производило и реализовывало, а остальные ответчики реализовывали соки, на упаковке которых нанесены комбинированные обозначения "KUBANA" и "VIVA KUBANA", которые, по мнению истца, сходны до степени смешения с комбинированным товарным знаком "KUBANA ПОЛУОСТРОВ СВОБОДЫ", защищенного свидетельством N 449134.

В обоснование своей позиции истец указывает, что согласно пункту 14.4.2.4 Правил ТЗ при определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 6.3.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

По мнению истца, словесный элемент "KUBANA" в сравниваемых обозначениях является самым крупным элементом и занимает центральное место, именно данный элемент является доминирующим.

Кроме того, как указывает истец, в соответствии с пунктом 6.3.1 Методических рекомендаций значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Истец считает, что именно элемент "KUBANA", а не изобразительные элементы, выполняет в силу вышесказанного в сравниваемых обозначениях главную индивидуализирующую функцию.

По мнению истца, товарный знак приобрел широкую известность на территории Краснодарского края в связи с проведением одноименного фестиваля, что, в свою очередь, указывает на возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя, в части при производстве соков.

Нарушение исключительных прав истца на товарный знак послужило основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В соответствии со сватьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются результатами интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

На товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право (право пользования, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации), удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статьи 1226, 1477, 1481, 1484 Кодекса). Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с положениями статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (пункт 1 статьи 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Статьей 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Статья 1515 Кодекса устанавливает ответственность за незаконное использование товарного знака. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

На основе анализа положений статей 1229, 1477, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации суд первой инстанции правильно указал на то, что спецификой правовой защиты товарного знака является защита правообладателя не только от незаконного использования товарного знака, но и от использования обозначений, сходных с зарегистрированным товарным знаком до степени смешения.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из норм "Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков _", утв. приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 - далее Правила.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким же образом понятие "сходство до степени смешения" раскрывали действующие ранее Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (пункт 14.4.2).

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Пункт 42 Правил для оценки сходства обозначений указывает на необходимость сопоставления обозначений по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При этом исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в данном обозначении.

Как следует из пункта 6.3.1 Методических рекомендаций при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения).

Как разъясняется в пункте 6.3.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197, далее - Методические рекомендации), которые могут быть использованы при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Согласно правовой позиции, высказанной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 18.06.2013 N 2050/13, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Кроме того, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.06.2013 N 2050/13 указано на то, что добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.

В силу пункта 1 статьи 1494 Гражданского кодекса Российской Федерации приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

02.11.2010 ООО "СТРОВА-Медиа" подало заявку на регистрацию товарного знака "KUBANA - полуостров свободы" по свидетельству N 483348.

Комбинированные товарные знаки со словесными элементами "KUBANA" и "VIVA KUBANA" с приоритетом от 30.03.2011 зарегистрированы 18.05.2012 по свидетельствам Российской Федерации N 462128 и N 462129 на имя ООО "Кубснаб" в отношении товаров 29-го и 40-го (услуги) классов МКТУ.

ООО "СТРОВА-Медиа" обратилось в палату по патентным спорам 01.10.2012 с возражением против предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 462128 и N 462129, мотивированным несоответствием регистрации названных товарных знаков положениям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также наличием у него исключительного права на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации NN 434133, 449143, 449134, имеющие более ранний приоритет, сходные до степени смешения с товарными знаками ООО "Кубснаб" и зарегистрированные в отношении однородных товаров и услуг, а также на известность фестиваля "KUBANA полуостров свободы", проводимого с 2009 года.

Решениями Роспатента от 12.02.2013 возражение ООО "СТРОВА-Медиа" удовлетворено, правовая охрана товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 462128 и N 462129 признана недействительной.

Решения Роспатента мотивированы тем, что товарные знаки сходны до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 449134, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным для однородных товаров, а также введением потребителей в заблуждение в связи с широкой известностью фестиваля "KUBANA полуостров свободы".

ООО "Кубснаб" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту), федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный институт промышленной собственности" (далее - ФИПС) о признании незаконными решений Роспатента от 12.02.2013 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарным знакам по свидетельствам Российской Федерации N 462128 и N 462129 (дело N А40-57860/2013).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.09.2014 по указанному делу заявленные требования удовлетворены частично, а именно: решение Роспатента от 12.02.2013 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 462128 признано недействительным частично как не соответствующее статье 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации; правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 462128 оставлена в силе в отношении товаров 29-го класса МКТУ: "арахис обработанный; варенье; варенье имбирное; желе; желе пищевое; желе фруктовое; изюм, консервы овощные; консервы фруктовые; лук консервированный; масла и жиры пищевые; масло сливочное; молоко; молоко соевое (заменитель молока); овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливы консервированные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; (повидло); продукты молочные; простокваша; сливки взбитые; сыры; (творог); творог соевый; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фрукты сушенные; цедра фруктовая; (цукаты); (ягоды мороженые); (ягоды сушенные); (ягоды, подвергнутые тепловой обработке)", услуг 40-го класса МКТУ: "замораживание пищевых продуктов; информация по вопросам обработки материалов; копчение пищевых продуктов; обработка материалов; переработка отходов; помол муки; рафинирование"; решение Роспатента от 12.02.2013 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 462129 признано недействительным частично как не соответствующее статье 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации; правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 462129 оставлена в силе в отношении товаров 29-го класса МКТУ: "арахис обработанный; варенье; варенье имбирное; желе; желе пищевое; желе фруктовое; изюм, консервы овощные; консервы фруктовые; лук консервированный; масла и жиры пищевые; масло сливочное; молоко; молоко соевое (заменитель молока); овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оливы консервированные; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; (повидло); продукты молочные; простокваша; сливки взбитые; сыры; (творог); творог соевый; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; фрукты сушенные; цедра фруктовая; (цукаты); (ягоды мороженые); (ягоды сушенные); (ягоды, подвергнутые тепловой обработке)", услуг 40-го класса МКТУ: "замораживание пищевых продуктов; информация по вопросам обработки материалов; консервирование пищевых продуктов; копчение пищевых продуктов; обработка материалов; переработка отходов; помол муки; рафинирование"; в удовлетворении остальной части требований судом отказано.

Суд по интеллектуальным правам, оценив входящие в состав противопоставленных обозначений элементы, а также общее впечатление от товарных знаков в целом применительно к товарам и услугам, для которых они зарегистрированы, пришел к выводу, что товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации N 462128 и N 462129 сходны до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 449134.

Также в материалах дела имеется социологическое исследование ООО "Центр "Общественное мнение", в рамках которого была установлена очень высокая вероятность смешения товарного знака, принадлежащего истцу, и продукции ответчиков (т. 8, л.д. 188-225).

Суд апелляционной инстанции согласен с выводом суда первой инстанции о смешении используемого ООО "Кубснаб" для продажи соков и нектаров обозначений "KUBANA" с зарегистрированным товарным знаком ООО "СТРОВА-Медиа" до степени смешения.

Суд апелляционной инстанции отклоняет как необоснованную ссылку ООО "Кубснаб" на судебную практику об отказе в судебной защите прав на товарный знак, изложенную в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 по делу N А08-8802/2013, т.к. в рамках настоящего дела ответчиками не представлены доказательства, достоверно подтверждающие тот факт, что при регистрации своих товарных знаков ООО "СТРОВА-Медиа" злоупотребляло своими правами, действовало в целях установления необоснованных препятствий для ООО "Кубснаб" по использованию им в своей хозяйственной деятельности комбинированного обозначения, сходного до степени смешения с регистрируемыми товарными знаками. В материалах дела отсутствуют достоверные доказательства того, что ООО "Кубснаб" приступило к выпуску продукции с обозначениями "KUBANA" ранее регистрации ООО "СТРОВА-Медиа" товарных знаков и начала проведения одноимённого фестиваля.

В силу пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, либо в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Особенность применения мер гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак состоит в том, что истец освобождается от необходимости доказывания размера причиненных ему убытков и вправе требовать выплаты компенсации в твердой сумме в пределах, установленных Кодексом.

Истец полагает, что длящийся характер нарушения, продолжающегося годами, его злостный характер, подтверждающийся нижеизложенным, а также объем нарушений, их широкий географический характер, степень известности нарушителей, соответствуют размеру требований о взыскании компенсации в заявленном размере.

Как указал истец, из имеющихся в материалах дела товарных накладных (т. 4 л.д. 1-90, 95-209) видно, что в период до 09.10.2012 ответчик ООО "Кубснаб" поставил продукции с нарушением прав истца в адрес ООО "Продукт Групп" на сумму 803 065 руб. 58 коп.; в адрес ЗАО "Тандер" - на сумму 284 245 руб. 20 коп.

Также истец указывает на то, что в материалах дела (т. 3 л.д. 147-149) представлены материальные отчеты ООО "Кубснаб" о поставках соков, маркированных спорными обозначениями. В соответствии с указанным отчетами в течение рассматриваемого периода ООО "Кубснаб" продало 218 792 упаковок сока объемом 0,2 литра.

Истец, приводя расчеты, ссылается на то, что отпускная цена ООО "Кубснаб" на указанные товары была в пределах 11 руб. 27 коп. за упаковку без НДС, расчетное поступление средств ООО "Кубснаб" от продажи товаров с нарушением прав истца за рассматриваемый период должно составить 2 909 627 руб. 29 коп.

Согласно правовой позиции истца, взыскание компенсации он просит произвести на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи со злостным нарушением его прав, длительным период нарушения просит определить размер компенсации в твердой сумме 5 000 000 руб.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного законом.

Проанализировал представленные в материалы дела товарные накладные суд первой инстанции пришел к выводу о том, что продукция - соки, объемом 0,2 л. с обозначением "KUBANA", была реализована за период с 02.11.2010 по 09.10.2012 на сумму 754 089 руб. 55 коп.

Компенсация в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (от 10 тыс. до 5 млн. руб.) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров и вида товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак (постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2015 года по делу N А32-3419/2014).

С учетом указанной позиции, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что размер компенсации, подлежащей взысканию с ООО "Кубснаб" за нарушение исключительных прав на товарный знак, исходя из принципов разумности и справедливости, подлежит снижению до 830 000 руб., указанная сумма определена из расчета минимальной компенсации и умноженная на число произведенных поставок по товарным накладным в количестве 83.

Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.09.2011 N 3602/11, от 20.11.2012 N 8953/12, от 02.04.2013 N 16449/12, размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

Истец не представил каких-либо доказательств производства аналогичной продукции - соков, в спорный период, а также того, что производство соков ООО "Кубснаб" каким-либо образом принесло убытки.

Каких-либо доказательств того, что размер компенсации за нарушение исключительных прав истца как правообладателя товарного знака в размере 830 000 руб. не соответствует вышеназванному критерию, в материалы дела не представлено.

Кроме того истец предъявляет требования о взыскании компенсации к ПАО "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт", ООО "Кубанская нефтегазовая компания", ЗАО "Тандер" по 500 000 руб. с каждого.

В обоснование размера компенсации истец ссылается на следующее.

ПАО "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт", являясь публичным акционерным обществом, одна из основных компаний группы "Роснефть"; пользующейся широчайшей известностью в Российской Федерации и за ее пределами, обладает большой сетью автомобильных заправочных станций и розничных магазинов на территории Краснодарского края.

ООО "Кубанская нефтегазовая компания" является одним из наиболее известных в Краснодарском крае, а также за его пределами обществ, осуществляющим широкий спектр деятельности не только в связи с розничной продажей товаров во многих других областях.

ЗАО "Тандер" крупное акционерное общество, основным предприятием которого является сеть магазинов розничной торговли "Магнит", известной на всей территории Российской Федерации и не нуждающейся в дальнейшем представлении.

При обращении в суд истец представил доказательства приобретения контрафактной продукции у ответчиков - товарные чеки (т. 2 л.д. 17-21).

Суд считает, что ответчики ПАО "НК "Роснефть" - Кубаньнефтепродукт", ООО "Кубанская нефтегазовая компания", ЗАО "Тандер" являются фактическими перепродавцами продукции - соков, приобретенных у производителя ООО "Кубснаб".

В рамках настоящего дела истец предъявил требования о взыскании компенсации к производителю спорной продукции, так и конечным продавцам (перепродавцам).

В соответствии с протоколом N 4 от 23.05.2015 Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, если истец выбирает способ компенсации в твердой сумме (от 10 тысяч до 5 миллионов рублей), то он уже не может снова обращаться в суд по поводу нарушения прав в отношении той же партии товара к тому же ответчику.

В данном случае истец реализовывает свое право, на получение компенсации, предъявляя требования о возмещении компенсации к ООО "Кубснаб" - производителю контрафактной продукции.

Компенсация за нарушение исключительных прав как мера гражданско-правовой имущественной ответственности подчинена общим принципам гражданского права. Восстановительный характер гражданско-правовой ответственности, учет принципов недопустимости злоупотребления правом (статья 10 Кодекса), разумности и справедливости (статья 6 Кодекса) обусловливают не только право, но и обязанность суда соизмерять соответствие заявленных требований правообладателя исключительных прав характеру и последствиям правонарушения.

В рассматриваемом случае, суд первой инстанции обоснованно пришёл к выводу о том, что отсутствуют основания для полного удовлетворения предъявленных исковых требований в связи со злоупотреблением правом со стороны истца.

При этом действия истца, наряду с характером нарушения исключительных прав истца, стоимостью реализованного товара, необходимость сохранения баланса прав и законных интересов сторон, требований разумности и справедливости при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав и соразмерности компенсации последствиям нарушения, были обосновано учтены судом при взыскании с ответчика ООО "Кубснаб" компенсации в размере 830 000 руб. за реализацию контрафактного товара, содержащего обозначение, сходное с зарегистрированным за истцом товарным знаком.

Таким образом, с учетом степени вины ответчиков, характера и последствий нарушения, предъявления истцом требований не только к конечным продавцам товара, но и фактическому производителю (первоначальному продавцу), исходя из принципов справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения, суд первой инстанции пришел к выводу о необходимости взыскания с ответчиков по 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак.

Апелляционный суд соглашается с данным выводом суда первой инстанции, оснований для его переоценки не усматривает.

При указанных обстоятельствах отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции.

Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде апелляционной инстанции, в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителей апелляционных жалоб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 09 ноября 2015 года по делу N А32-30594/2012 оставить без изменения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

А.А. Попов

Судьи

О.Г. Авдонина М.Н. Малыхина