Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2016 г. N 10АП-4770/16

г. Москва

23 мая 2016 г.

Дело N А41-81997/15

Резолютивная часть постановления объявлена 19 мая 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 мая 2016 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Закутской С.А.,

судей Мизяк В.П., Коротковой Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Магомадовой К.С.,

при участии в заседании:

от индивидуального предпринимателя Костиной Марии Алексеевны: Серго А.Г., представитель по доверенности N 77 АБ 7317760 от 04.09.2015 г., нотариально удостоверенной, запись в реестре N 5-2546, паспорт;

от индивидуального предпринимателя Борисенко Галины Олеговны: Борисенко Г.О., лично, паспорт; Симонов И.Б., представитель по доверенности N 77 АБ 6240828 от 6250828 от 03.06.2015 г., нотариально удостоверенной, запись в реестре N 4-331, паспорт;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Борисенко Галины Олеговны на решение Арбитражного суда Московской области от 21 марта 2016 года по делу N А41-81997/15, принятое судьей Худгарян М.А., по иску индивидуального предпринимателя Костиной Марии Алексеевны к индивидуальному предпринимателю Борисенко Галине Олеговне о защите исключительных прав,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Костина Мария Алексеевна (ИП Костина М.А.) обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к индивидуальному предпринимателю Борисенко Галине Олеговне (ИП Борисенко Г.О.), в котором просила запретить ответчику использовать обозначение, сходное с товарным знаком "GALOLBO" в сети Интернет, в том числе в доменном имени "GALOLBO.COM"; запретить ответчику использовать товарный знак "GALOLBO" при изготовлении и реализации продукции 14 и 25 классов МКТУ; изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика контрафактные товары, на которых размещен товарный знак "GALOLBO".

Кроме того, истец просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 рублей.

Арбитражный суд Московской области решением от 21 марта 2016 года частично удовлетворил заявленные ИП Костиной М.А. требования, запретив ИП Борисенко Г.О. использовать обозначение, сходное с товарным знаком GALOLBO в сети Интернет, в том числе в доменном имени GALOLBO.COM, и взыскав с ИП Борисенко Г.О. в пользу ИП Костиной М.А. 300 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

Не согласившись с данным судебным актом, ИП Борисенко Г.О. обратилась в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просила решение суда первой инстанции отменить, как вынесенное с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, а также с нарушением норм процессуального права.

Законность и обоснованность решения суда проверены в соответствии со ст.ст. 266, 268, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как видно из материалов дела, ИП Костина М.А. в обоснование заявленных требований указала, что истец производит и реализует аксессуары под товарным знаком "GALOLBO", при этом истцу принадлежит исключительное право на использование товарного знака "GALOLBO", что подтверждается свидетельством N 535393 (товары 14 и 25 классов МКТУ).

Между тем, истцу стало известно, что ИП Борисенко Г.О. занимается продажей аналогичных аксессуаров на территории Российской Федерации в магазинах "Цветной" (г. Москва, Цветной бульвар 15, стр. 1), "Lotte Plaza" (г. Москва, Новинский бульвар, д. 8) и других, а также в сети Интернет, используя доменное имя GALOLBO.COM, сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащем истцу.

По мнению истца, реализация ответчиком аналогичной (контрафактной) продукции под тождественным обозначением вызывает смешение в глазах рядовых потребителей и наносит финансовый и репутационный вред правообладателю, а также влечет для правообладателя невозможность зарегистрировать и использовать такое же обозначение в качестве доменного имени.

Нотариусом г. Москвы составлен протокол осмотра доказательств путем осмотра Интернет-сайта по адресу GALOLBO.COM, из которого следует, что доменное имя GALOLBO.COM используется ответчиком, при этом, как указал истец, используемое ответчиком обозначение "GALOLBO" и "GALOLBO.COM" являются сходными до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца "GALOLBO".

Истец полагает, что обозначение "GALOLBO.COM" ассоциируется с товарным знаком истца, а доменное имя GALOLBO.COM включает в себя обозначение сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в связи с чем использование без разрешения истца обозначения, сходного с его товарным знаком в наименовании домена "GALOLBO.COM", является нарушением исключительного права.

Суд первой инстанции, частично удовлетворяя заявленные требования, исходил из того, что факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами, в связи с чем требования о запрете использования ответчиком доменного имени GALOLBО.COM в сети Интернет и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Отказывая в удовлетворении остальной части требований, суд указал, что отсутствуют основания для удовлетворения иска в части изъятия из оборота и уничтожения за счет ответчика контрафактных товаров, на которых размещен товарный знак истца, в связи с отсутствием документального подтверждения наличия данного товара, принадлежащего ответчику, и его количества, при этом факт изготовления и реализации ответчиком продукции (товаров) 14 и 25 классов МКТУ с использованием товарного знака истца, по мнению суда, не был доказан.

Заявитель апелляционной жалобы, оспаривая решение суда первой инстанции, указал, что ИП Борисенко Г.О. является популярным дизайнером, создающим аксессуары ручной работы с 2005 года.

В 2005 году Борисенко Г.О. создала словесное обозначение GALOLBО, которое составлено из начальных букв ее имени, отчества и фамилии, при этом ответчик взял себе творческий псевдоним GALA GALOLBO.

Обозначение GALOLBО является результатом интеллектуальной деятельности и объектом авторского права.

Между тем, как указал ответчик, в 2013 году ИП Борисенко Г.О. стало известно о том, что ИП Костина М.А. незаконно использует ее словесное обозначение GALOLBО, продавая бижутерию, не имеющую отношение к ответчику, что подтверждено Решением Замоскворецкого суда г. Москвы от 28 декабря 2015 года по делу N 2-5978/2015.

Как указал ответчик, истец, подавая заявку на регистрацию товарного знака, знал о том, что словесное обозначение принадлежит ИП Борисенко Г.О., а также о несогласии предпринимателя с его использованием истцом, однако обратился с настоящим иском в арбитражный суд, что в силу ст. 10 ГК РФ является злоупотреблением правом.

Кроме того, ИП Борисенко Г.О. сослалась на то, что решение суда вынесено с отсутствие ее надлежащего извещения о времени и месте судебного заседания, что в силу ст. 270 АПК РФ влечет отмену судебного акта.

В судебном заседании представитель ИП Борисенко Г.О. поддержал доводы своей апелляционной жалобы.

Представитель ИП Костиной М.А. против удовлетворения апелляционной жалобы, при этом пояснил, что о том, что словесное обозначение GALOLBО использовалось ответчиком до регистрации истцом прав на товарный знак, ему было известно, однако поскольку ИП Борисенко Г.О. не имела гражданства РФ до 2014 года, в данном случае нельзя признать ее право преждепользования словесным обозначением GALOLBО.

Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный апелляционный суд полагает, что решение суда первой инстанции подлежит отмене по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Материалы дела свидетельствует о том, что за ИП Костиной М.А. зарегистрирован товарный знак GALOLBО (товары 14 и 25 классов МКТУ), дата приоритета - 13 декабря 2013 года, дата государственной регистрации - 25 февраля 2015 года.

Между тем, согласно ст. 1494 ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Как следует из материалов дела, приоритет товарному знаку GALOLBО был предоставлен 13 декабря 2013 года.

Однако спорное доменное имя GALOLBO.COM согласно справке, предоставленной регистратором доменных имен - ООО "Веб Решения", зарегистрировано 26 ноября 2008 года, то есть до регистрации спорного товарного знака.

При таких обстоятельствах нельзя признать обоснованным вывод суда первой инстанции о нарушении ответчиком исключительных прав истца при администрировании домена.

Регистрация спорного домена произошла задолго до регистрации истцом одноименного товарного знака, при этом, как следует из материалов дела, за ответчиком признано право авторства на словесное обозначение GALOLBO, которое состоит из начальных букв его имени, отчества и фамилии.

В связи с вышеизложенным апелляционный суд считает, что ответчик на законных основаниях использует спорный домен, а потому права истца, зарегистрировавшего свой товарный знак позже регистрации доменного имени, не могли быть нарушены.

В п. 62 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/20 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 26.03.2009 N 5/29) разъяснено, что в силу п. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право использования товарного знака принадлежит лицу, на имя которого соответствующий товарный знак зарегистрирован (правообладателю).

Следовательно, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном ст. 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном ст. 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Согласно пункту 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Материалами дела подтверждается, что ответчик использует спорное обозначение, в том числе, осуществляет администрирование доменного имени, ранее даты приоритета товарного знака истца, о чем ИП Костиной М.А. было известно.

С учетом указанного обстоятельства арбитражный апелляционный суд полагает, что права истца ответчиком не нарушены, при этом истец при регистрации товарного знака допустил злоупотребление правом по ст. 10 ГК РФ.

Что касается довода истца о том, что гражданство получено Борисенко Г.О. только в 2014 году, то данное обстоятельство не имеет правового значения для разрешения спора, поскольку регистрация доменного имени GALOLBO.COM и его использование осуществлялось и осуществляется на территории Российской Федерации.

Учитывая все вышеизложенное, арбитражный апелляционный суд полагает, что решение суда первой инстанции подлежит отмене в части удовлетворенных требований, поскольку суд при разрешении спора не принял во внимание дату регистрации доменного имени и не исследовал связанные с этим обстоятельства использования ответчиком доменного имени ранее регистрации товарного знака истцом.

Что касается довода ответчика о том, что ИП Борисенко Г.О. не была извещена о дате и времени и месте судебного заседания, то арбитражный апелляционный суд не может с ним согласиться.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд.

Лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

Материалы дела свидетельствуют, что определение о принятии искового заявления к производству было направлено ИП Борисенко Г.О. по адресу ее регистрации, что ответчиком не оспаривается.

Данное отправление возвращено в суд с пометкой "истек срок хранения".

В соответствии с п. 34 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31 июля 2014 года N 234, при неявке адресата за почтовым отправлением в течение 5 рабочих дней после доставки первичного извещения ему доставляется и вручается под расписку вторичное извещение.

Возвращенное организацией почтовой связи за истечением срока хранения заказное письмо с копией определения о принятии искового заявления к производству, направлявшееся судом первой инстанции по месту нахождения ответчика, содержит отметки организации почтовой связи о доставке ответчику первичного и повторного извещений о поступлении заказного письма.

Таким образом, ИП Борисенко Г.О. считается надлежащим образом извещенной о времени и месте судебного заседания.

При таких обстоятельствах оснований для отмены решения суда первой инстанции по процессуальным основаниям не имеется.

Руководствуясь статьями 266, 268, ч.2 ст. 269, ст. 271, п.1 ч.1 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 21 марта 2016 года по делу N А41-81997/15 отменить в части удовлетворения требований индивидуального предпринимателя Костиной Марии Алексеевны о запрете индивидуального предпринимателю Борисенко Галине Олеговне использовать обозначение, сходное с товарным знаком GALOLBO в сети Интернет, в том числе в доменном имени GALOLBO.COM, а также в части взыскания компенсации в размере 300 000 руб. и расходов по оплате госпошлины в сумме 13 800 руб.

В удовлетворении данных требований отказать.

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Костиной Марии Алексеевны в пользу индивидуального предпринимателя Борисенко Галины Олеговны расходы по оплате госпошлины по апелляционной жалобе в размере 3 000 руб.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок.

Председательствующий

С.А. Закутская

Судьи

В.П. Мизяк Е.Н. Короткова