Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2016 г. N 15АП-19690/15

Требование: о взыскании госпошлины и судебных издержек, о взыскании затрат, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права, о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков

Вывод суда: в удовлетворении требования отказано, решение суда первой инстанции отменено

город Ростов-на-Дону

27 мая 2016 г.

дело N А32-20311/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 04 мая 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 мая 2016 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ильиной М.В.,

судей Мисника Н.Н., Фахретдинова Т.Р.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Цушко И.Э.,

при участии:

от истца - Бежан Андрей Викторович по доверенности от 07.04.2015;

от ответчика - Малай Ольга Николаевна по доверенности от 22.06.2015, директор Токаренко Андрей Анатольевич,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Борей"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 29.09.2015 по делу N А32-20311/2015, принятое в составе судьи Пристяжнюка А.Г.,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Краснодарский компрессорный завод" (ОГРН 1082311007569/ ИНН 2311112293)

к обществу с ограниченной ответственностью "Борей" (ОГРН 1092308003919/ ИНН 2308157470)

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Краснодарский компрессорный завод" (далее - ООО "Краснодарский компрессорный завод", истец) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Борей" (далее - ООО "Борей", ответчик) о признании действий ответчика, выразившихся в использовании на сайте ООО "Борей" зарегистрированного товарного знака СДА, без согласия правообладателя, нарушением антимонопольного законодательства; запрете ответчику использовать в предложениях о продаже, объявлениях, на вывесках, в рекламе, на документах, связанной с введением в гражданский оборот товаров, обозначения СДА; обязании ответчика прекратить использование информации, содержащейся на сайте ООО "Борей" и нарушающую права истца без получения разрешения в установленном законом порядке; взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав в размере 5000000 рублей, а так же понесенные истцом судебные расходы.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 29.09.2015 ООО "Борей" запрещено использовать в предложениях о продаже, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, на документации, связанной с введением в гражданский оборот товаров с обозначением СДА. Суд обязал ООО "Борей" прекратить использование информации, содержащейся на сайте ООО "Борей" с обозначением товарного знака СДА. С ООО "Борей" в пользу ООО "Краснодарский компрессорный завод" взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 50000 рублей, а так же судебные расходы понесенные истцом в размере 8000 рублей. В остальной части иска отказано.

ООО "Борей" обратилось с апелляционной жалобой в установленном гл. 34 АПК РФ порядке, просило отменить решение суда, в иске отказать. Жалоба мотивирована тем, что решение суда основано на том, что факт использования ответчиком товарного знака СДА был установлен протоколом осмотра и исследования вещественных доказательств от 27.01.2015 г. составленного Симоненко О.О. врио нотариуса Краснодарского нотариального округа Мокрушиной М.А., из которого следует, что на одной из страниц сайта ООО "Борей" http://borey.pulscen.ru ООО "Борей" предлагал к продаже азотные передвижные компрессорные станции СДА, используя товарный знак СДА. При правовом анализе протокола осмотра письменных доказательств, находящегося в материалах судебного дела судом не учтено, что в протоколе осмотра письменных доказательств нотариусом зафиксировано следующее: в Приложении N 1 не указано на товарный знак СДА, а указано наименование товара: Компрессоры воздушные, Компрессор 2ВМ4-15/25М2, Компрессорное оборудование, Запчасти к компрессорам промышленного назначения, Передвижные компрессорные станции, Стационарный поршневой газовый компрессор зГП-20/8, Устройства подачи сжатого воздуха, Компрессоры передвижные, Запасные части к компрессорам, Компрессор поршневой ЗГП-12/35, Стационарный поршневой газовый компрессор 2ГМ2,5-4/5С, Стационарный поршневой газовый компрессор 2ГП-2/220-М, Азотная передвижная компрессорная станция СДА-5/101 на автошаси, Стационарный поршневой воздушный компрессор 4ВМ2,5-14/71, Стационарный поршневой воздушный компрессор ВПЗ-20/9. В Приложении N 2 не указано на товарный знак СДА, а указано наименование товара: Компрессор 202ВМ4-12/65М2, Компрессор 2ВМ, Компрессор 2ВМ4-13/71, Компрессор 2ВМ4-15/25СМ1, Компрессор 2ВМ4-15/25М2, Компрессор 2ВМ4-24/9, Компрессор 2ВМ4-24/9С, Компрессор 2ВМ4-27/9, Компрессор 2ВМ4-27/9С, Компрессор 2ВМ4-54/3, Компрессор 2ВМ4-54/ЗС, Компрессор 2ВМ4-8/401, Компрессор 2ВМ4-8/401, Компрессор 2ВМ4-9,6/161М2, Компрессор 302ВП-10/8-М, (компрессор 305ВП-16/70, Компрессор 305ВП-20/35, Компрессор 305ВП-30/8, Компрессор 305ВП-40/3, Компрессор ЗС2ВП-10/8-М. В Приложении N 3 не указано на товарный знак СДА, а указано наименование товара: Стационарный поршневой газовый компрессор 2ГП-2/220-М, Стационарный поршневой зовый компрессор 2ГП-4/5, Стационарный поршневой газовый компрессор 2ГП-6/18, Стационарный поршневой газовый компрессор ЗГП-12/35, Стационарный поршневой газовый компрессор ЗГП-20/8, Стационарный поршневой зовый компрессор ЗГП-5/220, Стационарный поршневой газовый компрессор 4ВМ2,5-28/9С, Стационарный поршневой компрессор 2ГМ2,5-5/200С, Устройство подачи сжатого воздуха, Азотная передвижная компрессорная станция ГДА-10/101 на автошасси ЯСУ, Азотная передвижная компрессорная станция СДА-10/251 на автошасси ЯСУ, Азотная передвижная компрессорная станция СДА-5/101 на автошасси, Азотная передвижная компрессорная станция СДА-5/220 на автошасси, Компрессорная станция 1-УВЖС-1, Компрессорная станция 1-УВЖС-2, Компрессорная станция 1-УВЖС-З, Компрессорная станция НД-18/101 на салазках ЯСУ, Компрессорная станция НД-18/251 на салазках ЯСУ, Компрессорная станция НД-19/9 на салазках, Компрессорная станция НД-9/101 на салазках. В Приложении N 4 не указано на товарный знак СДА, а указано наименование товара: Азотная передвижная компрессорная станция СДА-10/251 на автошасси ЯСУ, Азотная передвижная компрессорная станция СДА-I 10/101 на автошасси ЯСУ, Азотная передвижная компрессорная станция СДА-5/101 на автошасси. Таким образом, при принятии решения судом не учтено, что указывая на факт использования ООО "Борей" товарного знака СДА, намерения использовать азотные передвижные компрессорные станции, маркированный товарным знаком СДА, у ООО "Борей" не было. Более того ООО "Борей" во всех документах применял условное обозначение, позволяющее идентифицировать конкретные азотные передвижные компрессорные станции по видам, используя фразу не СДА, а используя фразу СДА-5/101 на автошасси, СДА-10/101 на автошасси ЯСУ, СДА-10/251 на автошасси ЯСУ, СДА-5/101 на автошасси, СДА-5/220 на автошасси, СДА-10/251 на автошасси ЯСУ с указанием в дальнейшем конкретных классификаций СДА, для которых они предназначены. Фраза СДА-5/101 на автошасси, СДА-10/101 на автошасси ЯСУ, СДА-10/251 на автошасси ЯСУ, СДА-5/101 на автошасси, СДА-5/220 на автошасси, СДА-10/251 на автошасси ЯСУ в дальнейшем с конкретными цифровыми классификациями станций, для которых они предназначены, носит информационный характер и не может быть расценена в качестве названия самих азотных передвижных компрессорных станций или в качестве маркировки их чужим товарным знаком, поэтому такая фраза не может повлечь вывод о незаконном использовании товарного знака. Иное фактически означало бы лишение возможности изготавливать принадлежности для товаров другого лица, т.к. производитель таких принадлежностей не смог бы давать необходимую информацию относительно предназначения, способов использования своего товара. При принятии решения судом не учтено, что отсутствие обозначения азотных передвижных компрессорных станций - СДА-5/101 на автошасси, СДА-10/101 на автошасси ЯСУ, СДА-10/251 на автошасси ЯСУ, СДА-5/101 на автошасси, СДА-5/220 на автошасси, СДА-10/251 на автошасси ЯСУ позволяющего определить конкретные азотные передвижные компрессорные станции, сделало бы невозможным дальнейшую реализацию товара, поскольку исключало бы возможность выбора конкретной модели станции. Иное условное обозначение моделей компрессорных станций не исключает необходимости ссылки на наименование и модель компрессорной станции. Как установлено материалами дела, словесное обозначение СДА, состоящее из трёх заглавных букв, указанное в свидетельстве истца и словесное обозначение СДА СДА-5/101 на автошасси, СДА-10/101 на автошасси ЯСУ, СДА-10/251 на атошасси ЯСУ, СДА-5/101 на автошасси, СДА-5/220 на автошасси, СДА-10/251 на автошасси ЯСУ, указанное на сайте ittp://borey.pulscen.ru, которое идентифицирует принадлежность к конкретным моделям азотных передвижных компрессорных станций являются иными по отношению друг к другу. Следовательно, использование на сайте иного наименования, чем в свидетельстве не может признаваться фактом использования чужого товарного знака. Не дана оценка доводам ответчика о том, что словесный товарный знак СДА за N 491975 по заявке N 2011710210 с приоритетом от 05 апреля 2011 года был зарегистрирован 17 июля 2013 года на имя общества с ограниченной ответственностью "Краснодарский Компрессорный Завод", 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, пр. Репин, 20, оф. 43 в отношении товара 07 класса МКТУ. В соответствии с данными свидетельства N 491975 в качестве товарного знака было зарегистрировано буквенное обозначение "СДА", однако Приказ Роспатента от 05.03.2003 N 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" указывает на то, что в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объёмные обозначения и их комбинации. Однако товарный знак СДА не относится ни к словесным обозначениям, т.е. не содержит начальные слоги составляющих слов, не содержит аббревиатуру, не содержит вымышленное слово, не является производным от какого-либо слова, не является аббревиатурой слов, не относится к сочетанию букв, имеющие словесный характер, не относится к словосочетаниям, не относится к предложениям, а является буквенным обозначением. Более того, по сведениям Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ), принятой в г.Ницце 15.06.1957 г. Класс 07 не содержит в себе понятие/слово и значение СДА, т.е. не имеет никакого словесного характера. При принятии решения, судом не учтены представленные ООО "Борей" в судебном заседании в материалы дела документы, свидетельствующие о том, что ещё до даты приоритета - 05 апреля 2011 года многочисленные машиностроительные (компрессорные) заводы по России разрабатывали компрессорные передвижные станции, в наименование которых также входили три буквы СДА.

Начиная с 80-х годов 20-го века ОАО "Компрессорный завод" г. Краснодар разрабатывал различные модели компрессорных передвижных станций СДА.

-в 1983 году ВНИИкомпрессормаш разработал КОРПУС СДА (43.42.87.015.11.10.000 СБ). В судебном заседании в материалы дела ООО "Борей" предоставил сборочный чертёж ВНИИкомпрессормаш (Инв. N 75-394, дата принятия к инвентарному учёту 05.09.1984 г.), где разработчиком являлся сотрудник Жаронкин, конструкторами являлись Шкурко и Станкевич, о чем свидетельствуют, в том числе их собственноручные подписи.

-в 1984 году ВНИИкомпрессормаш разработал КОРПУС СДА (43.42.87.015.01.01.101). В судебном заседании в материалы дела ООО "Борей" предоставил чертёж Корпуса ВНИИкомпрессормаш (Инв. N 75-23, дата принятия к инвентарному учёту 04.09.1984 г.), где разработчиком являлся сотрудник Балацкий, конструкторами являлись Халинов и Станкевич, о чем свидетельствуют, в том числе их собственноручные подписи.

* в 1984 году ВНИИкомпрессормаш разработал СТАНЦИЮ КОМПРЕССОРНУЮ СД-9/101 (43.42.87.015.00.00.000). В судебном заседании в материалы дела ООО "Борей" предоставил документацию из архива ВНИИкомпрессормаш (Инв. N 75-2, дата принятия к инвентарному учёту 04.08.1984 г.), где разработчиком являлся сотрудник Коваль, конструкторами являлись Шкурко и Тамбовцева, о чем свидетельствуют, в том числе их собственноручные подписи.

* в 1984 году ВНИИкомпрессормаш разработал макет жестяной Таблички к СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНОЙ СД-9/101 У1 (43.42.87.015.00.00.012) по ГОСТ 17718-72. В судебном заседании в материалы дела ООО "Борей" предоставил чертёж Таблички ВНИИкомпрессормаш (Инв. N 75-12, дата принятия к инвентарному учёту 04.08.1984 г.), где разработчиком являлся сотрудник Коваль, конструкторами являлся Шкурко, о чем свидетельствует, в том числе его собственноручная подпись.

* в 2000 году ОАО "Краснодарский компрессорный завод" разработал РАМУ СДА-5/101 14 СБ 15 СБ. В судебном заседании в материалы дела ООО "Борей" предоставил сборочный чертёж РАМы ОАО "Краснодарский компрессорный завод" (Инв. N 126-30, дата принятия к инвентарному учёту 17.10.2000 г.), где разработчиком являлся сотрудник Цапка, конструкторами являлись сотрудники Авхименко и Будяков, о чем свидетельствуют, в том числе их собственноручные подписи.

* в 2001 году ОАО "Краснодарский компрессорный завод" разработал РАМУ СДА-5/101 2 СБ. В судебном заседании в материалы дела ООО "Борей" предоставил сборочный чертёж РАМы ОАО "Краснодарский компрессорный завод" (Инв. N 125-22, дата принятия к инвентарному учёту 18.10.2001 г.), разработчиком являлся сотрудник Горбенко,конструкторами являлись сотрудники Семка и Шаура, о чем свидетельствуют, в том числе их собственноручные подписи.

* ОАО "Краснодарский компрессорный завод" к РАМе СДА-5/101 1-3-2 СБ разработал ДЕТАЛИ: Уголок (СДА-5/101 1-3-2-1), Уголок (СДА-5/101 1-3-2-2), Пластину (СДА-5/101 1-3-3), Пластину (СДА-5/101 1-3-2-4), Платик (СДА-5/101 1-3-2-8), Полосу (СДА-5/101 1-3-2-9). судебном заседании в материалы дела ООО "Борей" предоставил архивную документацию (первичное применение СДА-5/101 1-3 СБ СП) ОАО "Краснодарский компрессорный завод" (Инв. N 125-23, дата принятия к инвентарному учёту 18.10.2001 г.), где разработчиком являлся сотрудник Горбенко, конструкторами являлся сотрудник Шаура, о чем свидетельствует, в том числе его собственноручная подпись.

* в 2001 году ОАО "Краснодарский компрессорный завод" разработал РАМУ СДА-5/101 -2 СБ Сп и РАМУ предоставил СДА-5/101 1-4 СБ СП: 1-5 СБ СП. В судебном заседании в материалы дела ООО "Борей" архивную документацию (первичное применение СДА-5/1011) ОАО "Краснодарский компрессорный завод" (Инв. N 125-31, дата принятия к инвентарному учёту 18.10.2001 г.), где разработчиком являлся сотрудник Цапко, конструкторами являлись сотрудники Будяков и Авхименко, о чем свидетельствует, в том еле их собственноручные подписи.

* В предоставленной ООО "Борей" архивной документации ОАО "Краснодарский мпрессорный завод" указано, что к РАМе СДА-5/101 1-4 СБ СП: 1-5 СБ СП разработал ТАЛИ: Балка (СДА-5/101 1-4-1), Балка (СДА-5/101 1-4-2), Балка (СДА-5/101 1-4-3), Полка ДА-5/101 1-4-4), Полка (СДА-5/101 1-4-5), Полка (СДА-5/101 1-4-6), Полка (СДА-5/101 1-4-Лист (СДА-5/101 1-4-8), Уголок (СДА-5/101 1-4-9), Уголок (СДА-5/101 1-4-10).

* в 2003 году ОАО "Краснодарский компрессорный завод" разработал СТАНЦИЮ КОПРЕССОРНУЮ СДА-10/251 (первоначально СДА-10/251 СБО), на КрАЗ 65053, ОСТ 26.020-80 и СТАНЦИЮ КОМПРЕССОРНУЮ СДА-10/251 СБ О А, на КамАЗ 53228-02. Самостоятельно проверял герметичность резьбовых соединений, сварных швов водопровода, производил консервацию цилиндров компрессора в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

* В судебном заседании в материалы дела ООО "Борей" предоставил сборочный чертёж СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНОЙ СДА-10/251 (первоначально СДА-10/251 СБО), на КрАЗ 53, ГОСТ 26.020-80 и СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНОЙ СДА-10/251 СБ О А, на КамАЗ S3228-02 ОАО "Краснодарский компрессорный завод" (Инв. N 138-16, дата принятия к инвентарному учёту 13.07.2004 г.), где разработчиком являлся сотрудник Кошаков, конструкторами являлись сотрудники Шаура и Перепичаев, о чем свидетельствуют, в том числе их собственноручные подписи.

* в 2003 году ОАО "Краснодарский компрессорный завод" разработал макет жестяной аблички к СДА-10/251 по ГОСТ 13345-85. В судебном заседании в материалы дела ООО "Борей" предоставил чертёж Таблички ОАО "Краснодарский компрессорный завод" (Инв. N 138-18, дата принятия к инвентарному учёту 13.07.2004 г.), где разработчиком являлся сотрудник Кошаков, конструкторами являлись сотрудники Шаура и Перепичаев, о чем свидетельствуют, в том числе их собственноручные подписи.

* -в 2003 году ООО "Уфимский компрессорный завод", г. Уфа разработало СТАНЦИЮ КОМПРЕССОРНУЮ ПЕРЕДВИЖНУЮ СДА - 10/251-М (СДА-10/251-М СА РЭ). В судебном заседании в материалы дела ООО "Борей" предоставил руководство по эксплуатации.

* - в 2006 году ОАО "Компрессорный завод" г. Краснодар официально разработало новые модели: СТАНЦИИ КОМПРЕССОРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ СДА-5/101 на автошасси, СДА-/220 на автошасси, СДА-10/101, СДА-10/251, СДА-20/251 и предоставил указанные модели широкому кругу потребителей. Сертификат соответствия No. РОСС RU.AJl 45.В01633. судебном заседании в материалы дела ООО "Борей" предоставил сведения 2006 года с сайта www.kosma-yug.ru).

* в 2008 году ОАО "Компрессорный завод "Борец" получило сертификат соответствия N C-RU.AB28.B.00823 TP 0528721 о том, что Станции компрессорные передвижные СД, НД, СДА, НДМ (ТУ 3643-003-00217745-97, ТУ 3643-009-00217745-2002) соответствует требованиям технического регламента "О безопасности машин и оборудования", в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 г. N 753. В судебном заседании в материалы дела ООО "Борей" предоставил указанный сертификат.

Таким образом, в материалах дела имеются документы, подтверждающие, что истец знал об участии в разработке или производстве различных модификаций компрессорных передвижных станций, в наименовании которых содержаться три буквы СДА не только ООО "Борей", но и иных лиц до регистрации на свое имя товарного знака из трёх букв СДА. Следовательно, ещё до даты приоритета 05 апреля 2011 года разработчики азотных компрессорных передвижных станций содержащие в наименовании видов компрессорных станций три буквы СДА официально предоставили широкому кругу потребителей по России и за рубежом разные модели компрессорных передвижных станций, именуемые в обиходе общим обозначение "СДА", а далее фраза содержит идентифицирующее значение. Более того обозначение СДА распространяет своё действие на все компрессорные передвижные станции, с различной производительностью, мощностью привода л.с, в том числе и на те передвижные станции, которые ООО "Краснодарский компрессорный завод" не разрабатывает. При принятии решения, также судом не учтены представленные ООО "Борей" документы, свидетельствующие о том, что обозначение СДА используется не только при упоминании о компрессорных передвижных станциях, но и также обозначение СДА официально упоминается на официальных сайтах в сети Интернет. Учитывая, что ООО "Борей" исключительные права истца не нарушал, то применение нормы о взыскании судом компенсации с ООО "Борей" в пользу истца не подлежало и не подлежит применению.

ООО "Краснодарский компрессорный завод" в отзыве апелляционную жалобу не признало, указало следующее. В соответствии со ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Товары, предлагаемые к продаже ООО "Борей", и товары, производимые истцом под маркировкой СДА, являются однородными, что порождает вероятность смешения данных товаров при использовании ответчиком товарного знака СДА. Использование товарного знака СДА осуществляется ответчиком в предложении своих товаров, данный факт установлен протоколом осмотра сайта и признано истцом в ходе судебного разбирательства, что подтверждается аудиозаписями судебных разбирательств. Ответчик указывает, что судом первой инстанции не установлена принадлежность интернет-сайта ООО "Борей", однако согласно письма ООО "Издательство "Пульс Цен" сайт borey.pulscen.ru администрируется с borey-komp(S)mail.ru, с указанием контактов бухгалтера и гендиректора. Телефон директора указанный в письме ООО "Издательство "Пульс Цен" соответствует телефону директора ООО "Борей" размещенного на сайте. Кроме того, сам ответчик неоднократно признавал тот факт, что соответствующая информация размещалась на спорном сайте по его поручению, что подтверждается аудиозаписями судебного заседания, и прямо указано в тексте апелляционной жалобы. В ходе судебного разбирательства ответчик не заявлял о злоупотреблении правом, не приводил никаких доводов, не представлял доказательств. Согласно ч. 1, 2 ст. 268 АПК РФ дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, в том числе в случае, если судом первой инстанции было отклонено ходатайство об истребовании доказательств, и суд признает эти причины уважительными. В апелляционной жалобе не содержится ни ходатайства о приобщении дополнительных доказательств, ни указания причин, почему данные доказательства не были представлены суду первой инстанции, при этом в самой жалобе ответчик заявляет новые основания, которые по его мнению могут послужить отмене решения суда первой инстанции и прикладывает доказательства, не представленные суду первой инстанции, в связи с чем они не могут быть рассмотрены судом апелляционной инстанции. Кроме того, заявления ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца являются голословными, и противоречащими сложившейся судебной практике. Признаки недобросовестной конкуренции, при установлении которых суд может отказать в защите прав обладателю товарного знака, изложены в Справке по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 года N СП-21/2). Данный перечень, как следует из текста справки, является исчерпывающим. Ответчик считает возможным установить факт злоупотребления правом только на основании того, что обозначение СДА применялось до даты приоритета товарного знака истца, о чем истцу якобы заведомо было известно при получении товарного знака. В тоже время, данные обстоятельства (даже если бы они соответствовали действительности, что на самом деле не так) сами по себе не свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны правообладателя товарного знака, что неоднократно отмечал Суд по интеллектуальным правам в своих актах (Постановление от 28 октября 2015 г. по делу N А65-25801/2014, Постановление от 10.08.2О15 по делу N А25-1857/2014). Иные признаки, в соответствии с вышеприведённой Справкой, в апелляционной жалобе не указаны. В целом доводы ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца, сводятся к оспариванию правомерности регистрации истцом права на товарный знак СДА, что не входит в предмет исследования по настоящему делу.

В судебном заседании представители ответчика апелляционную жалобу поддержали.

Представитель истца апелляционную жалобу не признал.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительного права на словесный товарный знак "СДА" по свидетельству Российской Федерации N 491975 с датой приоритета от 05.04.2011 и сроком действия до 05.04.2021.

В обоснование исковых требований истец указал, что ему стало известно о нарушении его прав ответчиком путем предложения к продаже на одной из страниц сайта http://www.borey.pulscen.ru/ азотных передвижных компрессорных станций "СДА", в подтверждение чего истцом представлен протокол осмотра и исследования вещественных доказательств от 27.01.2015, составленный Симоненко О.О., временно исполняющей обязанности нотариуса Краснодарского нотариального округа Мокрушиной М.А.

Ссылаясь на неисполнение ответчиком содержащихся в претензии от 05.05.2015 требований о прекращении незаконного использования товарного знака, истец обратился в арбитражный суд с указанными исковыми требованиями.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со статьей 1250 Кодекса интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Пунктом 1 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 этой статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 62 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума N 5/29) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса (второй абзац пункта 62).

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (третий абзац пункта 62 постановления Пленума N 5/29).

В силу пункта 9 статьи 4 Федерального закона "О защите конкуренции" действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации, квалифицируются как недобросовестная конкуренция.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Кроме того, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака иным лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения.

Оценив представленные в дело доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции установил, что еще до даты приоритета спорного товарного знака (05.04.2011), а именно с июля 2009 года ответчик использовал сходное обозначение в качестве сокращенного наименования компрессорной передвижной азотной станции (СДА-10/251, СДА-5/220, СДА5/101) при заключении договора поставки N 127/7-09 с ООО "THETIS", электронной перепиской с контрагентами, товарными накладными на поставку запчастей к СДА (л.д.94-106 т.3, л.д.2-9, 12-24 т.4).

Представленными в материалы дела техническими условиями, разрешительной документацией, сертификатами соответствия, договорами поставки, накладными на передачу товара, подтверждается использование с 2001 года обозначения СДА различными юридическими лицами при разработке и реализации передвижных компрессорных станций. Кроме того, в материалы дела представлены чертежи на разработку станции компрессорной СДА ОАО "Компрессорный завод" г.Краснодар, правопреемником которого истец не является, иное не доказано. О фальсификации доказательств в порядке ст. 161 АПК РФ истцом не заявлено. Доказательства разработки истцом до 2001 года обозначения "СДА" не представлены.

По результатам оценки представленных в дело доказательств, учитывая не оспоренную и не опровергнутую документально истцом, приобретенную среди потребителей известность обозначения "СДА", суд апелляционной инстанции приходит к выводу об осведомленности истца на момент подачи заявки на регистрацию обозначения "СДА" в качестве товарного знака о том, что данное наименование использовалось иными лицами, в том числе ответчиком, для индивидуализации передвижных компрессорных станций различных модификаций.

С учетом данного обстоятельства, принимая во внимание, что истец не предпринимал действий по созданию товарного знака, а использовал получившую распространение и узнаваемость сокращенную аббревиатуру "СДА", действия истца по регистрации этого товарного знака свидетельствуют о недобросовестном поведении, направленном исключительно на устранение присутствия третьих лиц на рынке определенного товара.

В силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ указанные обстоятельства являются основанием для отказа истцу в удовлетворении заявленного им иска.

Судебные расходы относятся на истца в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 29.09.2015 по делу N А32-20311/2015 отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Краснодарский компрессорный завод" (ОГРН 1082311007569/ ИНН 2311112293) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Борей" (ОГРН 1092308003919/ ИНН 2308157470) 3000 рублей расходов по государственной пошлине.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

М.В. Ильина

Судьи

Н.Н. Мисник Т.Р. Фахретдинов