Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 8 июня 2016 г. N 09АП-19649/16

г. Москва

08 июня 2016 г.

Дело N А40-72694/14

Резолютивная часть постановления объявлена 26 мая 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 08 июня 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.И. Трубицына,

судей Д.В. Пирожкова, Е.Б. Расторгуева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.В. Фоминым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Двин" на решение Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2016 по делу N А40-72694/14, принятое судьёй Матюшенковой Ю.Л., по иску ООО "БилдСти" к ООО "Двин" о защите исключительных прав на полезную модель,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - Шевченко С.Л. (доверенность от 25.04.2016), Рыбина Л.Д. (доверенность от 25.04.2016),

от ответчика - Ермакова Е.А., Хохоев А.П. (доверенность от 04.12.2015),

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен обществом с ограниченной ответственностью "БилдСити" (далее - истец) к обществу с ограниченной ответственностью "ДВИН" (далее - ответчик) о защите исключительных прав на полезную модель.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22.09.2014, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.12.2014, в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 31.03.2015 решение от 22.09.2014 и постановление от 30.12.2014 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Суд кассационной инстанции указал, что объем использования полезной модели ответчиком, в пределах которого за ним признается право послепользования, судами не установлен; выводы судов о совершении необходимых приготовлений и начале серийного производства продукции, в отсутствие доказательств создания необходимой для этого совокупности условий технического, организационного, финансового, кадрового и иного характера, не обоснованы; выводы суда первой инстанции об отсутствии использования ответчиком всех признаков независимого пункта формулы полезной модели и о принадлежности ответчику права послепользования являются противоречивыми; при распределении бремени доказывания необходимо исходить из того, что именно ответчик обязан доказать наличие всей совокупности условий для подтверждения наличия у него права послепользования.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2016 иск удовлетворен: ответчику запрещено совершать действия, нарушающие исключительные права истца на полезную модель, охраняемую патентом RU 62501, в том числе производство, хранение, рекламу, предложение о продаже и продажу полотенцесушителей модели "F" тип водяной различных типоразмеров, а также их введение в гражданский оборот в любой форме на территории Российской Федерации без разрешения истца.

Суд первой инстанции сослался на статью 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации и указал, что в продукции ответчика использован каждый признак независимого пункта формулы по патенту на полезную модель RU 62501; использование каждого признака, приведенного хотя бы в одном пункте формулы, достаточно для установления факта использования полезной модели. Представленные ответчиком доказательства не подтверждают с достаточной степенью полноты и достоверности факт производства им полотенцесушителей; заявленный ответчиком объем производства в период послепользования - 3 303 шт. в год документально не подтвержден.

Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшийся по делу судебный акт отменить, принять новый судебный акт.

Податель апелляционной жалобы указал на несоответствие выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела. По мнению заявителя, ответчиком представлены достаточные доказательства, подтверждающие начало серийного производства им полотенцесушителей в период послепользования, ссылается на предмет договоров, представленных им в дело, заключенных с третьими лицами, согласно которому ответчик принял на себя обязательство не только передать в собственность покупателю полотенцесушители, но и изготовить их. Настаивает на том, что при определении объема использования технического решения необходимо учитывать возможности реализации этого технического решения всеми ресурсами ответчика, как если бы они все использовались только для выпуска изделий на его основе. Утверждает, что ответчик не использует второй независимый пункт спорной полезной модели, следовательно, суд не вправе запрещать использование патента в объеме формулы полезной модели.

В отзыве на апелляционную жалобу содержатся возражения истца на доводы жалобы.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, в иске отказать.

Представитель истца возражал по доводам, изложенным в жалобе, просил решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2016 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, что истец является правообладателем патента RU 62501 на полезную модель "Полотенцесушитель и элемент для отвода воздуха". Истцом на рынке сбыта подобной продукции в 2014 году обнаружено, что ответчик без согласия истца вводит в гражданский оборот полотенцесушители, которые полностью повторяют конструкцию полотенцесушителя, охраняемого патентом на полезную модель RU 62501.

Изложенные выше фактические обстоятельства ответчиком не оспариваются.

Вместе с тем, истцом не оспаривается, что спорный патент дважды прекращал свое действие: с 03.11.2007 по 20.11.2009 и с 03.11.2010 по 20.04.2013; на основании пункта 3 статьи 1400 Гражданского кодекса Российской Федерации ответчик был вправе начать использование патента в период прекращения правовой охраны (право послепользования).

Судом первой инстанции сделан правильный вывод о том, что ответчиком не представлено надлежащих доказательств объема производства продукции в период послепользования.

Доводы апелляционной жалобы подлежат отклонению ввиду следующего.

Как указал суд кассационной инстанции, существенное значение по настоящему спору имеет объем использования полезной модели в период послепользования, при этом объем использования, в том числе необходимые для использования приготовления, подлежит доказыванию ответчиком.

В качестве доказательств объема правомерного использования им полезной модели ответчик представил договоры с третьими лицами на поставку полотенцесушителей, товарные накладные, счета на оплату, таблицу по реализации полотенцесушителей в период послепользования.

Суд апелляционной инстанции отмечает, что все доказательства, представленные ответчиком, относятся к факту реализации полотенцесушителей, а сама по себе реализации продукции не свидетельствует об использовании спорной полезной модели при изготовлении продукции именно ответчиком.

Ссылка заявителя жалобы на то обстоятельство, что в представленных им договорах ответчик принял на себя обязательство изготовить и передать покупателям полотенцесушители, также не может являться бесспорным доказательством использования именно ответчиком полезной модели при изготовлении продукции, поскольку в представленных договорах поставки отсутствуют условия о том, что продавец (ответчик) должен изготовить полотенцесушители сам, отсутствуют иные характерные для договора подряда условия, если бы ответчик принял на себя обязательство изготовить по заказу покупателя определенную продукцию своими силами.

Довод ответчика о необходимости принимать во внимание все имеющиеся у него ресурсы также подлежит отклонению, поскольку представленные ответчиком доказательства, перечисленные выше, могут свидетельствовать о наличии у него определенных ресурсов по сбыту продукции, но не по производству ее.

Ответчиком не приняты во внимание указания Суда по интеллектуальным правам, из которых следует, что о совершении необходимых приготовлений и начале серийного производства продукции могут свидетельствовать доказательства создания необходимой для этого совокупности условий технического, организационного, финансового, кадрового и иного характера (наличие производственных помещений и производственных мощностей, оборудования, складов, приобретение материалов, необходимых для изготовления продукции, и т.д.).

Таких доказательств ответчиком не представлено. В суде апелляционной инстанции представитель ответчика пояснил, что не располагает такими доказательствами.

Довод апелляционной жалобы о том, что ответчик не использует второй независимый пункт спорной полезной модели, следовательно, у суда не имелось правовых оснований запрещать ответчику использовать оба независимых пункта формулы полезной модели, не основан на действующем законодательстве и фактических обстоятельствах.

Так, обжалуемым решением суд запретил ответчику совершать действия, нарушающие исключительные права истца на полезную модель, охраняемую патентом RU 62501, в целом, без разделения на независимые пункты формулы полезной модели. Решение в данной части соответствует требованиям пункта 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации и толкованию судом кассационной инстанции данной нормы материального права, содержащему в постановлении от 31.03.2015 по настоящему делу, согласно которому для установления факта использования полезной модели в продукте (полотенцесушители) ответчика необходимо установить наличие в этом продукте каждого признака, приведенного хотя бы в одном независимом пункте формулы.

Таким образом, оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам жалобы, а также безусловных, предусмотренных частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2016 по делу N А40-72694/14 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.И. Трубицын

Судьи

Д.В. Пирожков Е.Б. Расторгуев