Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 июня 2016 г. N 11АП-7675/16

г.Самара

23 июня 2016 г.

Дело N А49-14142/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 22 июня 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 июня 2016 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Карпова В.В. судей Морозова В.А. и Туркина К.К., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Охранная техника" на решение Арбитражного суда Пензенской области от 13 апреля 2016 года по делу N А49-14142/2015 по иску закрытого акционерного общества "Центр специальных инженерных сооружений Научно - исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники" (ОГРН 1025801363202, ИНН 5836616881) к обществу с ограниченной ответственностью "Охранная техника" (ОГРН 1145838011010, ИНН 5838010655) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака и компенсации за нарушение исключительного права на фотографическое произведение, принятое судьей Бочковой Е.Н.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сергеевым А.Ю.,

при участии в судебном заседании:

от истца: Плешаков П.А. - представитель (доверенность от 18.04.2016);

от ответчика: Гришина М.А. - представитель (доверенность N 1600 от 28.12.2015),

установил:

Закрытое акционерное общество "Центр специальных инженерных сооружений Научно - исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники"" (далее ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ", истец) обратилось в Арбитражный суд Пензенской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Охранная техника" (далее ООО "Охранная техника", ответчик) о взыскании денежной компенсации за незаконное использование товарного знака "МАХАОН" в размере 400000 руб. и компенсации за нарушение исключительного права на фотографическое произведение в размере 50000 руб.

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 13.04.2016 в редакции определения об исправлении арифметической ошибки и описки исковые требования удовлетворены частично. Суд взыскал с ответчика в пользу ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ" компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 200000 руб. и компенсацию за нарушение исключительных прав на фотографическое произведение в сумме 50000 руб. В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения. Судебные расходы отнесены на истца и ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что протоколом от 27.11.2015 осмотра веб-сайта, принадлежащего ответчику, составленного нотариусом, установлено наличие фотографического произведения с изображением армированной колючей ленты, представляющей собой объемную спиралевидную конструкцию, и текстовой информации - предложение о продаже продукции - заграждений серии "МАХАОН-стандарт". Истец является правообладателем товарного знака "МАХАОН", представленными доказательствами подтверждается, что спорное фотографическое произведение является служебным, обладателем исключительного права на которое является ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ".

Суд первой инстанции, изучив условия дилерского договора от 22.06.2009 N Д-132/2009, заключенного сторонами, пришел к выводу, что указанным договором исключительные права на использование товарного знака "МАХАОН" и спорного фотографического произведения с изображением армированной колючей ленты производства истца ответчику не переданы. Иные доказательства, подтверждающие правомерность использования ответчиком товарного знака истца и спорной фотографии, в материалы дела не представлено.

Суд первой инстанции критически оценил ссылку ответчика на осуществление им рекламной деятельности по продвижению товара истца, поскольку соблюдение законодательства о рекламе не освобождает ответчика от соблюдения запрета на нарушения исключительных прав истца на спорное фотографическое произведение и чужой товарный знак. Суд пришел к выводу, что в отсутствие разрешения на использование принадлежащего истцу товарного знака ответчик не имел права в предложении о продаже продукции указывать зарегистрированный за иным лицом товарный знак, сходный с товарным знаком истца на своем интернет-сайте, что является самостоятельным нарушением исключительных прав правообладателя.

Суд первой инстанции, исследовав вопрос о сходстве до степени смешения товарного знака "МАХАОН", исключительные права на которые принадлежат истцу, и термина "Махаон - стандарт", используемого ответчиком на своем сайте в сети Интернет в отношении продукции, которая является аналогичной той, которою производит истец и в отношении которой зарегистрирован товарный знак "МАХАОН", пришел к выводу о доказанности факта нарушения исключительных прав, принадлежащих истцу. Оценив факт и обстоятельства размещения спорного фотографического произведения на сайте ответчика, суд установил, что исключительные права истца на фотографию были нарушены, поскольку фотография была доведена до всеобщего сведения в отсутствие разрешения правообладателя.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что факт нарушения ответчиком исключительного права истца на товарный знак и фотографическое произведение подтвержден материалами дела.

Суд первой инстанции, исходя из того, что согласно статьям 1301, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе потребовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования произведения в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, материалами дела особая тяжесть нарушения не подтверждена, значительность размера убытков, понесенных истцом, как и сам факт их понесения, истцом не доказаны, обстоятельства неоднократности правонарушения не установлены, фактически допущенные нарушения ответчиком устранены и сайт модифицирован, и руководствуясь принципом разумности справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, счел возможным взыскать компенсацию в сумме 200000 руб. и 50000 руб. соответственно.

Ответчик с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Ответчик считает решение суда первой инстанции незаконным и необоснованным. При этом ответчик исходит из того, что вывод суда о том, что лицензионным договором исключительные права на использование товарного знака "МАХАОН" и спорного фотографического произведения с изображением армированной колючей ленты производства истца ему не переданы, необоснованным, поскольку все действия, в которых истец его обвиняет, совершены на основании и во исполнение обязательств, возникших из заключенного с истцом дилерского договора N Д-132/2009 от 22.06.2009. Размещаемая информация об изделиях истца является общеизвестной, поскольку получалась из открытых источников. Кроме того в разделе документация приложен сертификат, выданный истцом и удостоверяющий, что ответчик является официальным дилером истца на основании указанного договора и имеет право на продажу продукции предприятия.

Ответчик также исходит из того, что истец действует нелогично тому, в чем обвиняет ответчика, размещая на своем сайте информацию с использованием принадлежащего ответчику товарного знака "Forteza" (свидетельство о регистрации N 224708 от 14.10.2002). Ответчик полагает, что истец злоупотребляет правом на предъявление иска о защите исключительных прав на товарный знак, что в соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Кроме того, ответчик считает, что поскольку материалами дела особая тяжесть нарушения не подтверждена, значительность размера убытков, понесенных истцом, как и сам факт их понесения, истцом не доказаны, обстоятельства неоднократности правонарушения не установлены, фактически допущенные нарушения ответчиком устранены и сайт модифицирован, компенсация может быть взыскана лишь в минимальном размере - 10000 руб.

В судебном заседании представитель ответчика доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал и просил ее удовлетворить.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу с доводами, изложенными в жалобе, не согласился и просил оставить ее без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменения. В судебном заседании представитель истца доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, поддержал.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверяется в соответствии со статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, отзыве истца на апелляционную жалобу, выступлениях присутствующих в судебном заседании представителей сторон, арбитражный апелляционный суд установил.

ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ" является обладателем права на товарный знак в виде буквенного обозначения "МАХАОН" по свидетельству N 339395 с датой приоритета 18.10.2006 в отношении товаров (услуг) 06 класса Международной классификации товаров и услуг: заграждения из обычных металлов, каркасы строительные, конструкции стальные, ограждения защитные для дорог, ограждения решетчатые (т.1 л.д.16-17).

ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ" заключен с ООО "Охранная техника" дилерский договор N Д-132/2009 от 22.06.2009, согласно которому ООО "Охранная техника" наделено полномочиями осуществлять дилерские операции с изделиями, поставляемыми ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ", а именно ему предоставлено право льготного приобретения изделий, изготавливаемых ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ", осуществлять продажу, обеспечивать информационную поддержку и техническое сопровождение приобретаемых у ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ" изделий (т.1 л.д.69-73).

В соответствии с указанным договором истец обязался оказывать ООО "Охранная техника" содействие в продвижении своих изделий, обеспечивать его рекламной продукцией, поставлять ООО "Охранная техника" оплаченные им изделия в соответствии с заказанным количеством, ассортиментом и в согласованные сроки, резервировать изделия, при их наличии на складе готовой продукции, при поступлении заявки от ООО "Охранная техника" на поставку изделий. Ответчик, в свою очередь, обязался организовывать за свой счет рекламу, демонстрацию изделий, приобретенных у ЗАО "ЦеСИС НИКИРЭТ".

В соответствии с пунктом 8.1 договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение одного года с момента подписания. По окончании указанного срока действие договора автоматически продлевается еще на год, если не было письменного извещения любой из сторон и его прекращении или изменении не менее чем за месяц до его окончания.

Доказательства прекращения действия договора суду не представлены.

По заявлению истца нотариусом 07.11.2015 составлен протокол осмотра сайта ООО "Охранные технологии" в сети Интернет (т.1 л.д.19-28).

Согласно протоколу на веб-странице под заголовком "ИНЖЕНЕРНЫЕ ЗАГРАЖДЕНИЯ" расположено фотографическое произведение с изображением армированной колючей ленты, представляющей собой объемную спиралевидную конструкцию. Под наименованием "Общая информация" расположен информационный материал, в том числе следующего содержания: "Заграждения серии "МАХАОН-стандарт" предназначены для охраны периметра объектов различного назначения, в качестве физического препятствия, а также как элемент конструкции технических средств охраны. Ворота распашные двустворчатые "МАХАОН-стандарт". Входят в состав комплекса инженерных средств физической защиты "МАХАОН-стандарт", для пропуска транспортных средств и в качестве физического препятствия. Калитки. Входят в состав комплекса инженерных средств физической защиты "МАХАОН-стандарт" и "МЕТОЛ", для пропуска людей и в качестве физического препятствия.

Истец обратился с требованием о защите исключительных прав на товарный знак "МАХАОН", в связи с размещением ответчиком на сайте в сети Интернет обозначения сходного до степени смешения с данным товарным знаком, и исключительных прав на фотографическое произведение, являющееся служебным произведением, размещенное без его согласия ответчиком на сайте в сети Интернет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Пунктом 3 указанной статьи Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела, обозначения "МАХАОН-стандарт", сходные до степени смешения с товарным знаком истца "МАХАОН", размещены на сайте ответчика в сети Интернет в связи с исполнением ответчиком предусмотренных договором функций официального дилера истца, которому предоставлено право продажи изделий, производимых истцом, в том числе изделий, имеющих наименование "МАХАОН-стандарт".

Истец является производителем изделий: ворота распашные двустворчатые "МАХАОН-стандарт", калитка "МАХАОН-стандарт", комплект опоры заграждения "МАХАОН-стандарт", панель сварная "МАХАОН-стандарт", секция заграждения "МАХАОН-стандарт".

Объем реализации указанных изделий в 2013-2015 года указан истцом в представленной суду справке (т.2 л.д.24-31).

Согласно пункту 2.9 дилерского договора все коммерческие контакты с организациями и предприятиями истец осуществляет через ООО "Охранная техника".

В соответствии со статьей 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно указанной норме права истец не может препятствовать использованию наименования изделия, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, применительно к изделиям, которые введены в гражданский оборот с согласия истца, оформленного дилерским договором с ответчиком.

Кроме того, в соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Ответчик использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, в отношении товаров, произведенных истцом. Изделия, предлагаемые к продаже ответчиком, имеют указанные обозначения, которые им даны самим истцом. Доказательства использования обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком истца, в отношении произведенных ответчиком или третьими лицами товаров однородных с изделиями истца, суду не представлены.

Принимая во внимание, что доказательства незаконного использования ответчиком товарного знака, принадлежащего истцу, не представлены, основания для привлечения ответчика к ответственности отсутствуют.

Ответчиком на принадлежащем ему сайте размещено фотографическое произведение изделия, производимого истцом - армированной колючей ленты, представляющей собой объемную спиралевидную конструкцию.

Как следует из материалов дела, указанное фотографическое произведение создано работником истца в порядке служебного задания и исключительные права на данное произведение принадлежат истцу.

В соответствии со статьей 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных данного Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными данным Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную данным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается данным Кодексом.

Согласно пункту 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на использование фотографического произведения, размещенного на веб-сайте ответчика в сети Интернет, подтверждается служебным заданием, актом о приемки его исполнения и другими материалами дела (т.1 л.д.29-37).

Факт использования фотографического произведения ответчиком, подтверждается протоколом осмотра веб-сайта ответчика в сети Интернет от 07.11.2015, составленным нотариусом.

Доказательства, наличия согласия истца на использование фотографического изображения суду не представлены.

Принимая во внимание, что фотографическое произведение изделия истца, размещено на сайте ответчика не в связи с исполнением дилерского договора в качестве информации о производимых истцом изделиях, предлагаемых к продаже ответчиком в качестве официального дилера истца, а в качестве атрибута оформления сайта, имеет место нарушение ответчиком исключительного права истца на указанное фотографическое произведение.

В соответствии со статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных данным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 данного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Истец, обратился с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного прав на фотографическое произведение в размере 50000 руб.

В соответствии с пунктом 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/9 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В указанном пункте Постановления разъяснено, что размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Принимая во внимание, что факт нарушения исключительного права истца на принадлежащее ему фотографическое произведение доказан материалами дела, истец вправе требовать взыскания компенсации и не обязан доказывать размер причиненных ему убытков, а также, учитывая обстоятельства допущенного нарушения, арбитражный апелляционный суд считает, что основания для снижения размера компенсации, заявленной к взысканию истцом, отсутствуют.

Принимая во внимание изложенное, арбитражный апелляционный суд считает, что вывод суда о нарушении ответчиком исключительного права истца на товарный знак "МАХАОН" не соответствует обстоятельствам дела, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для изменения решения с принятием нового судебного акта о частичном удовлетворении исковых требований с отказом в удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по иску, апелляционной жалобе и судебные издержки подлежат отнесению на истца и ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Принимая во внимание, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 1333 руб. в счет возмещения расходов по государственной пошлине по иску и 2000 руб. в счет возмещения судебных издержек, а с истца в пользу ответчика 2667 руб. в счет возмещения расходов по апелляционной жалобе, суд считает необходимым произвести зачет сумм, подлежащих взысканию с каждой из сторон.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пензенской области от 13 апреля 2016 года по делу N А49-14142/2015 изменить.

Исковые требования удовлетворить частично. Расходы по государственной пошлине по иску, апелляционной жалобе и судебные издержки отнести на истца и ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Охранная техника" (ОГРН 1145838011010, ИНН 5838010655) в пользу закрытого акционерного общества "Центр специальных инженерных сооружений Научно - исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники" (ОГРН 1025801363202, ИНН 5836616881) компенсацию за нарушение исключительного права на фотографическое произведение в сумме 50000 руб., а также 666 руб. в счет возмещения судебных расходов.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

В.В.Карпов

Судьи

В.А.Морозов К.К.Туркин