Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 июня 2016 г. N 11АП-7882/16

г.Самара

29 июня 2016 г.

Дело N А55-31823/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 27 июня 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 29 июня 2016 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Карпова В.В. судей Балакиревой Е.М. и Николаевой С.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "МБ-Сервис" на решение Арбитражного суда Самарской области от 18 апреля 2016 года по делу N А55-31823/2015 по иску компании "Даймлер АГ" к обществу с ограниченной ответственностью "МБ-Сервис" (ОГРН 1156313048957; ИНН 6312153370) о признании незаконными действий, обязании прекратить незаконное использование товарных знаков, обязании удалить товарные знаки, взыскании компенсации, принятое судьей Шаруевой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сергеевым А.Ю.,

при участии в судебном заседании:

от истца: Гусева Н.П. - представитель (доверенность от 28.04.2015);

от ответчика: Башарина Е.А. - представитель (доверенность N 01 от 01.01.2016),

установил:

Компания "Даймлер АГ" (далее Компания, истец) обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МБ-Сервис" (далее ООО "МБ-Сервис", ответчик) о защите исключительных прав на товарные знаки и просила признать незаконными действия ответчика по использованию на фасаде здания и конструкциях, расположенных на прилегающей территории, по адресу: г.Самара, Московское шоссе, 24 км, дом 42, строение 2, товарных знаков, имеющих международную регистрацию по свидетельствам N 212728, N 447762, N 447765, обязать ответчика прекратить незаконное использование указанных товарных знаков, удалить товарные знаки с фасада здания и конструкций, расположенных на прилегающей территории, по адресу: г.Самара, Московское шоссе, 24 км, дом 42, строение 2, взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав на изобразительный товарный знак в виде стилизованной звезды в окружности по международной регистрации N 212728, N 447762, словесный товарный знак "Mercedes-Benz" по международной регистрации N 447765 в размере 1500000 руб.

Решением Арбитражного суда Самарской области от 18.04.2016 исковые требования удовлетворены частично. Суд признал незаконными действия ответчика по использованию на фасаде здания и конструкциях, расположенных на прилегающей территории, по адресу: г.Самара, Московское шоссе, 24 км, дом 42, строение 2, товарных знаков: изобразительный товарный знак в виде стилизованной звезды в окружности по международной регистрации N 212728, N 447762, словесный товарный знак "Mercedes-Benz" по международной регистрации N 447765, взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 200000 руб. В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения.

При этом суд первой инстанции исходил из того, что Компания является обладателем исключительных прав на изобразительный товарный знак - стилизованная звезда (Свидетельство о регистрации N 212728 от 02.09.1958 г., N 447762 от 29.09.1979 г.) и словесный товарный знак "Mersedes-Benz" (Свидетельство о регистрации N 447765 от 29.09.1979 г.), зарегистрированные и охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении товаров (услуг), предусмотренных МКТУ, включая: 12, 16, 35, 37 классы. Согласно протоколу осмотра вещественных доказательств от 04.12.2015 с приложенными фотоматериалами, составленному нотариусом, а также сведениями с Интернет-сайта ответчика www.mb-servis63.ru ООО "МВ-Сервис" осуществляет продажу и обслуживание автомобилей марки Mersedes-Benz и осуществляет с 01.10.2015 коммерческую деятельность в здании, расположенном по адресу: г.Самара, Московское шоссе, 24 км, дом 42, строение 2, в оформлении которого ответчиком используются изображения: в центре на верхней части фасада знания, на трех рекламных флагах, расположенных справа от здания, на вывеске "МБ-Сервис" в левом углу от названия технической станции, стилизованная звезда; на фасаде здания в верхнем правом углу обозначение "Mersedes-Benz", сходные до степени смешения с товарными знаками истца. Кроме того, факт незаконного использовании в оформлении внешнего вида здания и прилегающей территории, обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками N 447762, N 447765, N 212728, зарегистрированными Компанией, установлен органами УФАС по Самарской области о чем было внесено соответствующее предупреждение, что следует из письма УФАС от 10.03.2016 г. N 1954/8.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что предъявленная истцом к взысканию сумма компенсации - 1500000 руб. не противоречит положениям о размере компенсации указанным в пункте 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции признал доказанным факт использования ответчиком, изображений, сходных до степени смешения с товарными знаками истца, в период с 02.12.2015 по 06.12.2015 путем их размещения на фасаде здания и рядом с ним, и на официальном сайте ответчика www.mb-servis63.ru до 23.12.2015 и, исходя из того, что материалами дела длительность правонарушения и особая тяжесть нарушения не подтверждена, значительность размера убытков, понесенных истцом, истцом не доказаны, обстоятельства неоднократности правонарушения не установлены, спорные конструкции демонтированы истцом самостоятельно, учитывая, что незаконное использование товарных знаков может ввести потребителя в заблуждение относительно взаимоотношений производителя - Компании и ответчика, создав впечатление, что ответчик является официальным дилером, учитывая длительный срок нахождения истца на ранке автомобильных услуг его значимость на рынке мирового автопрома, несмотря на незначительный период использования ответчиком двух товарных знаков истца (менее одного месяца) признал возможным снизить размер предъявленной к взысканию компенсации до 200000 руб.

Суд первой инстанции, исходя из доказанности незаконного использования ответчиком товарных знаков истца, пришел к выводу, что также подлежит удовлетворению требование о признании незаконным действия ООО "МБ-Сервис" по использованию на фасаде здания и конструкциях, расположенных на прилегающей территории здания, по адресу: г.Самара, Московское шоссе 24 км, дом 42, строение 2, товарных знаков истца.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что требования об обязании прекратить незаконное использование товарных знаков и их удалении с фасада здания удовлетворению не подлежат, поскольку факт их демонтажа подтвержден представленными документами ответчика, а также подтвержден истцом в судебном заседании.

Ответчик с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда первой инстанции в части взыскания компенсации в размере 200000 руб. и расходов на государственную пошлину и принять новый судебный акт.

Ответчик считает выводы, содержащиеся в решение суда первой инстанции, не соответствующими обстоятельствам дела, недоказанными имеющие значение для дела обстоятельства, которые суд посчитал установленными.

При этом ответчик исходит из того, что в ходе судебного заседания им было пояснено, что рекламная конструкция "Mersedes-Benz" и стилизованная звезда, схожая с товарным знаком истца были изготовлены для обозначения предоставления услуг для автомобилей "Мерседес-Бенц". Данные рекламные конструкции были размещены на фасаде здания 02.12.2015 и демонтированы 06.12.2015. Им был получен запрос из УФАС по Самарской области N 219/87 от 18.01.2016 в связи с рассмотрением заявления Компании о нарушении Федерального закона "О защите конкуренции" и было рекомендовано представить сведения о рекламных конструкциях на фасаде здания и прилегающей территории. Представители УФАС по Самарской области не являлись и протокол о правонарушении не составляли.

Ответчик также исходит из того, что на его сайте отсутствует информация о том, что он является официальным дилером, осуществляет гарантийный ремонт или продажу автомобилей марки Мерседес-Бенц. Все автомобили, представленные на сайте, являются комиссионными. Сайты официальных представителей Компании и сайт ответчика отличаются по форме размещения информации, цветовой гамме, шрифтам. На сайте нет указания на то, что ответчик является официальным дилером, отсутствуют слоганы Компании, и акции, проводимые официальными представителями.

Ответчик считает, что при рассмотрении вопроса о его ответственности судом первой инстанции не было принято во внимание постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по делу по иску концерна "Фольксваген" к ТУ МАР России. В постановлении N 14685/03 от 01.01.2001 Президиум определил основные подходы, которые позволяют сбалансировать интересы правообладателей и поставщиков услуг. Истец считает, что использование им товарных знаков истца не могло привести к опасности смешения, потребитель мог воспринять данную рекламу как рекламу независимого автоцентра. В рекламной компания по радио не содержалось указания на то, что он является официальным дилером Компании. В рекламе обозначена сфера деятельности по ремонту, обслуживанию, продаже автомобилей "Мерседес-Бенц", "БМВ" и "Порше", что не вело к смешению немецкого концерна и российского юридического лица.

Ответчик также исходит из того, что не совершал ранее нарушений исключительных прав истца и других правообладателей и не привлекался к ответственности, истец не представил никаких доказательств обоснованности размера компенсации. Ответчик считает, что материалами дела длительность правонарушения и особая тяжесть нарушения не подтверждена, значительность размера убытков, понесенных истцом, не доказаны, обстоятельства неоднократности не установлены, спорные конструкции демонтированы самостоятельно до начала рассмотрения дела в суде.

В судебном заседании представитель ответчика доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал и просил решение в обжалуемой части изменить, снизив размер компенсации за использование товарных знаков истца.

Представитель ответчика пояснил, что решение суда в части признания незаконными действий по использованию на фасаде здания и конструкциях, расположенных на прилегающей территории, по адресу: г.Самара, Московское шоссе, 24 км, дом 42, строение 2, товарных знаков истца и отказа в обязании прекратить их незаконное использование и удалить товарные знаки с фасада здания и конструкций, расположенных на прилегающей территории не обжалуется и не возражает против проверки законности и обоснованности решения суда первой инстанции только в обжалуемой части, то есть в части взыскания компенсации за использование товарных знаков истца.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу с доводами, изложенными в жалобе, не согласился и просил оставить ее без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменения. В судебном заседании представитель истца доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, поддержал.

Представитель истца пояснил, что не возражает против проверки законности и обоснованности решения суда первой инстанции только в обжалуемой части.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверяется в соответствии со статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пунктом 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" законность и обоснованность обжалуемого решения проверяется в части взыскания с ответчика компенсации за нарушение исключительного права истца на товарные знаки в размере 200000 руб. и расходов на государственную пошлину.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, изложенные в апелляционной жалобе ответчика, отзыве истца на апелляционную жалобу, выступлениях присутствующих в судебном заседании представителей сторон, арбитражный апелляционный суд установил.

Компания является обладателем исключительного права на:

- изобразительный товарный знак в виде стилизованной трехлучевой звезды в кольце по свидетельству N 212728 с датой регистрации в Международном бюро интеллектуальной собственности 05.09.1958 в отношении товаров (услуг), в том числе: огнетушители, мастики, лаки краски, средства для чистки и полировки, бензол, керосин, технические спирт, промышленные масла и смазки, смазочные материалы, автомобильные аптечки;

- изобразительный товарный знак в виде стилизованной трехлучевой звезды в кольце по свидетельству N 447762 с датой регистрации в Международном бюро интеллектуальной собственности 29.09.1979 в отношении товаров (услуг), в том числе: исследование информационных систем для парка автомашин, лизинг автомобилей, техническое обслуживание, ремонт, сервисное обслуживание чистка автомобилей, двигателей и механизмов, а также их частей и вспомогательного оборудования, а также профилактическая обработка автомобилей против коррозии и ржавчины, вулканизация покрышек для автомобилей, аренда автомобилей, буксировка автомобилей;

- товарный знак в виде словесного обозначения "MERCEDES-BENZ", выполненного обычным шрифтом в латинской транскрипции по свидетельству N 447765 с датой регистрации в Международном бюро интеллектуальной собственности 29.09.1979 в отношении товаров (услуг), в том числе: исследование информационных систем для парка автомашин, лизинг автомобилей, техническое обслуживание, ремонт, сервисное обслуживание чистка автомобилей, двигателей и механизмов, а также их частей и вспомогательного оборудования, а также профилактическая обработка автомобилей против коррозии и ржавчины, вулканизация покрышек для автомобилей, аренда автомобилей, буксировка автомобилей.

По заявлению истца нотариусом 04.12.2015 составлен протокол осмотра вещественных доказательств, согласно которому на фасаде здания по адресу: г.Самара, Московское шоссе, 24 в центральной части на самом верху расположен стилизованный знак в виде трехлучевой звезды в кольце на черном фоне, в правой части здания наверху размещена черная прямоугольная панель с надписью "Mercedes-Benz" белым цветом. С левой части здания наверху размещена черная прямоугольная панель с надписью "МБ-Сервис" белым цветом". На углу здания с правой стороны размещена панель черного цвета с стилизованным знаком - эмблемой автомобиля Порш и панель со стилизованным знаком - эмблемой автомобиля БМВ. В центре здания слева от дверей расположена прямоугольная панель серого цвета с черной полосой слева, на которой в верхнем левом углу расположен стилизованный знак в виде трехлучевой звезды в кольце, в середине надпись "МБ-Сервис", 9:00 - 20:00 Без выходных", "Сервис Автозапчасти Аксессуары" "ООО "МБ-Сервис" ИНН 6312153370, ОГРН 1156313048957" "Юридически адрес: текст, фактический адрес: г.Самара, Московское шоссе, 24 км. дом 42, строение 2". Справа от здания расположены три металлических столба, на каждом из которых имеется прямоугольный флаг черного цвета, в верхней части каждого флага расположен стилизованный знак в виде трехлучевой звезды в кольце (т.1 л.д.11-15).

Кроме того на сайте ответчика в сети Интернет mb-service63.ru размещено стилизованное изображение трехлучевой звезды в кольце, словесное обозначение "Mercedes-Benz" и сообщение: "МБ-Сервис. Ремонт, обслуживание и продажа автомобилей". "МБ-Сервис - это центр по качественному обслуживанию и продажам автомобилей премиум сегмента: Mercedes-Benz, BMW и Porsche. Мы оказываем весь спектр услуг по механическим и кузовным работам, предлагаем оригинальные запасные части и аксессуары, а также поможем вам приобрести автомобиль, выгодно продать существующий, поставить его на комиссию или сдать по системе Trade-in"

Факт использования при оформлении здания, расположенного по адресу: г.Самара, Московское шоссе, 24 км. дом 42, строение 2, и на сайте mb-service63.ru в сети Интернет обозначений идентичных товарным знакам истца по свидетельству о международной регистрации N 447762 от 29.09.1979 и свидетельству о международной регистрации N 447765 от 29.09.1979, ответчиком не оспаривается.

Как следует из материалов дела и не оспаривается истцом, на дату подачи иска о защите исключительных прав на товарные знаки обозначения идентичные товарным знакам истца удалены ответчиком с фасада здания по адресу: г.Самара, Московское шоссе, 24 км. дом 42, строение 2, прилегающей к нему территории и с сайта в сети Интернет.

Истец обратился с требованием о защите исключительных прав на товарные знаки по свидетельству о международной регистрации N 12728 от 05.09.1958, по свидетельству о международной регистрации N 447762 от 29.09.1979 и свидетельству о международной регистрации N 447765 от 29.09.1979, в связи с размещением ответчиком на фасаде здания по адресу: г.Самара, Московское шоссе, 24 км., дом 42, строение 2, прилегающей к нему территории и с сайта в сети Интернет обозначений идентичных данным товарным знаком.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Пунктом 3 указанной статьи Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Ответчик осуществляет деятельность по продаже автомобилей, запасных частей и аксессуаров к ним, техническому и сервисному обслуживанию, ремонту автомобилей.

Суд первой инстанции признал незаконным использование ответчиком товарных знаков истца и отказал в требовании о прекращении использования товарных знаков. В этой части решение суда ответчиком не обжалуется.

В случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель в соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец обратился с требованием о взыскании компенсации за нарушение исключительного прав на товарные знаки в размере 1500000 руб.

В соответствии с пунктом 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/9 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В указанном пункте Постановления разъяснено, что размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Принимая во внимание, что факт нарушения исключительного права истца на принадлежащее ему товарные знаки доказан материалами дела, истец вправе требовать взыскания компенсации и не обязан доказывать размер причиненных ему убытков, а также, учитывая, что нарушено право истца на три товарных знака, характер и обстоятельства допущенного нарушения, арбитражный апелляционный суд считает, что основания для переоценки выводов суда первой инстанции о соответствии компенсации в размере 200000 руб. нарушению ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, отсутствуют.

Принимая во внимание изложенное, арбитражный апелляционный суд считает, что решение в обжалуемой ответчиком части принято судом первой инстанции обоснованно, в соответствии с нормами материального и процессуального права и основания для его изменения отсутствуют.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителя жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Самарской области от 18 апреля 2016 года по делу N А55-31823/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "МБ-Сервис" - без удовлетворения.

Расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе отнести на заявителя жалобы.

Постановление может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

В.В.Карпов

Судьи

Е.М.Балакирева С.Ю.Николаева