Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 августа 2016 г. N 12АП-7808/16

Требование: о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в отношении нефтепродуктов

Вывод суда: жалоба заявителя оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции оставлено в силе

г. Саратов

30 августа 2016 г.

Дело N А12-19588/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 23 августа 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 30 августа 2016 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего - судьи А.Ю. Никитина,

судей Т.В. Волковой, О.И. Антоновой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.С. Лукиной,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Carte Blanche Greetings Limited (Карт Бланш Гритингс Лимитед) на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 06 июля 2016 года по делу N А12-19588/2016 (судья С. В. Павлова),

по исковому заявлению Carte Blanche Greetings Limited

к обществу с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт" (ИНН 3444066707, ОГРН 1023402969699)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

при участии в заседании:

от общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт" представитель Нестерова Любовь Анатольевна по доверенности от 12.10.2015 г., действительной до 31.12.2016 г.

иные лица, участвующие в деле, не явились, извещены о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом в порядке части 1 статьи 122, части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В арбитражный суд Волгоградской области обратилось Carte Blanche Greetings Ltd. (компания "Карт Бланш Гритингс Лимитед") с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт" иной Юлии Игоревне о взыскании:

20 000 руб. компенсации за нарушение прав истца, выразившееся в хранении, предложении к продаже и продаже (реализации) контрафактного товара - игрушки медвежонка "Таиу Tаddy", в оформлении которого незаконно использованы (воспроизведены) изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 855249 "изображение медведя",

20.000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на персонаж мишка "Таиу Tаddy".

Также истец просит взыскать с ответчика судебные издержки в размере 348 руб., почтовые расходы в размере 35 руб.

Решением от 06 июля 2016 года Арбитражного суда Волгоградской области по делу N А12-19588/2016 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить как незаконное и необоснованное.

Заявитель апелляционной жалобы считает, что суд первой инстанции необоснованно отказал в привлечении в качестве соответчика ООО "Видеоком".

В нарушение процессуальных норм суд вынес протокольное определение об отказе в привлечении соответчика, тем самым лишив истца возможности обжаловать его в порядке пункта 7 статьи 46 АПК РФ, так как протокольные определения не обжалуются отдельно от акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (пункт 2 статьи 188 АПК РФ).

Кроме того, ссылается на нарушение норм материального права.

Арбитражный апелляционный суд в порядке пункта 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации повторно рассматривает дело по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в апелляционной жалобе, отзыве на нее, исследовав материалы дела, заслушав представителя, арбитражный апелляционный суд считает, что обжалуемый судебный акт не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, компания является обладателем исключительного права на товарный знак в виде изображений образа медвежонка "Гану ТасСсСу" в соответствии со свидетельством о регистрации Всемирной организации интеллектуальной собственности (Швейцария), внесенной в Международный реестр товарных знаков N 855249 - "изображение медведя" (класс МКТУ 28 - игрушки мягкие).

Представители истца 11.11.2015 приобрели в минимаркете на АЗК N 237 по адресу: Саратовская обл Балаково, Саратовское шоссе, 110 товар - игрушка мягконабивная Медведь, по мнению истца, имитирует медвежонка "Таиу ТасСсСу" и сходна до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец.

Факт продажи товара подтверждается кассовым чеком от 11.11.2015, а также видеозаписью момента приобретения товара.

Ссылаясь на реализацию ответчиком контрафактного товара, нарушение исключительные права истца на объект интеллектуального права, Компания обратилась в арбитражный суд с настоящим иском.

В силу статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в частности, товарные знаки и знаки обслуживания.

Согласно пункту 3 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

В пункте 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным в пункте 3 указанной статьи.

В пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко - или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации).

На основании положений пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в частности, распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

На основании пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации Кодекса в случаях, предусмотренных законом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии со статьей 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных этим Кодексом (статьи 1250, 1252, и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1228 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

Материалами дела подтверждается, что Компания является обладателем исключительного права на персонаж медвежонка Ми Ту Ю Тетти Тедди, а также исключительным правом на товарный знак, в котором отражен указанный персонаж-запись 855249 (обозначение медвежонка с голубым носом и заплаткой), внесенная в Реестр Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989.

Персонаж "Медвежонок Ми Ту Ю Тэтти Тедди" создан не позднее 1995 года и представлял собой, в том числе составную часть выпущенных Компанией открыток и шоколадных оберток.

В дальнейшем этот персонаж дорабатывался, в том числе в произведении "Удивительная история Тэтти Тедди" / "Серый мишка с синим носом" (автор "Миранда"), впервые опубликованном в 2003 году, с иллюстрациями художника Стива Морт-Хилла.

Принадлежность истцу исключительных авторских прав на персонаж "Медвежонок Ми ТУ Ю Тэтти Тедди", как часть произведений - серии выпущенных Компанией открыток, иных изобразительных произведений и книги "Удивительная история Тэтти Тедди" / "Серый мишка с синим носом", и на товарный знак с изображением этого персонажа подтверждена представленными в материалы дела доказательствами (свидетельством о регистрации, нотариально заверенным аффидевитом с приложением руководства по использованию корпоративного стиля, копии книги "Удивительная история Тэтти Тедди" / "Серый мишка с синим носом", иллюстрации к которому выполнены художником Стивом Морт-Хиллом, договором найма между Компанией и художником Стивом Морт-Хиллом.

Согласно апостилированному свидетельству о регистрации товарного знака Компания также обладает исключительным правом на товарный знак - медвежонок Ми Ту Ю (Me To You Bear) (серый медвежонок с синим носом и заплаткой), запись N 855249 (заявленные цвета: серый и голубой), внесенный в Международный реестр товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989.

Перечень товаров и услуг - NCL (8): (28) игрушки, игры, плюшевые, мягкие игрушки, игрушки с набивкой из фасоли, мозаики и пазлы, безделушки для вечеринок, надувные шары, гимнастические и спортивные товары, елочные украшения.

В рассматриваемой ситуации предметом судебной защиты также является исключительное право истца на персонаж "медвежонок Ми ТУ Ю Тэтти Тедди".

Уникальные особенности мишки Тетти Тедди - серая шерсть, серая мордочка, пропорции и характерное расположение его черт, брюшко и типичная сидячая поза, квадратная заплатка на голове справа и квадратная заплатка на животе слева, в каждом случае с двумя заплатками декоративных стежков на каждом краю заплатки, а также овальная заплатка на каждой задней лапе с восемью декоративными стежками, равномерно распределенными по краям.

Доказательством передачи указанным лицом Компании исключительных прав на персонаж служит аффидевит Стива Морт-Хилла, трудовой договор, заключенный Компанией с художником Стивом Морт-Хиллом. Данные обстоятельства подтверждаются также свидетельством о регистрации права на товарный знак с изображением указанного персонажа.

Из договора о найме, заключенного между компанией и Стивом Морт-Хиллом, следует, что с 27.11.2000 последний принят на работу в качестве главного художника серии Ми Ту Ю. Раздел 17 договора свидетельствует о передаче автором компании всех авторских прав.

В связи с этим персонаж медвежонка Тэтти Тедди является объектом авторского права, исключительные права на которые принадлежат истцу.

В соответствии с пунктом 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и и.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 5.2.1 Методических рекомендаций при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении.

Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар.

Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Поскольку зрительное восприятие отдельного зрительного объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Поэтому оценку сходства обозначений целесообразно основывать на сходстве их внешней формы, не принимая во внимание незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений (пункт 5.2.2 Методических рекомендаций).

Кроме того, вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Если рассматривать значение слова "Медведь", то оно обозначает по Ефремовой Т.Ф., по Ожегову С.И., по толковому словарю русского языка - крупное хищное всеядное млекопитающее с большим грузным, покрытым густой шерстью телом и толстыми короткими ногами, с одной стороны, с другой стороны, если рассматривать значение слова "Медведь" по словарю синонимов, то оно обозначает "косолапый мишка", "мишка", "косолапый", "топтыгин" и т.д.

Медведи являются героями сказок различных народов мира, рассказов, неоднократно упоминаются в кинофильмах, например: "три медведя", "братец медвежонок", "Маша и Медведь", "Умка" и т.д.

Образ медведя у людей ассоциируется с их разновидностями, к которым относятся: европейский бурый медведь, гризли, апеннинский бурый медведь, панда, белый медведь и т.д., которые различаются, в том числе и по окрасу.

Данное животное также является и персонажем, которого воплощают в игрушку, к которому относится и плюшевый мишка - игрушечный медведь из мягкого материала.

Таким образом, основное восприятие рядового потребителя, в первую очередь, направлено на восприятие приобретаемой игрушки на соответствие внешнего вида с медведем, будь то он бурый, черный или другого цвета.

Вторым признаком, на который обращается внимание рядового потребителя -это наличие на медведе каких-либо особенностей, которые привлекают детское воображение: это может быть кофточка, надетая на медвежонка, игрушка в руках медвежонка или наличие каких-либо звуковых сигналов, издаваемых игрушкой при нажатии на лапку или брюшко игрушки.

Отличительная черта медведя (Me To You Tetty Teddy): серая шерсть, серая мордочка, пропорции и характерное расположение его черт, брюшко и типичная сидячая поза, квадратная заплатка на голове справа и квадратная заплатка на животе слева, а также овальная заплатка на каждой задней лапе с восемью декоративными стежками, равномерно распределенными по краям, на одной из которых нанесены слова "Me To You" оцениваются потребителем впоследствии.

Из сравнительного анализа отличительных признаков, которые присущи персонажу мишка Тетти Тедди с признаками, которые имеет приобретенная представителями истца мягкая игрушка медведя, следует, что между игрушкой и персонажем мишка Тетти Тедди имеются существенные различия по характеру изображения, материалу из которого они изготовлены, а также по деталям, определяющим внешний вид игрушки, что указывает на отсутствие сходства до степени смешения.

Приобретенная игрушка медведя имеет светло-бурый цвет.

Имеются различия в материале, которым заполнено тело приобретенной игрушки: тело приобретенного товара наполнено мягким упругим материалом, а не рассыпчатыми на ощупь гранулами, как у оригинального мишки Тетти Тедди.

У приобретенной игрушки отсутствует квадратная заплатка на животе слева, а также овальная заплатка на каждой задней лапе с восемью декоративными стежками, равномерно распределенными по краям, на одной из которых нанесены слова "Me To You".

По очертаниям тела, внешнему виду и характеру изображения, а также по деталям, приобретенная мягкая игрушка медведя имеет значительные различия с персонажем. Сходство носит незначительный характер.

Имеющиеся общие черты обусловлены иными факторами, чем воля сторон.

У мягкой игрушки, приобретенной истцом, не имеется совокупности всех отличительных признаков изображения медвежонка "Tatty Taddy" и принадлежащего истцу товарного знака.

Первое впечатление, возникающее при сравнении представленных объектов, не позволяет сделать вывод о наличии между ними сходства до степени смешения.

При таких обстоятельства в удовлетворении иска правомерно отказано.

В апелляционной жалобе истцом заявлено о нарушении судом при рассмотрении настоящего дела норм материального права.

По мнению истца, суд первой инстанции при рассмотрении дела нарушил нормы материального права, указав в решении о том, что сравнение изображения медвежонка Тетти Тедди и принадлежащего истцу товарного знака с мягкой игрушкой, приобретенной у ответчика, не позволяет сделать вывод о наличии между ними сходства до степени смешения, поскольку авторскому праву не известны понятия "сходство" или "сходство до степени смешения".

Также в апелляционной жалобе указано, что истцом не заявлялось о том, что спорная игрушка похожа на оригинальную продукцию.

Однако в исковом заявлении указано, что нарушение ответчиком его прав выразилось в использовании товарного знака, принадлежащего истцу, путем реализации товара, выполненного в виде товарного знака именно сходным до степени смешения с указанным товарным знаком.

Таким образом, самим истцом в иске было заявлено, что мягкая игрушка, приобретенная у ответчика, сходна до степени смешения с товарным знаком, что противоречит доводам, указанным в апелляционной жалобе.

Учитывая изложенное для решения вопроса о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак необходимо установить, является ли приобретенный у ответчика товар сходным с товарным знаком, принадлежащий истцу.

При этом вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя. Что судом и было сделано при рассмотрении дела.

Довод жалобы о том, что в нарушение процессуальных норм суд вынес протокольное определение об отказе в привлечении соответчика, тем самым лишив истца возможности обжаловать его в порядке пункта 7 статьи 46 АПК РФ, так как протокольные определения не обжалуются отдельно от акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (пункт 2 статьи 188 АПК РФ).

Данный довод отклоняется судом апелляционной инстанции в силу следующего.

В соответствии с частью 3 статьи 184 Кодекса определение в виде отдельного судебного акта арбитражный суд выносит в тех случаях, когда предусмотрена возможность обжалования определения отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.

В других случаях арбитражный суд вправе вынести определение как в виде отдельного судебного акта, так и в виде протокольного определения.

Согласно части 7 статьи 46 Кодекса предусмотрена возможность обжалования только определения об отказе в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело соистца и о привлечении соответчика, тогда как не предусматривает обжалование определения об отказе в удовлетворении ходатайства о привлечении соответчика, следовательно, вынесение протокольного определения об отказе в его удовлетворении с изложением мотивов его принятия в тексте протокола, не является нарушением части 3 статьи 184 Кодекса и не может являться безусловным основанием для отмены судебного акта в силу части 3 статьи 270 Кодекса, поскольку не привело к принятию неправильного решения.

Таким образом, доводы заявителя в апелляционной жалобе не опровергают установленные судом первой инстанции обстоятельства и не влияют на существо принятого судебного акта, поэтому не являются основанием для его отмены.

При таких обстоятельствах у арбитражного суда апелляционной инстанции не имеется правовых оснований для отмены обжалуемого судебного акта в соответствии с положениями статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 06 июля 2016 года по делу N А12-19588/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по Интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме, через Арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

А.Ю. Никитин

Судьи

О.И. Антонова Т.В. Волкова