Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 сентября 2016 г. N 09АП-38920/16

г. Москва

05 сентября 2016 г.

Дело N А40-15585/16

Резолютивная часть постановления объявлена 30 августа 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 05 сентября 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Н.И. Левченко, Н.В. Лаврецкой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем К.А. Фокиным,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО "Бинертон-Ка" и ООО "Ред Даймонт"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 20 июня 2016 года

по делу N А40-15585/16, принятое судьёй Чадовым А.С.

по иску ООО "Бинертон-Ка"

к ООО "Ред Даймонт",

третье лицо: ООО "ЮниТорг"

о защите исключительных прав

при участии в судебном заседании:

от истца: Трифонова Е.Б. (доверенность от 13.11.2015)

от ответчика: Кирьяков А.А. (доверенность от 20.02.2016)

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ

ООО "Бинертон-Ка" (далее - истец, правообладатель) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО "Ред Даймонд" (далее - ответчик) с требованиями о запрете использовать комбинированное обозначение, защищенное товарными знаками и взыскании компенсации в размере 5.000.000 рублей.

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует комбинированное обозначение "Кружка", тождественное товарным знакам истца, для предложения к продаже товаров и оказания услуг, аналогичных тех, в отношении которых за истцом зарегистрированы товарные знаки.

Решением суда от 20 июня 2016 г. признано незаконным использование Обществом с ограниченной ответственностью "РЕД ДАЙМОНД" (ОГРН 1037700137716, ИНН/КПП 7701152340/770901001, адрес: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д.2/15, стр.1), тождественных и/или сходных до степени смешения с товарными знаками "КРУЖКА" Общества с ограниченной ответственностью "Бинертон-Ка" (ОГРН 1027700266142, ИНН 7727214304) любых обозначений, включающих слово "КРУЖКА".

Обществу с ограниченной ответственностью "РЕД ДАЙМОНД" (ОГРН 1037700137716, ИНН/КПП 7701152340/770901001, адрес: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д.2/15, стр.1) запрещено совершать любые действия по использованию тождественных и/или сходных до степени смешения с товарными знаками "КРУЖКА" Общества с ограниченной ответственностью "Бинертон-Ка" (ОГРН 1027700266142, ИНН 7727214304) любых обозначений, включающих слово "КРУЖКА", в том числе вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации услуги пивных ресторанов, использовать на документации, связанной с введением таких услуг в гражданский оборот, в предложениях о продаже таких услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети Интернет, в том числе, в доменном имени и при других способах адресации.

Взысканы с Общества с ограниченной ответственностью "РЕД ДАЙМОНД" (ОГРН 1037700137716, ИНН/КПП 7701152340/770901001, адрес: 101000, г. Москва, ул. Маросейка, д.2/15, стр.1) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Бинертон-Ка" (ОГРН 1027700266142, ИНН 7727214304) в компенсация в размере 200.000 (двести тысяч) руб., судебные расходы в размере 100.000 (сто тысяч) руб. и расходы по оплате государственной пошлине в размере 48.000 (сорок восемь тысяч) руб.

В остальной части иска отказано.

При этом суд пришел к выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки по свидетельствам N 346257, N 257526.

С решением не согласились обе стороны, по делу поданы две апелляционные жалобы.

Истец считает, что размер компенсации снижен судом необоснованно, в связи с чем просит взыскать с ответчика компенсацию в сумме 5 000 000 руб.

Ответчик просит решение суда отменить и принять новый судебный акт об отказе в иске.

По мнению ответчика, решение суда основано на недопустимых доказательствах - нотариально удостоверенных протоколах осмотра доказательств от 04.12.2015 г. и 29.12.2015 г., которые оспаривается ответчиком в судебном порядке.

Непричастность ответчика к использованию товарных знаков подтверждена договором доверительного управления от 20.10.2015 г., заключенным между ответчиком и третьим лицом. Размер взысканных судом сумм компенсации и расходов на оплату услуг представителя является чрезмерным.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда подлежащим отмене в части распределения судебных расходов по оплате госпошлины.

Как усматривается из материалов судебного дела, Истец является правообладателем товарного знака "КРУЖКА", зарегистрированного 21.03.2008 года в отношении следующих классов МКТУ 29, 30, 31, 32, 35, 35, 43, номер регистрации 246257; товарного знака "КРУЖКА" в отношении 43 класса МКТУ за номером регистрации 257526.

Истцу стало известно о том, что Ответчик незаконно использует для оказания идентичных услуг словесное обозначение и изобразительные элементы, сходные до степени смешения с товарными знаками истца по вышеуказанным свидетельствам.

Так, согласно представленному нотариально удостоверенному протоколу осмотра доказательств от 29.12.2015 года, ответчик использует обозначения, сходные с товарными знаками истца, в форме наружной рекламы, размещенной над входом в пивной ресторан по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, стр. 1, в форме введения в гражданский оборот услуг пивного ресторана "КРУЖКА".

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Таким образом, истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Возражая по существу заявленных требований, ответчик настаивает на том, что не является субъектом нарушения исключительных прав истца, поскольку не является держателем ресторана по указанному адресу, в то время как услуги по адресу оказывало третье лицо ООО "ЮниТорг". Кроме того, ответчик настаивает на том, что заявленная сумма компенсации за нарушение исключительных прав является необоснованной, не подтвержденной документально, а равно не подлежащей взысканию.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, подтверждается представленными в дело доказательствами, в том числе, протоколом осмотра доказательств.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положения, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании п. 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.п. 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Судом установлено сходство изобразительных элементов, фонетическое, семантическое и визуальное сходство словесных элементов.

Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения с зарегистрированным товарным знаком заявителя и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение третьего лица и товарный знак заявителя.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продаже, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Факт однородности предлагаемых к оказанию услуг подтвержден имеющимися в деле доказательствами.

В соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, право на товарный знак ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Доводы ответчика судом отклонены в связи со следующими обстоятельствами.

Факт того, что услуги пивного ресторана по указанному адресу оказываются именно ответчиком подтвержден кассовым чеком, на котором указано название ООО "Ред Даймонд", а также ИНН 7701152340, который соответствует выписке из ЕГРЮЛ на ответчика, представленной истцом.

В этой связи, протокольным определением от 30 августа 2016 г. суд апелляционной инстанции отклонил ходатайство ответчика о приостановлении производства по рассмотрению апелляционной жалобы до вступления в законную силу судебного акта по гражданскому делу N 2-3770/16 Пресненского районного суда г. Москвы об оспаривании ответчиком: совершенного Врио нотариуса Ивановой Р.И. нотариального действия по обеспечению доказательств, выполненного по просьбе и согласно заявлению Трифоновой Елены Борисовны и оформленного протоколом осмотра доказательств от четвертого декабря две тысячи пятнадцатого года на бланке 77 АБ 3227613; отмены совершенного Врио нотариуса Ивановой Р.И. нотариального действия по обеспечению доказательств, выполненного по просьбе и согласно заявлению представителя ООО "Бинертон-Ка" Трифоновой Елены Борисовны и оформленного протоколом осмотра доказательств от двадцать девятого декабря две тысячи пятнадцатого года на бланке 77 АБ 3227789.

Поскольку копии кассовых чеков, представленные истцом, являются допустимым письменным доказательством (ст.ст. 64, 68, 75 АПК РФ) нарушения исключительных прав истца.

Утверждение ответчика о том, что он не может быть привлечен к ответственности по причине наличия договора доверительного управления имуществом от 20.10.2015 г., заключенного с третьим лицом, не принимается судебной коллегией.

Как следует из ответов N 06-10/021949 от 17.06.2016 г. ИФНС N 9 по г. Москве и N 20-30/23937 от 08.07.2016 г. ИФНС N22 по г. Москве ООО "ЮниТорг" зарегистрированной контрольно-кассовой техники не имеет, обособленного подразделения по адресу: город Москва, ул. Маросейка, д.2/15, стр.1 не имеет, в тоже время в отношении ООО "РЕД ДАЙМОНД", расположенном по адресу: город Москва, ул. Маросейка, д.2/15, стр.1, зарегистрированы 2 контрольно-кассовых аппарата.

Указанное обстоятельство свидетельствует, что по состоянию на декабрь 2015 г. ответчик и третье лицо не приступили к реальному исполнению договора от 20.10.2015 г. доверительного управления имущественным комплексом.

Доводы ответчика о чрезмерности взыскания компенсации и расходов на оплату услуг представителя, как и доводы жалобы истца о необоснованном уменьшении размера требуемой компенсации, отклоняются судебной коллегией, поскольку, по сути, выражают несогласие с усмотрением суда первой инстанции, сформулированным на основании ст. 71 АПК РФ. Проверка определения судом первой инстанции критериев разумности и справедливости не входит в компетенцию суда апелляционной инстанции.

В отношении неправильного распределения расходов по оплате госпошлины жалоба ответчика подлежит удовлетворению, так как требование о взыскании компенсации является требованием имущественного характера (п. 43.1. Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ от N 5/29 от 26.03.2009 г.).

Соответственно, расходы по госпошлине по данному требованию подлежали пропорциональному распределению с отнесением на ответчика в сумме 1 920 руб.

С учетом удовлетворения оплаченного истцом при обращении с иском только 1 требования неимущественного характера общий размер расходов истца по оплате госпошлины относится на ответчика в сумме 7 920 руб.

Госпошлина, не оплаченная истцом при обращении с иском за второе требование неимущественного характера, которое было удовлетворено судом первой инстанции, подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета (ст. 333.22, ст. 333.40 НК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Апелляционную жалобу ООО "Бинертон-Ка" оставить без удовлетворения. Апелляционную жалобу ООО "Ред Даймонт" удовлетворить частично.

Решение Арбитражного суда города Москвы от 20 июня 2016 года по делу N А40-15585/16 в части взыскания с ООО "Ред Даймонт" в пользу ООО "Бинертон-Ка" 48 000 руб. расходов по оплате госпошлины отменить.

Взыскать с ООО "Ред Даймонт" в пользу ООО "Бинертон-Ка" 7 920 руб. расходов по оплате госпошлины за рассмотрение иска.

Взыскать с ООО "Ред Даймонт" 6 000 руб. госпошлины за рассмотрение иска в доход федерального бюджета.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 20 июня 2016 года по делу N А40-15585/16 оставить без изменения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Н.И. Левченко Н.В. Лаврецкая