Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 октября 2016 г. N 11АП-13153/16

г.Самара

7 октября 2016 г.

Дело N А65-4485/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 5 октября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 7 октября 2016 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Карпова В.В., судей Радушевой О.Н. и Селиверстовой Н.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Рем.Зона" и общества с ограниченной ответственностью "ПК АВТОХИМ ЮГ" на решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 9 августа 2016 года по делу N А65-4485/2016 по иску общества с ограниченной ответственностью "Рем.Зона" (ОГРН 1092635010600, ИНН 2635127469) и общества с ограниченной ответственностью "ПК АВТОХИМ ЮГ" (ОГРН 1156196046929, ИНН 6168078671) к обществу с ограниченной ответственностью "ПК Автохим" (ОГРН 1151690002760, ИНН 1657190007) о признании недействительными договоров и взыскании убытков, принятое судьей Кашаповым А.Р.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сергеевым А.Ю.,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Рем.Зона" (далее ООО "Рем.Зона) и общество с ограниченной ответственностью "ПК АВТОХИМ ЮГ" (далее ООО ПК АВТОХИМ ЮГ", 2-й истец), руководствуясь пунктами 3, 4 статьи 1, статьями 167, 432, пунктом 2 статьи 450, статьей 1028 Гражданского кодекса Российской Федерации, обратились в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПК Автохим" (далее ООО "ПК Автохим", ответчик) о признании недействительными лицензионного договора N 7 от 06.05.2015 о предоставлении права использования технологии ноу-хау, заключенного 1-м истцом с ответчиком, лицензионного договора N 3 от 01.07.2015 о предоставлении права использования технологии ноу-хау, заключенного 2-м истцом с ответчиком, и взыскании с ответчика в пользу 1-го истца убытков, понесенных в результате заключения договора, в размере 903455 руб., в пользу 2-го истца убытков, понесенных в результате заключения договора, в размере 277120 руб.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 09.08.2016 исковые требования оставлены без удовлетворения. При этом суд первой инстанции исходил из того, что решением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу N А65-2761/2016 с ООО "ПК АВТОХИМ ЮГ" взыскана задолженность за неисполнение обязательств по договору, то есть при рассмотрении дела судом исследовался вопрос передачи технологии. При рассмотрении ответчиком представлены достаточные доказательства, подтверждающие направление технологии ноу-хау (CD/DVD диска). В связи с этим суд не согласился с позицией истцов о неисполнении обязательства и пришел к выводу, что оспариваемые сделки договорами коммерческой концессии не являются и отсутствие регистрации в Роспатенте не влечет их недействительности. Указанное влечет отказ в удовлетворении требований в части взыскания убытков.

Истцы с решением суда не согласились и подали совместную апелляционную жалобу, в которой просят обжалуемое решение отменить и принять по делу новый судебный акт, которым исковые требования удовлетворить.

Истцы считают, что суд первой инстанции не в полном объеме выяснил обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, выводы суда не соответствуют обстоятельствам дела, судом вопрос о передаче технологии ноу-хау не рассматривался и оценка исполнения обязательства со стороны ответчика не производилась.

При этом истцы исходят из того, что в соответствии с пунктом 3.3.1 договоров заключенных с истцами ответчик обязан был передать каждому из них технологию ноу-хау в срок не позднее 60 дней с момента подписания договора и оплаты паушального взноса. Однако, несмотря на произведенную оплату паушального взноса, ответчик указанную обязанность не исполнил и соответствующие документы суду не представил. Неоднократные попытки истребовать технологию результатов не дали. Поэтому выводы суда о достаточных доказательствах направления ответчиком технологии ноу-хау истцы считают не соответствующими обстоятельствам дела.

Кроме того, истцы считают вывод суда о том, что договоры о предоставлении права использования технологии ноу-хау, заключенные с ответчиком, не должны регистрироваться. На основании статей 1225, 1232, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации истцы считают, что данные договоры подлежат обязательной государственной регистрации. Несоблюдение требования о государственной регистрации переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору считается несостоявшимся.

Истцы считают, что ответчик не представил доказательства передачи технологии ноу-хау в соответствии с заключенными договорами и не произвел обязательную регистрацию лицензионных договоров в Роспатенте. Кроме того, истцы считают, что на момент заключения лицензионных договоров ответчик не обладал исключительным правом на технологию ноу-хау и не мог заключать подобные договоры. Поэтому приобретя оборудование, сырье и оплатив право на использование ноу-хау они понесли убытки и лишены возможности использования неисключительных прав для увеличения прибыли от производства моющих средств.

Истцы в судебное заседание не явились. О времени и месте судебного заседания истцы извещены надлежащим образом.

Ответчик отзыв на апелляционную жалобу истцов не представил, в судебное заседание не явился. О времени и месте судебного заседания ответчик извещен надлежащим образом.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверяется в соответствии со статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, изложенные в апелляционной жалобе истцов, арбитражный апелляционный суд установил.

1-м истцом - ООО "Рем.Зона" и ответчиком заключен лицензионный договор N 7 от 06.05.2015, которым 1-му истцу предоставлено на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования технологии ноу-хау (пункт 1.7 договора) в порядке предусмотренном договором, а 1-й истец обязался использовать технологию ноу-хау при осуществлении предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном договором и уплатить ответчику вознаграждение в размере, порядке и сроки предусмотренные договором.

Согласно пункту 2.2 договора передача ноу-хау осуществляется путем передачи 1-му истцу материального носителя (п.1.2 договора) или содержимое материального носителя направляется по адресу электронной почты, указанной 1-м истцом, либо вручается ему на бумажном носителе.

В соответствии с пунктом 5.1 договора сумма вознаграждения ответчика складывается из паушального взноса, суммы на поставку оборудования и ежемесячных роялти-платежей.

1-й истец платежным поручением N 28 от 06.05.2015 уплатил ответчику 600000 руб. с назначением платежа - предварительная оплата по лицензионному договору N 7 от 06.05.2015.

Сторонами 01.07.2015 составлен акт на передачу прав N 191, согласно которому ответчик передал 1-му истцу программы для ЭВМ и базы данных в составе: право использования неисключительной лицензии на технологии ноу-хау.

Платежным поручением N 29 от 24.07.2015 1-й истец уплатил ответчику 300000 руб. с назначением платежа - оплата по договору на поставку и монтаж оборудования по договору N 7 от 06.05.2015, платежным поручением N 213 от 31.08.2015 - 300000 руб. с назначением платежа - паушальный взнос по лицензионному договору N 7 от 06.05.2015.

1-й истец платежным поручением N 214 от 31.08.2015 и платежным поручением N 229 от 09.10.2015 перечислил ответчику по 15000 руб. с назначением платежа - роялти платеж по лицензионному договору N 7 от 06.05.2015.

1-й истец направил ответчику претензию, предложив в срок до 15.12.2015 признать лицензионный договор N 7 от 06.05.2015 незаключенным (недействительным) и возвратить уплаченный паушальный взнос в сумме 873455 руб. и роялти платежи в размере 30000 руб.

Ответчик письмом N 11 от 18.12.2015 претензию 1-го истца отклонил, указав, что основания для признания лицензионного договора N 7 от 06.05.2015 недействительным либо незаключенным, а также для возвращения паушального взноса и роялти платежей отсутствуют. В связи с возникшей у 1-го истца необходимостью повторного получения технологии ноу-хау ответчик направил в качестве приложения к указанному письму диск DVD-R, содержащий информацию по технологии ноу-хау.

2-м истцом - ООО "ПК АВТОХИМ ЮГ" и ответчиком заключен лицензионный договор N 3 от 01.07.2015, которым 2-му истцу предоставлено на условиях простой (неисключительной) лицензии право использования технологии ноу-хау (пункт 1.7 договора) в порядке, предусмотренном договором, а 2-й истец обязался использовать технологию ноу-хау при осуществлении предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном договором и уплатить ответчику вознаграждение в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором.

Согласно пункту 2.2 договора передача ноу-хау осуществляется путем передачи 2-му истцу материального носителя (п.1.2 договора) или содержимое материального носителя направляется по адресу электронной почты, указанной 2-м истцом, либо вручается ему на бумажном носителе.

В соответствии с пунктом 5.1 договора сумма вознаграждения ответчика складывается из паушального взноса, суммы на поставку оборудования и ежемесячных роялти-платежей.

2-й истец платежным поручением N 7 от 03.07.2015 уплатил ответчику 277120 руб. с назначением платежа - оплата по счету N 237 от 02.06.2015 по договору N 3 от 01.07.2015.

Сторонами 01.07.2015 составлен акт на передачу прав N 170, согласно которому ответчик передал 2-му истцу программы для ЭВМ и базы данных в составе: право использования неисключительной лицензии на технологии ноу-хау.

2-й истец направил ответчику претензию N 1 от 16.12.2015, предложив в срок до 20.12.2015 признать лицензионный договор N 7 от 06.05.2015 незаключенным (недействительным) и возвратить уплаченный паушальный взнос в сумме 277120 руб.

Ответчик письмом N 10 от 18.12.2015 претензию 2-го истца отклонил, указав, что основания для признания лицензионного договора N 3 от 01.07.2015 недействительным либо незаключенным, а также для возвращения паушального взноса и роялти платежей отсутствуют. В связи с возникшей у 2-го истца необходимостью повторного получения технологии ноу-хау ответчик направил в качестве приложения к указанному письму диск DVD-R, содержащий информацию по технологии ноу-хау.

Истцы обратились в суд с требованием о признании недействительными лицензионного договора N 7 от 06.05.2015 и лицензионного договора N 3 от 01.07.2015, заключенных с ответчиком.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Согласно пункту 1.7 лицензионных договоров, заключенных истцами с ответчиком, ноу-хау это разработанная и принадлежащая ответчику система, состоящая из технологии производства, технологии продаж и технологии учета, предназначенная для осуществления предпринимательской деятельности по производству и реализации химической продукции.

Статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что секрет производства (ноу-хау) является результатом интеллектуальной деятельности.

В соответствии со статьей 1466 Гражданского кодекса Российской Федерации обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

Согласно статье 1469 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

Статьей 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что лицензионный договор заключается в письменной форме, если данным Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора. Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 данного Кодекса.

Согласно статье 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с данным Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Гражданским кодексом Российской Федерации государственная регистрация секрета производства (ноу-хау) не предусмотрена. Поэтому регистрация лицензионного договора, согласно которому предоставлено право использования секрета производства (ноу-хау), государственной регистрации также не подлежит.

Принимая во внимание изложенное, лицензионные договоры, заключенные истцами с ответчиком, государственной регистрации не подлежат. Отсутствие регистрации не может служить основанием для признания указанных договоров недействительными.

Доказательства наличия иных оснований для признания лицензионного договора N 7 от 06.05.2015, заключенного 1-м истцом и ответчиком, и лицензионного договора N 3 от 01.07.2015, заключенного 2-м истцом и ответчиком, истцами не представлены.

Истцами заявлены требования о взыскании с ответчика убытков в виде перечисленных ему в соответствии с условиями заключенных с ним лицензионных договоров денежных сумм, в связи с неисполнением обязанности по передаче секрета производства (ноу-хау).

В соответствии со статьей 393 Гражданского кодекса Российской Федерации должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

Лицензионные договоры, заключенные истцами с ответчиком, не расторгнуты. Истцы вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре.

Кроме того, истцами представлены акты приема от ответчика права использования секретов производства (ноу-хау), а ответчиком представлены доказательства повторного направления истцам материальных носителей (DVD-R дисков), содержащих описание технологий производства химической продукции.

При указанных обстоятельствах основания для взыскания с ответчика денежных средств, перечисленных истцами во исполнение договорных обязательств, отсутствуют.

На основании изложенного арбитражный апелляционный суд считает, что требования истцов о признании недействительными лицензионного договора N 7 от 06.05.2015, заключенного 1-м истцом с ответчиком, и лицензионного договора N 3 от 01.07.2015, заключенного 2-м истцом с ответчиком, и взыскании с ответчика денежных сумм, перечисленных ответчику в соответствии с условиями заключенных с ним лицензионных договоров, в качестве убытков удовлетворению не подлежат. Поэтому основания для отмены или изменения обжалуемого истцами решения судом первой инстанции отсутствуют.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе подлежат отнесению на заявителей жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 9 августа 2016 года по делу N А65-4485/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Рем.Зона" и общества с ограниченной ответственностью "ПК АВТОХИМ ЮГ" - без удовлетворения.

Расходы по государственной пошлине по апелляционной жалобе отнести на заявителей жалобы.

Постановление может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

В.В.Карпов

Судьи

О.Н.Радушева Н.А.Селиверстова