Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 октября 2016 г. N 09АП-47282/16

г. Москва

19 октября 2016 г.

Дело N А40-121277/15

Резолютивная часть постановления объявлена 17 октября 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 октября 2016 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, Н.В. Лаврецкой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.В. Фоминым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского

на решение Арбитражного суда города Москвы от 28 июля 2016 года

по делу N А40-121277/15, принятое судьей М.А. Ведерниковым,

по иску Акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского

(ОГРН: 1086623002190; 622007, Нижний Тагил, шоссе Восточное, 28)

к Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения"

(ОГРН: 1037739437229; 123995, Москва, наб. Бережковская, д. 30, корп. 1)

третьи лица: Министерство обороны РФ, Роспатент

о внесении изменений в лицензионный договор

при участии в судебном заседании:

от истца: Олегов М.Д. (по доверенности от 31.12.2015), Хлыпало С.П. (по доверенности от 23.03.2016), Чулов Г.В. (по доверенности от 15.06.2016)

от ответчика: Катаева Е.В. (по доверенности от 21.03.2016)

от третьих лиц: от Министерства обороны РФ - Крипулевич М.Э. (по доверенности от 20.10.2015), Берхамова А.Д. (по доверенности от 16.10.2015); от Роспатент - не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского (далее - АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (далее - ФГБУ "ФАПРИД", ответчик) о внесении изменений в лицензионный договор от 04.02.2011 N 1-01-11-00061, заключенный между ФГБУ "ФАПРИД" и ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" изложив пункт 7.2 лицензионного договора в следующей редакции: "За предоставленное по Договору право на использование Результатов интеллектуальной деятельности Лицензиат уплачивает платеж в пользу Российской Федерации в размере 195 022,08 долларов США".

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Министерство обороны Российской Федерации, Роспатент.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 28.07.2016 в удовлетворении исковых требований АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" отказано.

Не согласившись с решением от 28.07.2016 АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" подало апелляционную жалобу.

Заявитель считает, что арбитражный суд первой инстанции не применил подлежащие применению в спорных правоотношениях нормы статьи 4, 12, 14, 309, 310, 314, 168, 422, подпункта 2 пункта 2 статьи 450, статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), приказ Минюста России от 21.03.2008 N 72, приказ Минюста России от 26.12.2002 N 355.

Суд первой инстанции применил не подлежащую применению норму материального права - часть 2 статьи 199 ГК РФ.

При вынесении решения арбитражным судом первой инстанции допущены существенные нарушения норм процессуального права, которые повлияли на вынесение неправильного решения, а именно судом были нарушены нормы статей 15, 67, 68,71, 168, 170 АПК РФ

Также судом неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, а выводы, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела, что повлекло принятие необоснованного и незаконного решения.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2016 жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 17.10.2016.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Поскольку апелляционная жалоба подана без пропуска срока на обжалование, лица, участвующие в деле, которые были надлежащим образом извещены в суде первой инстанции, считаются надлежаще извещенными.

В заседании суда апелляционной инстанции 17.10.2016 представители истца доводы апелляционной жалобы поддержали.

Представитель ответчика возражал по доводам жалобы, представил отзыв.

Представители третьего лица - Министерства обороны РФ возражали по доводам апелляционной жалобы.

Третье лицо - Роспатент надлежащим образом уведомленный о времени и месте судебного заседания, своих представителей для участия в разбирательстве не направил.

Дело рассмотрено в отсутствие представителей указанного лица в порядке статьи 156 АПК РФ.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца, ответчика и третьего лица - Министерство обороны РФ, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 28.07.2016 на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, 04.02.2011 между Российской Федерацией, от имени которой выступает ФГБУ "ФАПРИД" (лицензиар) и ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (лицензиат) был заключен лицензионный договор N 1-01-11-00061 (далее - договор), в соответствии с условиями которого, лицензиар предоставляет лицензиату на срок действия договора право на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее по тексту - РИД) с целью выполнения обязательств лицензиата в соответствии с условиями договора комиссии и контракта, а лицензиат уплачивает лицензиару за право пользования РИД платеж в соответствии пунктом 7.2 договора.

Согласно пункту 1.1 договора РИД - технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе выполнения ОКР "Разработка и создание на базе танка Т-72 бронированной ремонтной машины", шифр "Лебедка" содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, права на которые принадлежат Российской Федерации.

Согласно пункту 7.1 договора расчет размера лицензионного платежа осуществляется в соответствии с Приказом Министерства юстиции РФ от 21.03.2008 N 72 "Об утверждении порядка взимания платежей в соответствии с лицензионными договорами, заключаемыми при вовлечении в гражданско-правовой оборот результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения".

В соответствии со статьей 1235 ГК РФ, пунктом 7.1 договора определен порядок расчета размера лицензионного платежа соответствующий требованиям нормативно-правовых актов, согласно которому расчет размера лицензионного платежа осуществляется в соответствии с Приказом Министерства юстиции РФ от 21.03.2008 N 72 "Об утверждении порядка взимания платежей в соответствии с лицензионными договорами, заключаемыми при вовлечении в гражданско-правовой оборот результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения".

Пунктом 3 Порядка, утвержденного вышеназванным Приказом Министерства юстиции РФ от 21.03.2008 N 72, действовавшим на момент заключения лицензионного договора, установлена формула расчета размера лицензионного платежа.

Все составляющие формулы расчета лицензионного платежа, установленной Приказом Минюста России от 21.03.2008 N 72, являлись обязательными к применению, возможности их произвольного (необоснованного) установления по усмотрению сторон или ФГБУ "ФАПРИД" в одностороннем порядке приказ не допускает.

Одной из составляющих формулы является доля государства в правах на РИД (показатель dg). Определение доли государства в правах на РИД (показателя dg) является обязательным условием, необходимым для расчета и установления размера лицензионного платежа. Данный показатель формулы определяет объем фактически используемых лицензиатом прав Российской Федерации на РИД при исполнении контрактных обязательств и существенно влияет на формирование итоговой величины размера лицензионного платежа.

В соответствии с пунктом 7.2 договора в редакции дополнительного соглашения N 3 от 19.09.2012: "Размер лицензионного платежа в соответствии со статьей 1235 ГК РФ и Приказом Минюста России от 21.03.2008 N 72 определяется: 642 788,68 долларов США х dg, где 642 788,68 долларов США - предельный размер лицензионного платежа, dg - доля государства в правах на результаты интеллектуальной деятельности.

Как полагает истец, в данном случае пунктом 7.2 договора установлена обязанность сторон внести изменения в договор в части установления размера лицензионного платежа, соответствующего требованиям правовых актов после проведения мероприятий по определению доли государства в правах на РИД и согласованию данной доли с государственным заказчиком - Минобороны России. Однако, несмотря на наличие всех необходимых данных, позволяющих установить размер лицензионного платежа в соответствии с требованиями пункта 7.1 договора и нормативно-правовых актов, при наличии обязательства по внесению изменений в договор, установленного пунктом 7.2 договора, ФГБУ "ФАПРИД" уклоняется от внесения изменений в договор, чем, как считает истец, нарушаются права и законные интересы ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", имеющего право на обоснованное установление размера лицензионного платежа, соответствующего фактическому объему предоставленных прав и требованиям правовых актов.

Таким образом, как считает истец, указанные нормы законодательства и вышеизложенные обстоятельств являются основанием для внесения изменений в лицензионный договор в части размера лицензионного платежа в судебном порядке на основании пункта 2 статьи 450 ГК РФ.

Также истец указывает, что в рассматриваемом случае имеет место существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, что в силу статьи 451 ГК РФ является основанием для внесения изменений в договор в судебном порядке.

В апелляционной жалобы истец указывает на необоснованность вывода суда первой инстанции о том, что у сторон нет разногласий в отношении цены лицензионного договора в процессе получения оферты, подписания договора, а также в процессе его исполнения, при этом ссылается на дополнительное соглашение N 3 от 19.09.2012 к лицензионному договору.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с данными доводами апелляционной жалобы по следующим основаниям.

Лицензионный договор подписан 04.02.2011. Дополнительное соглашение N 3, на которое истец ссылается в обоснование своей жалобы, датировано 19.09.2012, то есть спустя 18 месяцев с даты подписания договора.

При этом, весь указанный период лицензионный договор исполнялся сторонами - Российская Федерация в лице ФГБУ "ФАПРИД" распорядилась принадлежащими ей правами на РИД и передала неисключительное право на их использование предприятию в момент подписания лицензионного договора, то есть 04.02.2011. При этом, предприятие со своей стороны также выполняло условия лицензионного договора, представляя отчетную документацию, указывая в представляемой отчетной документации поступившую выручку. Кроме того, согласно отчетной документации, представленной предприятием в адрес ФГБУ "ФАПРИД", продукция инозаказчику отгружена в полном объеме, выручка предприятием получена в 2010 году (авансы) и в 2012 году (16.04.2012 в размере 3 562 392,63 долл. США, 14.05.2012 в размере 359 601,84 долл. США, 02.07.2012 в размере 1 774 345,44 долл. США).

Таким образом, на момент подписания дополнительного соглашения N 3 к лицензионному договору контракт с инозаказчиком исполнен и выручка истцом получена.

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к мотивированному выводу, что на момент получения оферты, подписания и исполнения лицензионного договора у сторон не было разногласий неопределенности в отношении цены договора

Вместе с тем, согласно дополнительному соглашению от 19.09.2012 к договору мероприятия по анализу используемых РИД и определению величины доли прав государства на данные РИД проводятся ФГБУ "ФАПРИД" совместно с истцом и согласовываются с государственным заказчиком (Минобороны России) в срок до 30.12.2012.

Про обязанность ФГБУ "ФАПРИД" провести совместно с АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" какие-либо мероприятия в дополнительном соглашении не указано.

Заявляя о том, что ФГБУ "ФАПРИД" не определило долю, противоречит приказу Минюста России от 21.03.2008 N 72, согласно которому данные о доле государства в правах на РИД предоставляются лицензиатом. При этом ФГБУ "ФАПРИД" не проводит экспертизу по определению доли. Согласно приказу Минюста России от 21.03.2008 N 72 ФГБУ "ФАПРИД" проводит экспертизу по выявлению прав, исходя из представленных лицензиатом данных о доле.

Приказ Минюста России от 21.03.2008 N 72, как и лицензионный договор, норм, предполагающих уменьшение доли Российской Федерации в правах на РИД или изменение размера лицензионного платежа не содержит.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что условиями лицензионного договора и приказа Минюста России от 21.03.2008 N 72 проведение процедуры перерасчета лицензионного платежа не предусмотрено.

Кроме того, суд пришел к обоснованному выводу, что в силу положений статьи 420, 432 ГК РФ договор является заключенным, а его условия, включая размер лицензионного платежа - согласованными сторонами, причем заключение указанного лицензионного договора совершалось по волеизъявлению истца.

Истец ссылается на хозяйственный договор, заключенный в целях определения размера лицензионного платежа по договору.

Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что указанный договор не имеет правового значения, поскольку правоотношения в рамках хозяйственного договора от 04.03.2011 N 639к/15/11-016 не имеют отношения и не распространяются на правоотношения, установленные лицензионным договором от 04.02.2011 N 1-01-11-00061. Оспариваемый лицензионный договор не содержит в себе отсылки к какому-либо иному договору, следовательно, хозяйственный договор является не относимым доказательством по смыслу статьи 67 АПК РФ.

Довод апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции неверно установил, что ОКР "Разработка и создание на базе танка Т-72 бронированной ремонтной машины" шифр "Лебедка" хоть и проводилась за счет средств государственного бюджета, но данный ОКР лишь частично использовался при производстве продукции, поставленной инозаказчику, отклоняется.

Данные ОКР проводились за счет средств госбюджета, поэтому все результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате их проведения, в полном объеме принадлежат Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.09.1998 N 1132

Указанные результаты интеллектуальной деятельности безусловно использованы в вывозимой продукции, при этом факт использования результатов данных ОКР в продукции АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" не оспаривается. Более того АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" не оспаривает наличие прав Российской Федерации в поставляемой продукции.

Следовательно, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что права на указанные РИД в полном объеме принадлежат Российской Федерации.

Истец в обосновании апелляционной жалобы ссылается на выписку из передаточного акта от 01.04.2008. Основываясь на данной выписке АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" делает вывод о том, что РИД, переданные по спорному лицензионному договору, переданы истцу в процессе приватизации.

Данная позиция истца необоснованна и подлежит отклонению судом апелляционной инстанции ввиду следующего.

Так, представленной в материалы дела выпиской из передаточного акта в собственность истца переданы не РИД, а только лишь технологическая документация, которая не относится к объектам интеллектуальной собственности, а как информация на материальном носителе исключена из состава объектов гражданских прав, и, следовательно, не может быть объектом гражданского оборота

Технологическая документация сама по себе не является охраняемым объектом. Содержащиеся в ней сведения могут представлять собой секрет производства, иметь патентоспособный характер, а текст может охраняться лишь как объект авторского права.

В апелляционной жалобы истец указывает на то, что суд нарушил положения статьи 9 АПК РФ, не удовлетворив ходатайство истца об истребовании у Минобороны России актуализированных регистрационных свидетельств и формы 2 по учету прав на РИД.

Отказывая в удовлетворении данного ходатайства, суд первой инстанции руководствовался положениями статьи 66 АПК РФ, согласно которым лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. При этом в ходатайстве указываются причины, препятствующие получению доказательства (пункт 4 статьи 66 АПК РФ).

В нарушение данных положений АПК РФ истцом не представлено доказательств самостоятельной попытки получить истребуемые доказательства и отказ Минобороны РФ в их предоставлении. Таким образом, истцом не соблюден порядок истребования доказательств, что и послужило обоснованным основанием для отказа в удовлетворении ходатайства.

Ссылка истца в апелляционной жалобе на то, что суд первой инстанции неверно установил, что предприятие до заключения спорного лицензионного договора предоставило ФГБУ "ФАПРИД" данные о доле государства в правах на РИД подлежит отклонению ввиду следующего.

Так, в соответствии с пунктом 5 приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 26.12.2002 N 355 "Об утверждении Порядка представления и рассмотрения документов в Министерстве юстиции Российской Федерации для урегулирования вопросов правовой защиты государственных интересов при экспорте продукции военного назначения, содержащей результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации" ФГБУ "ФАПРИД" проводит экспертизу по выявлению прав Российской Федерации на результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, используемые при выполнении работ в интересах иностранного заказчика. Проведение указанной экспертизы перед заключением Лицензионного договора подтверждается заключением ФГБУ "ФАПРИД".

Кроме того, именно истец обратился (письмо от 14.10.2010 N 15-35/1899) в ФГБУ "ФАПРИД" для урегулирования вопросов правовой защиты государственных интересов при экспорте продукции военного назначения, содержащей результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации.

К письму истца от 14.10.2010 N 15-35/1899 приложен расчет лицензионного платежа за использование РИД (приложение N 18 к указанному письму, копия приложена). Согласно указанному расчету доля государства в правах на РИД составляет 100%.

На основании данных обращений и предоставленных АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" комплектов документов в соответствии с приказами Министерства юстиции Российской Федерации от 26.12.2002 N 355 и от 27.06.2002 N 180 между Российской Федерацией, от имени которой выступает ФГБУ "ФАПРИД", и истцом заключен лицензионный договор о предоставлении предприятию неисключительного права на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Российской Федерации.

Таким образом, данные о доле государства в правах на РИД предоставлялись АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" перед заключением лицензионного договора и на момент его заключения составляли 100%.

Следовательно, окончательный размер лицензионных платежей рассчитан на основании документов, представленных самим истцом перед заключением указанного договора. Лицензионный договор подписан истцом без возражений, следовательно, является действующим и должен исполняться предприятием в соответствии с его условиями.

Ссылка истца на то, что суд первой инстанции не обосновал вывод о том, что результаты инвентаризации и составленные на ее основании отчеты о доле государства и экспертизы являются недопустимыми доказательствами, подлежит отклонению, поскольку предметом лицензионного договора являются РИД, принадлежащие Российской Федерации в полном объеме, результаты инвентаризации и составленные на ее основании отчеты о доле государства и экспертизы на совершенно другие (не переданные по лицензионному договору) нельзя использовать для перерасчета лицензионного платежа.

В апелляционной жалобе истец указывает, что судом первой инстанции неправомерно принято в качестве доказательства регистрационное свидетельство ФА N 0010618.

Истец указывает, что данные указанного регистрационного свидетельства не позволяют однозначно идентифицировать и отличить объекты.

Данный вывод истца не соответствует материалам дела и подлежит отклонению ввиду следующего.

Так, согласно пункту 1.1 лицензионного договора под РИД понимаются технические решения, технологические приёмы и способы, полученные в ходе выполнения ОКР "Разработка и создание на базе танка Т-72 бронированной ремонтной машины", шифр "Лебедка", содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, права на которые принадлежат Российской Федерации".

В соответствии с пунктом 1.2 лицензионного договора продукцией, поставляемой инозаказчику, являются бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1.

Согласно регистрационному свидетельству ФА N 0010618 права на технические решения, реализованные в бронированной ремонтно-эвакуационной машине БРЭМ-1 на шасси танка Т-72 в полном объеме принадлежат Министерству обороны Российской Федерации. Также в регистрационном свидетельстве указано, что названному выше объекту учета на основании Решения от 08.10.2009 присвоен реестровый номер 1/13160/70 изделие 608/0010538.

На странице 1 приложения N 1 к распоряжению территориального управления Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом по Свердловской области от 29.12.2007 N 443 в разделе 1 "Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса" в стр. 9 указано: "технологическая документация на изделие 608 (экспортный вариант)....".

Таким образом истец ошибочно утверждает о том, что представленные в материалы дела документы не позволяют однозначно идентифицировать и отличить объекты.

Кроме того судом первой инстанции применены положения статьи части 1 статьи 200 ГК РФ, касающиеся сроков исковой давности и установлен момент истечения срока исковой давности - 03.02.2014.

Согласно статья 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В пункте 2 статьи 199 ГК РФ указано, что исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Общий срок исковой давности устанавливается в три года (статья 196 ГК РФ).

Условия о размерах лицензионного платежа включены в пункт 7.2 лицензионного договора дополнительным соглашением N 2 от 12.09.2012.

Таким образом, срок исковой давности истекал 12.09.2015, в то время как истец обратился в суд с исковым заявлением 02.07.2015.

Однако, данный вывод суда не привел к принятию неверного по существу решения, поскольку в удовлетворении исковых требований правомерно отказано по иным основаниям.

При таких обстоятельствах, апелляционная инстанция приходит к выводу, что судом первой инстанции дана надлежащая оценка фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28 июля 2016 года по делу N А40-121277/15 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев Н.В. Лаврецкая