Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 ноября 2016 г. N 13АП-19410/16

г. Санкт-Петербург

01 ноября 2016 г.

Дело N А56-9008/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 25 октября 2016 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 ноября 2016 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Будылевой М.В.

судей Горбачевой О.В., Лущаева С.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем с/з Николаевым И.И.

при участии:

от истца: не явился (извещен)

от ответчика: Агеев А.В. по доверенности от 25.04.2016

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-19410/2016) ООО "НОУ "Частный детский сад - начальная школа "Егоза" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.05.2016 по делу N А56-9008/2016 (судья Виноградова Л.В.), принятое

по иску ООО "НОУ "Частный детский сад - начальная школа "Егоза"

к ЧДОУ "ЕГОЗА"

о взыскании

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Негосударственное общеобразовательное учреждение "Частный детский сад - начальная школа "Егоза" (адрес: Россия 120100, Казань, Республика Татарстан, пр. Альберта Камалеева д. 6, оф. 3; ОГРН: 1061686073448) обратилось в арбитражный суд с иском к частному дошкольному общеобразовательному учреждению "Егоза " (ЧДОУ "ЕГОЗА") (адрес: Россия 197375, Санкт-Петербург, ул. 1-я Утиная д. 28, ОГРН: 1057810389790) о взыскании компенсации за незаконное использование обозначения товарного знака в размере 500 000,00 руб.

Решением суда от 25.05.2016 в удовлетворении исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе истец, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит судебный акт отменить. Податель жалобы полагает, что ответчиком нарушается исключительные права истца на товарный знак.

Истец, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела, своего представителя в судебное заседание не направил. Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В судебном заседании представитель ответчика против удовлетворения требований жалобы возражал, просил судебный акт оставить в силе по основаниям, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью "Негосударственное общеобразовательное учреждение "Частный детский сад - начальная школа "Егоза" является правообладателем товарного знака N 410094, зарегистрированного 01.06.2010 в отношении следующих товаров и/или услуг: по классу 41 МКТУ - воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; обеспечение интерактивными электронными публикациями (незагружаемыми); обучение гимнастике; обучение практическим навыкам (демонстрация); передвижные библиотеки; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); услуги образовательно-воспитательные; школы-интернаты; по классу 43 МКТУ - ясли детские. Дата приоритета указанного товарного знака - 18.08.2008.

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что использование ответчиком обозначения "ЕГОЗА" при осуществлении предпринимательской деятельности, связанной с оказанием платных услуг частного детского сада, в том числе в учредительных документах ответчика, на сайте www.egozaspb.ru, является нарушением прав истца на товарный знак N 410094, поскольку указанное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком истца. По заявлению истца, им в адрес ответчика было направлено требование о прекращении использования товарного знака от 02.12.2015 и выплате компенсации, однако ответ на указанное требование получен не был, ответчик использование обозначения "ЕГОЗА" не прекратил.

Истцом представлены Протокол осмотра доказательств от 17.11.2015, скриншоты сайта www.egozaspb.ru, копия свидетельства на товарный знак N 410094.

Полагая, что с ответчика подлежит взысканию компенсация за использование товарным знаком, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых требований, пришел к выводу о недоказанности факта нарушения прав истца.

Апелляционная коллегия, исследовав материалы дела и доводы жалобы, не находит оснований для отмены решения суда в связи со следующим.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно пунктам 1, 2, 3 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1.1. статьи 4 Федерального закона "О некоммерческих организациях" N 7-ФЗ от 12.01.1996 установлено, что некоммерческая организация, наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования.

Частное дошкольное общеобразовательное учреждение "Егоза" (при регистрации юридического лица - НОУ "ЕГОЗА") зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 24.05.2005 и с момента регистрации осуществляет на территории Санкт-Петербурга деятельность по оказанию платных услуг по дополнительному и дошкольному образованию детей (услуги частного детского сада (в т.ч., яслей), услуги по организации развивающих занятий для детей), услуг досугового центра для детей, что подтверждается представленными ответчиком документами: свидетельством о государственной регистрации, договорами аренды помещений N 01/06-06 от 01 июня 2006 г, N 01/06-12 от 01 июня 2012 г., договорами субаренды нежилого помещения N 31-СА-3 от 01 августа 2007 г., N 44-СА-2 от 01 января 2008 г. N 13-СА-2 от 01 октября 2015 г.; договорами об оказании ответчиком платных услуг по дополнительному и дошкольному образованию детей N 15/11/09 от 15.11.2005, N 01/09/06 от 01.09.2006, N 28/08/15 от 28.08.2006, N 01/09/10 от 01.09.2006, N 01/09/18 N 01/09/07 от 01.09.2006, N 01/09/04 от 01.09.2007; документами, подготовленными для получения образовательной лицензии: заключениями N 004770 от 12 апреля 2006 г. и N 004135 от 02 октября 2007 г. о подтверждении соответствия пожарной безопасности соискателя лицензии, санитарно-эпидемиологическими заключениями N 78.14.07.000.М.000579.04.06 от 24.04.2006 г. и N 78.15.01.000.М.000835.10.07 от 22.10.2007).

Ответчик осуществлял деятельность, направленную на оказание платных услуг частного детского сада с использованием обозначения "ЕГОЗА", до даты создания истца (17.07.2006) и до даты приоритета товарного знака N 410094 (18.08.2008).

Следовательно, ответчик в силу прямого указания закона с 24.05.2005 обладает исключительным правом использования в отношении наименования "ЕГОЗА".

Несмотря на то, что исключительное право на наименование некоммерческой организации не может защищаться способами, предусмотренными для объектов интеллектуальной собственности (в том числе, фирменных наименований коммерческих организаций), указанное право, возникшее до даты приоритета товарного знака, при регистрации сходного с ним товарного знака не прекращается и не может рассматриваться как нарушение прав истца на товарный знак.

Кроме того, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование и/или товарный знак) оказываются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее (пункт 6 статьи 1252 ГК РФ), обладатель такого исключительного права может требовать полного запрета на использование фирменного наименования.

Как разъяснено в пункте 18 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", критерием правомерности/неправомерности использования фирменного наименования, схожего с товарным знаком, является соотношение даты регистрации юридического лица и даты регистрации приоритета товарного знака: если юридическое лицо зарегистрировано ранее даты приоритета товарного знака, то использование фирменного наименования является правомерным; в противном случае (т.е. когда дата приоритета товарного знака возникла ранее даты регистрации юридического лица) использование фирменного наименования является неправомерным.

В рассматриваемом случае ответчик до даты приоритета товарного знака истца использовал словесное обозначение "ЕГОЗА" в составе коммерческого обозначения сети частных дошкольных учреждений и развивающих центров на территории Санкт-Петербурга ("ЕГОЗА" - центр развития ребенка", "Детский развивающий центр "ЕГОЗА"). Доказательства обратного истцом не представлено.

Согласно пункту 1 статьи 1538 ГК РФ правообладателю (в т.ч., некоммерческой организации) принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

В силу положений статьи 5 Федерального закона Российской Федерации от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой ГК РФ, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой ГК РФ.

По состоянию на дату начала использования ответчиком обозначения "ЕГОЗА" (в том числе, до даты создания истца) законодательством признавалось существование коммерческих обозначений как объектов исключительных прав, что следует из п. 1 ст. 1027 ГК РФ (введена в действие с 01.03.1996).

Исходя из изложенного, на дату приоритета товарного знака N 410094 исключительное право на коммерческое обозначение с использованием словесного обозначения "ЕГОЗА" при оказании услуг по дополнительному и дошкольному образованию детей (услуги частного детского сада (в т.ч., яслей), детских развивающих центров) на территории Санкт-Петербурга, а также исключительное право на использование наименования некоммерческой организации, содержащего словесное обозначение "ЕГОЗА", принадлежали ответчику.

Пунктом 6 статьи 1252 ГК РФ установлено, что если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения, и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Довод истца о сходстве до степени смешения размещенного на сайте ответчика обозначения "ЕГОЗА" и принадлежащего истцу товарного знака N 410094 правомерно отклонен судом первой инстанции в связи со следующим.

Из заявки на регистрацию товарного знака N 410094, поданной истцом 18.08.2008, усматривается, что указанный товарный знак представляет собой цветное комбинированное обозначение, состоящее из изображения ящика или коробки с открытой крышкой и стилизованной разноцветной надписи "ЕГОЗА" с определенным размещением букв относительно друг друга, образующее целостную композицию. Именно указанные характеристики придают товарному знаку N 410094 различительную способность.

При этом обозначение "ЕГОЗА", размещенное на сайте ответчика, является исключительно словесным, не содержит дополнительных элементов, отличающих товарный знак истца, выполнено в другом цвете, в связи с чем внешнее сходство указанных обозначений (в том числе, до степени смешения) отсутствует.

В соответствии с Приложением к справке по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. N СП-21/4, в силу параграфов 4(a)(i - iii) Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN) (далее - Политика) аннулирование, передача регистрации или изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев:

(i) спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца;

(ii) у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени;

(iii) спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Если доменное имя используется его обладателем для осуществления реальной хозяйственной деятельности, а не для дальнейшей перепродажи владельцу фирменного наименования, товарного знака или иного средства индивидуализации, то он вправе продолжить его использование в тех же целях без риска привлечения к ответственности (Постановление ФАС МО от 27.09.2010 N КГ-А40/10685-10 по делу N А40-126843/09-51-1016).

В параграфах 4 (c)(i - iii) Политики отмечается, что если администратор доменного имени (ответчик) докажет существование одного или нескольких перечисленных ниже обстоятельств, это может служить основанием для отказа в удовлетворении требований об аннулировании или передаче регистрации доменного имени истцу в соответствии с вышеприведенным параграфом 4(a)(ii) Политики, например:

(i) до получения извещения об иске администратор доменного имени (ответчик) использовал или готовился использовать доменное имя или имя, сходное до степени смешения с доменным именем, указанным в иске, с целью добросовестного предоставления товаров и услуг;

(ii) администратор доменного имени был широко известен под спорным доменным именем, даже если при этом он не приобрел исключительного права на товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с доменным именем;

(iii) используя доменное имя, администратор доменного имени занимается законной некоммерческой или иной добросовестной деятельностью, не имея намерения ввести в заблуждение потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца.

Апелляционный суд полагает правомерным вывод суда первой инстанции о соответствии ответчика указанным критериям, в связи с чем, у истца отсутствуют правовые основания для запрета ответчику использовать законно принадлежащее ему доменное имя. Действия ответчика, связанные с использованием своего наименования и коммерческого обозначения "ЕГОЗА" (в том числе, путем использования в сети "Интернет" доменного имени egozaspb.ru, размещении на сайте www.egozaspb.ru словесного обозначения "ЕГОЗА") являются реализацией принадлежащих ему прав и не могут быть признаны нарушением прав истца на товарный знак N 410094.

Таким образом, апелляционный суд приходит к выводу об обоснованности отказа суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционная коллегия полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.05.2016 по делу N А56-9008/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

М.В. Будылева

Судьи

О.В. Горбачева С.В. Лущаев