Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 ноября 2016 г. N 15АП-16624/16

город Ростов-на-Дону

17 ноября 2016 г.

дело N А32-6619/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 16 ноября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 ноября 2016 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующей судьи Пономаревой И.В.

судей Ванина В.В., Ереминой О.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жабской А.Л.

при участии:

от истца: конкурсный управляющий Долженко А.А., паспорт, на основании решения суда от 28.01.2015 по делу N А53-30504/2014; представитель Баринов Д.А., паспорт, по доверенности от 21.01.2016;

от ответчика: представитель Журавлева И.В., паспорт, по доверенности от 01.04.2016.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы апелляционной жалобы общества с ограниченной ответственностью "Донпромагро"

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 02.09.2016 по делу N А32-6619/2016

по иску общества с ограниченной ответственностью "Донпромагро"

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "Фактор"

о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак

принятое судьей Корейво Е.В.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Донпромагро" обратилось в арбитрадный суд с иском об обязании общества с ограниченной ответственностью "Фактор" удалить с принадлежащих ответчику автозаправочных комплексов (рекламных материалов, вывесок) изображения схожие до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 286833, взыскании с ответчика в пользу истца 15 миллионов рублей - компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Решением суд обязал общество с ограниченной ответственностью "Фактор" п. Совхозный Славянского района Краснодарского края в течение 15 рабочих дней с момента вступления настоящего решения в законную силу удалить из внешнего оформления автозаправочных станций, расположенных в городе Ростов-на-Дону по адресам: ул. Нансена, дом N 101 и дом N 134 Б; ул. Ларина, дом N 45 а; ул. Троллейбусная, дом N 14/2, ул. Вятская, дом N 118 а; проспект Королева, дом N 19/1; ул. Добровольского, дом N 7 а; ул. Вавилова, дом N 61/1; ул. Таганрогская, дом N 130/3; ул. Доватора, дом N 75 и дом N 150 а; ул. Еременко, дом N 44 а; ул. Лесопарковая, дом N 90 б; проспект Стачки, дом N 181; ул. 2-я Луговая, дом N 2 б, а также с иных материалов, которыми сопровождается оказание услуг, обозначения, схожие до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 286833. Суд взыскал с общества с ограниченной ответственностью "Фактор" п. Совхозный Славянского района Краснодарского края в доход федерального бюджета 6000 рублей - государственной пошлины; взыскал с общества с ограниченной ответственностью "Фактор" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Донпромагро" г. Ростов-на-Дону 150000 рублей - компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству Российской Федерации N 286833, а также 980 рублей - судебных расходов по оплате государственной пошлины. В удовлетворении оставшейся части заявленных исковых требований истцу отказано. Расходы по государственной пошлине в размере 97020 рублей отнесены на истца. Взыскано с общества с ограниченной ответственностью "Донпромагро" в доход федерального бюджета 86520 рублей - судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обжаловал его в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В апелляционной жалобе заявитель просит решение суда изменить в части определения размера взыскиваемой судом компенсации за нарушение исключительного права, взыскать с ООО "Фактор" в пользу ООО "Донпромагро" 15 000 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству Российской Федерации N 286833, соразмерно перераспределив судебные расходы по уплате государственной пошлины. В оставшейся части решение суда первой инстанции оставить без изменения. Апелляционная жалоба мотивирована следующим. У суда отсутствовали предусмотренные законом и допустимые с точки зрения судебной практики правовые основания для снижения суммы испрошенной компенсации с заявленных 15 000 000 рублей до 150 000 рублей. Ни судом, ни ответчиком не произведен расчет суммы взыскиваемой компенсации с учетом позиций, содержащихся в разъяснениях Верховного суда РФ. В материалах дела отсутствует контррасчет суммы компенсации, заявленной истцом ко взысканию. Судом первой инстанции не принято во внимание, что судебной практикой в настоящее время сформирован запрет на использование для определения размера взыскиваемой компенсации, рассчитанной исходя из требований подп.1 п.4 ст. 1515 ГК РФ, стоимости прав использования, зафиксированной в гражданско-правовых договорах, как заключаемых сторонами, так и любыми третьими лицами. Вместе с тем, в нарушение указанных разъяснений, судом в качестве критерия для снижения размера компенсации используется исключительно потенциальная стоимость исключительного права, определенная для целей проведения торгов в процедуре конкурсного производства. Судом первой инстанции для определения размера взыскиваемой компенсации была принята за основу стоимость права использования на товарный знак, заявленная на аукционе. Судом не было учтено указанное выше при принятии оспариваемого решения, как не была и учтена специфика рассмотрения дела о банкротстве и его процессуальные особенности. Истец полагает, что, с учетом разъяснений, сформированных судебной практикой Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции не имел правовой возможности воспользоваться соответствующей предполагаемой стоимостью исключительного права. Судом не принят во внимание значительный срок нарушения права и существенный объем такого нарушения. Судом не учтено финансовое положение сторон, не дана оценка информации о доходах ответчика, подтверждающейся сведениями, полученными от государственного органа (УФНС) является надлежащим доказательством, принимаемым в целях обоснования размера компенсации.

Представители истца поддержали доводы апелляционной жалобы в полном объеме. Просили решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в письменном отзыве. Просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Представленный письменный отзыв судом апелляционной инстанции рассмотрен и приобщен к материалам дела.

Законность и обоснованность принятого судебного акта проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов апелляционной жалобы с учетом части 6 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, оценив доводы, изложенные в апелляционной жалобе, выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству N 286833, право истца на товарный знак зарегистрировано 14 апреля 2005 года в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания с приоритетом товарного знака 5 мая 2004 года для 35-го класса МКТУ - продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Обозначение товарного знака образуется графическими элементами, часть из которых выполнена оригинальным шрифтом.

По утверждению истца в месте размещения принадлежащих ответчику 15-ти автозаправочных станций в городе Ростове-на-Дону зафиксировано использование вышеуказанного товарного знака без согласия правообладателя.

Установив указанные обстоятельства, истец обратился за судебной защитой.

Суд первой инстанции, проанализировав доказательства по делу в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в части, руководствуясь следующим.

В силу п.1 ст.1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (ст.1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

В соответствии с положениями ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п.2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно п.2 ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Пункт 2 ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность.

В п.3 ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со ст.9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (ратифицированной СССР 1 июля 1965 года) правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака. Согласно статье 10-bis указанной Конвенции "3. _ подлежат запрету: а) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента".

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В обоснование заявленных доводов истцом представлены: - протоколы осмотра доказательств, составленные 9 и 17 декабря 2014 года нотариусом Ростовского-на-Дону нотариального округа Ларионовой А.Ф., в соответствии с которыми зафиксированы факты наличия сходных с товарным знаком истца графических элементов во внешнем оформлении автозаправочных станций, расположенных в городе Ростов-на-Дону по адресам: ул. Нансена, дом N 101 и дом N 134 Б; ул. Ларина, дом N 45 а; ул. Троллейбусная, дом N 14/2, ул. Вятская, дом N 118 а; проспект Королева, дом N 19/1; ул. Добровольского, дом N 7 а; ул. Вавилова, дом N 61/1; ул. Таганрогская, дом N 130/3; ул. Доватора, дом N 75 и дом N 150 а; ул. Еременко, дом N 44 а; ул. Лесопарковая, дом N 90 б; проспект Стачки, дом N 181; ул. 2-я Луговая, дом N 2 б;

- талоны для заправки (том 3, л.дела 122);

- фото- и видеоматериалы, фиксирующие использование спорных изображений по состоянию на июль 2016 года.

Услуги, которые оказывает ответчик (специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки; розничная торговля в неспециализированных магазинах), однородны тем, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца.

При сопоставлении изображения, используемого ответчиком на вывесках с принадлежащим истцу товарным знаком, судом установлено их визуальное (графическое) сходство до степени смешения, которое позволяет ассоциировать используемое ответчиком обозначение с товарным знаком истца.

В соответствии с п.13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 122 от 13 декабря 2007 года вопрос о сходстве до степени смешения обозначения является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Исследовав в совокупности представленные в дело доказательства в порядке ст.71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о доказанности нарушения ответчиком исключительных прав истца.

Доказательств передачи истцом ответчику исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 286833, равно как и доказательств регистрации исключительных прав на данный знак за ответчиком, суду не предоставлено.

В соответствии с пп.2 п.1 ст.1252 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты исключительных прав на средства индивидуализации является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Наряду с указанным выше требованием в качестве меры ответственности нарушителя истец также выбрал выплату компенсации.

В соответствии с п.4 ст.1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из представленного истцом расчета (с учетом увеличении суммы имущественных требований) размер компенсации определен истцом, исходя из 1 миллиона рублей за каждое из зафиксированных случаев нарушения.

Между тем, суд первой инстанции приняв во внимание характер нарушения исключительных прав истца, стоимость права на товарный знак, заявленную на аукционе (том 3, л.дела 118-119), наличие /степень негативных последствий для истца в связи с совершенным нарушением, необходимость сохранения баланса прав и законных интересов сторон, пришел к обоснованному выводу о необходимости снижения размера компенсации до 150 000 рублей, исходя из минимального размера компенсации по каждой из 15-ти АЗС, где выявлены факты нарушения исключительных прав.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В пунктах 43.2 и 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет размер компенсации в установленных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции полагает соразмерным о обоснованным размер подлежащей взысканию денежной компенсации в сумме 150 000 рублей исходя из минимального размера компенсации по каждой из 15-ти АЗС, с учетом характера допущенного правонарушения, степени вины нарушителя, стоимость права на товарный знак, вероятных убытки правообладателя, с соблюдением принципов разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, являлись предметом исследования арбитражного суда первой инстанции, который дал им надлежащую правовую оценку. Арбитражный суд апелляционной инстанции не находит оснований для переоценки выводов арбитражного суда первой инстанции.

При указанных обстоятельствах отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для изменения или отмены судебного акта арбитражного суда первой инстанции.

Расходы по уплате государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 02 сентября 2016 года по делу N А32-6619/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

И.В. Пономарева

Судьи

В.В. Ванин О.А. Еремина