Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 ноября 2016 г. N 15АП-16690/16

Требование: о взыскании госпошлины и судебных издержек, о взыскании затрат

Вывод суда: жалоба заявителя оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции оставлено в силе

город Ростов-на-Дону

23 ноября 2016 г.

дело N А32-42538/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 17 ноября 2016 года.

Полный текст постановления изготовлен 23 ноября 2016 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Ванина В.В.

судей Нарышкиной Н.В., Чотчаева Б.Т.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Жабской А.Л.

при участии:

от ответчика: представитель не явился, извещен;

от истца: представитель не явился, извещен,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу частного учреждения дополнительного образования "Лингвистическая школа "Лондон Экспресс РМЗ"

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 17.08.2016 по делу N А32-42538/2015

по иску общества с ограниченной ответственностью "Волд Экспресс"

к частному учреждению дополнительного образования "Лингвистическая школа "Лондон Экспресс РМЗ"

о запрете использования комплекса исключительных прав и о взыскании компенсации,

принятое в составе судьи Купреева Д.В.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Волд Экспресс" (далее - истец, общество) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к частному учреждению дополнительного образования "Лингвистическая школа "Лондон Экспресс РМЗ" (далее - ответчик, учреждение) со следующими требованиями: о запрете использования комплекса исключительных прав, принадлежащих истцу, а именно: комбинированного товарного знака N 500726 для индивидуализации услуг 41 класса МКТУ (согласно свидетельству на товарный знак) и произведений, в деловой и бухгалтерской документации, на вывесках, визитках, в рекламных материалах, в сети Интернет; о запрете предлагать оказание услуг, оказывать услуги или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации услуги с использованием товарного знака по свидетельству N 500726 и объектов авторских прав, а также с использованием коммерческой информации (ноу-хау), принадлежащих истцу; об удалении товарного знака и объектов авторских прав истца со всей документации, с вывесок, визиток, рекламных материалов, из сети Интернет, из оформления интерьера помещений; о взыскании компенсации в размере 500 000 руб.; о взыскании судебных расходов в размере 73 250 руб.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 17.08.2016 иск удовлетворен частично: ответчику запрещено использовать комплекс исключительных прав, принадлежащих истцу, а именно: комбинированного товарного знака N 500726 для индивидуализации услуг 41 класса МКТУ (согласно свидетельству на товарный знак) и произведения, в деловой и бухгалтерской документации, на вывесках, визитках, в рекламных материалах, в сети Интернет; предлагать оказание услуг, оказывать услуги или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации услуги с использованием товарного знака по свидетельству N 500726 и объектов авторских прав, а также с использованием коммерческой информации (ноу-хау), принадлежащих истцу. Ответчик присужден к совершению действий по удалению товарного знака и объектов авторских прав истца со всей документации, с вывесок, визиток, рекламных материалов, из сети Интернет, из оформления интерьера помещений. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 250 000 руб., судебные расходы на оплату услуг представителя в размере 50 150 руб., судебные расходы на оплату услуг нотариуса в размере 4 100 руб., а также судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 14 000 руб. В остальной части иска отказано.

Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), просил решение суда отменить и принять новый судебный акт об отказе в иске в части взыскания компенсации. Апелляционная жалоба мотивирована тем, что договором между истцом и ответчиком был предусмотрен паушальный платеж в размере 250 000 руб., который был уплачен ответчиком в день подписания договора; кроме того, договором была установлена сумма роялти в течение 5 лет в фиксированной сумме 15 000 руб. ежемесячно. Истец в одностороннем порядке расторг указанный договор, сославшись на двухмесячную просрочку по выплате роялти. В результате, заплатив истцу более 300 000 руб., ответчик рассчитывал в течение пяти лет на законных основаниях использовать комплекс исключительных прав, принадлежащих истцу, однако последний, злоупотребляя своим правом, пытается в судебном порядке добиться недобросовестного обогащения за счет ответчика. Суд первой инстанции, принимая решение о размере компенсации, не учел изложенные выше обстоятельства.

В отзыве на апелляционную жалобу истец просил решение суда оставить без изменения, ходатайствовал о рассмотрении апелляционной жалобы в его отсутствие.

Стороны, извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

Апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статьи 156 АПК РФ.

Законность и обоснованность судебного акта проверена в пределах доводов апелляционной жалобы с учетом части 6 статьи 268 АПК РФ.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, суд апелляционной инстанции считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, истец является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак "London-Express" по свидетельству Российской Федерации N 500726, зарегистрированный 26.11.2013 (с приоритетом от 24.04.2012), в отношении услуг 41 класса МКТУ, перечисленных в свидетельстве. Данный товарный знак был приобретен истцом по договору об отчуждении N РД0157096; переход исключительного права к истцу зарегистрирован 16.09.2014.

На основании договора авторского заказа, предусматривающего отчуждение заказчику исключительных авторских прав на произведения графического дизайна, от 15.11.2012, заключенного между истцом и дизайнером Хорольской Л.Н., ООО "Волд Экспресс" также принадлежит исключительное право на произведения графического дизайна, содержащиеся в брендбуке "London-Express - лингвистическая школа", разработанные по договору авторского заказа истца с дизайнером: логотип "London-Express", дизайн оформления деловой документации, сувенирной и рекламной продукции, персонажи фирменного стиля (Alex и Britney), элементы дизайна интерьера помещений, стилеобразующие элементы дизайна.

Истцу также принадлежит исключительное право использования произведения "Методическое пособие по организации обучения английскому языку по авторской системе "London Express" и применению авторских образовательных программ обучения" на основании лицензионного договора от 15.01.2013 N 01/13, заключенного между ООО "Волд Экспресс" и автором Методического пособия Скидан Ю.Ю.

Между истцом (правообладатель) и ответчиком (пользователь) 01.09.2014 был заключен договор коммерческой концессии (франчайзинга) N 05/14, согласно которому правообладатель за вознаграждение передает пользователю комплекс исключительных прав, включая право на использование товарного знака, объектов авторских прав - произведений и коммерческой информации (ноу-хау).

В соответствии с пунктом 2.3 договора правообладатель предоставил пользователю неисключительное право использования товарного знака "London Express лингвистическая школа" по свидетельству N 500726, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 26.11.2013, путем его применения при оказании услуг на вывеске предприятия, на документации, связанной с деятельностью предприятия, в предложениях об оказании услуг, а также в объявлениях, рекламе, в том числе в рекламе в сети Интернет.

Пунктом 2.4 договора также предусмотрено, что пользователю было предоставлено право на использование комплекса приобретенных прав на основании договора для открытия одного предприятия на территории, указанной в пункте 2.1 договора. Право использования комплекса приобретенных прав предоставляются правообладателем пользователю на весь срок действия договора. Истцу также были переданы права использования произведения - "Методического пособия по организации обучения английскому языку по авторской системе "London Express" и применения авторских образовательных программ обучения". Данные права принадлежат ответчику на основании лицензионного договора, заключенного между ООО "Волд Экспресс" и автором методического пособия Скидан Ю.Ю. Факт использования истцом исключительных прав на переданные объекты подтверждается материалами дела, в том числе платежными поручениями на перечисление паушального взноса и роялти.

Как следует из спорного договора, в его предметом входила также передача права пользования охраняемой коммерческой информаций, в том числе право на использование системы и конфиденциальной информации на территории: г. Краснодар, в помещении по адресу: ул. Волжская, 41.

В связи с систематическим нарушением ответчиком обязанности по уплате роялти-платежей истец уведомлением от 11.08.2015 сообщил ответчику об отказе от спорного договора, однако ответчик после прекращения договора продолжил использование комплекса исключительных прав, включая право на товарный знак, принадлежащих истцу.

Принимая решение, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что в соответствии с пунктом 8.1 договора от 01.09.2014 N 05/14 правообладатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при неуплате пользователем предусмотренной пунктом 3.4 договора обязанности по уплате роялти-платежей.

Факт нарушения ответчиком обязанности по уплате роялти-платежей подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается. Из пункта 8.1 договора следует, что договор в этом случае прекращается по истечении одного месяца со дня уведомления правообладателем пользователя об отказе от договора.

Факт уведомления правообладателем пользователя об отказе от договора подтверждается почтовыми документами (опись вложения в почтовое отправление и уведомление о его вручении - т.1, л.д. 142); данное уведомление было получено ответчиком 18.08.2015.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное ГК РФ, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Таким образом, спорный договор был расторгнут 18.09.2015.

Согласно пункту 8.4 договора от 01.09.2014 N 05/14 при прекращении действия договора пользователь обязан в течение одного месяца с момента прекращения договора прекратить использование товарного знака правообладателя, в том числе снять вывески, плакаты, надписи, конструкции и рекламное оформление и прекратить использование комплекса исключительных прав истца.

Из материалов дела следует, что, несмотря на прекращение спорного договора, ответчик продолжает использование исключительных прав, принадлежащих истцу, в том числе, размещает на страницах созданной им группы в социальной сети "Вконтакте" информацию о принадлежности к сети Лингвистических школ "LondonExpress", осуществляющих деятельность под товарным знаком истца, с использованием комплекса исключительных прав истца в г. Краснодаре. Также установлено, что на фасаде здания по адресу места нахождения ответчика по ул. Волжская 41, а также на его визитных карточках по-прежнему находятся изображения товарного знака истца. В помещениях ответчика по-прежнему используются охраняемые законом объекты авторских прав: произведения - элементы графического дизайна и дизайна интерьера, персонажи фирменного стиля (Alex и Britney), являющиеся объектами исключительных авторских прав истца.

Принадлежащий истцу товарный знак по свидетельству N 500726 является комбинированным: основу композиции составляет изображение двухэтажного автобуса красного цвета; над изображением автобуса размещено словосочетание "LONDON - EXPRESS", выполненное по дуге крупным шрифтом (фирменный шрифт Evropa bold) красного цвета; под изображением автобуса выполнена тонкая горизонтальная линия черного цвета, под которой расположено словосочетание "ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА", выполненное более мелким шрифтом черного цвета; товарный знак охраняется в красном и черном цветовом сочетании; все слова, включенные в состав товарного знака, указаны в качестве неохраняемых элементов.

Оценив представленные в материалы дела документы, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что комбинированный товарный знак, исключительное право на который принадлежит истцу, сходен до степени смешения с обозначениями, используемыми ответчиком при оказании однородных услуг 41 класса МКТУ, для которых товарный знак зарегистрирован - образовательные услуги, обучение.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 17.02.2016 по делу N А32-47577/2016, оставленным без изменения постановлением Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.05.2016, ответчик был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконное использование комплекса исключительных прав, принадлежащих истцу.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции удовлетворил иск.

Довод о необоснованности решения суда в части удовлетворения требований о запрете использования комплекса исключительных прав, принадлежащих истцу, а именно: комбинированного товарного знака N 500726 для индивидуализации услуг 41 класса МКТУ (согласно свидетельства на товарный знак) и произведения, в деловой и бухгалтерской документации, на вывесках, визитках, в рекламных материалах, в сети Интернет; о запрете предлагать оказание услуг, оказывать услуги или иным образом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации услуги с использованием товарного знака по свидетельству N 500726 и объектов авторских прав, а также с использованием коммерческой информации (ноу-хау), принадлежащих истцу; об удалении товарного знака и объектов авторских прав истца со всей документации, с вывесок, визиток, рекламных материалов, из сети Интернет, из оформления интерьера помещений, в апелляционной жалобе не приведен, в силу чего в соответствии с выраженной в пункте 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" правовой позицией у апелляционного суда отсутствуют основания для переоценки данного вывода суда первой инстанции.

При оценке довода апелляционной жалобы о необоснованном взыскании компенсации за нарушение исключительных прав апелляционный суд установил следующее.

В соответствии со статьей 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Факт нарушения исключительных прав истца ответчиком подтверждается материалами дела, ибо с прекращением спорного договора отпало правовое основание использования ответчиком спорных результатов интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (товарного знака).

Подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно доводам истца стоимость права использования комплекса исключительных прав, включая право на товарный знак, произведения истца, коммерческую информацию согласно пункту 3.1 договора от 01.09.2014 N 05/14 составляет 250 000 руб., таким образом, размер компенсации равен двукратному размеру стоимости права использования исключительных прав на товарный знак и произведения и составляет 500 000 руб.

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При этом в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12 указано, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

В постановлении от 20.11.2012 N 8953/12 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно. Поэтому при определении размера компенсации следует учитывать возможность привлечения к ответственности правообладателем всех известных нарушителей его права.

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12 указано, что, поскольку, пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусматривается одна мера гражданско-правовой ответственности - компенсация, взыскиваемая вместо убытков, которая лишь рассчитывается разными способами (пункты 1 и 2 названной статьи), то выработанные в упомянутых постановлениях подходы применимы и к практике взыскания компенсации, рассчитанной согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.

Таким образом, у суда имеется возможность снижения размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Указанная правовая позиция также согласуется с выводами Суда по интеллектуальным правам, изложенным в постановлении от 01.04.2016 по делу N А32-15961/2014.

Проанализировав обстоятельства дела, оценив представленные доказательства в соответствии со статьями 65, 67, 68, 71 АПК РФ, принимая во внимание характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, степень вины нарушителя, вероятные убытки истца, возможное причинение вреда деловой репутации истца, суд первой инстанции обоснованно определил размер компенсации в сумме 250 000 руб.

Основания для отмены или изменения решения суда по доводам апелляционной жалобы отсутствуют. Нарушений процессуального права, определенных частью 4 статьи 270 АПК РФ в качестве безусловных оснований отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в соответствии со статьей 110 АПК РФ подлежат отнесению на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 17.08.2016 по делу N А32-42538/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу настоящего постановления.

Председательствующий

В.В. Ванин

Судьи

Н.В. Нарышкина Б.Т. Чотчаев