Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 июля 2017 г. N 15АП-2687/17

город Ростов-на-Дону

25 июля 2017 г.

дело N А32-24863/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 17 июля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 25 июля 2017 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Ванина В.В.

судей Ковалевой Н.В., Маштаковой Е.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Юрченко Н.Н.

при участии:

от истца: представитель не явился, извещен надлежащим образом;

от ответчика: представитель не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, дело N А32-24863/2016

по иску индивидуального предпринимателя Радушевой Ольги Александровны

к обществу с ограниченной ответственностью "База отдыха "Ставрополье"

о защите исключительных прав,

принятое в составе судьи Корейво Е.В.

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Радушева Ольга Александровна (далее -предприниматель, истец) обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "База отдыха "Ставрополье" (далее - общество, ответчик), в предмет которого первоначально входили следующие требования: об обязании ответчика изменить фирменное наименование путем исключения из него слова "Ставрополье" посредством внесения соответствующих изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ; об обязании ответчика незамедлительно прекратить использование обозначения "База отдыха "Ставрополье" в публикации рекламных текстов, распространении рекламных материалов, рекламе, в том числе на вывесках и в сети "Интернет", в деловой корреспонденции, в том числе на бланках, в объявлениях; об обязании ответчика незамедлительно прекратить нарушение исключительных прав истца на коммерческое обозначение и товарный знак "База отдыха "Ставрополье" путем прекращения использования доменного имени http//anapa-stavropolie.ru для продвижения однородных услуг; о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака "База отдыха "Ставрополье" в размере по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Заявлением от 25.07.2016 истец на основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) уточнил исковые требования, указав в качестве требований: обязать ответчика изменить фирменное наименование путем исключения из него слова "Ставрополье" посредством внесения соответствующих изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ; обязать ответчика незамедлительно прекратить использование обозначения "База отдыха "Ставрополье" в публикации рекламных текстов, распространении рекламных материалов, рекламе, в том числе на вывесках и в сети "Интернет", в деловой корреспонденции, в том числе на бланках, в объявлениях; обязать ответчика незамедлительно прекратить нарушение исключительных прав истца на коммерческое обозначение и товарный знак "База отдыха "Ставрополье" путем прекращения использования доменного имени http//anapa-stavropolie.ru для продвижения однородных услуг.

Заявлением без даты, поданным до принятия решения, (т.2, л.д. 113) истец уточнил исковые требования в части, просил обязать ответчика не использовать сочетание "База отдыха "Ставрополье" в части оказания услуг по кодам ОКВЭД N N 55.30 и 55.90.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.12.2016 иск удовлетворен частично: ответчику запрещено использовать в составе своего фирменного наименования словесное обозначение "База отдыха "Ставрополье", сходное до степени смешения с товарным знаком N 571928 предпринимателя в документации, рекламе и иных материалах, а также в сети "Интернет" при осуществлении видов деятельности: по предоставлению прочих мест для временного проживания, по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах. В остальной части иска отказано.

Ответчик обжаловал решение суда в порядке главы 34 АПК РФ, просил решение суда отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска. Апелляционная жалоба с учетом дополнений мотивирована следующим. Вывод суда первой инстанции о недоказанности легитимации ответчика как пользователя имущественного комплекса "База отдыха Ставрополье" является необоснованным. Права и обязанности по договору аренды базы отдыха Ставрополье от 01.10.2014 не могли перейти к обществу 07.04.2015 в связи с тем, что в пункте 9.1 договора указано на срок действия договора до 30.05.2014; поскольку срок действия договора от 01.10.2014 не может истечь за четыре месяца до дня его заключения, постольку в части указания соответствующей даты в тексте договора допущена опечатка. Суд первой инстанции не принял во внимание, что общество по настоящий день непрерывно использует имущественный комплекс "База отдыха Ставрополье", который известен рядовому потребителю уже более 35 лет - с 1978 года. Судом принято решение о правах и об обязанностях лица - Ганжи С.И., не привлеченного к участию в деле; в дело были предоставлены доказательства того, что Ганжа С.И. задолго до даты приоритета товарного знака по свидетельству N 571928 осуществлял эксплуатацию базы отдыха Ставрополье путем заключения с юридическими лицами, в которых он являлся учредителем, договоров субаренды земельного участка и аренды имущества базы отдыха Ставрополье. На текущий момент эксплуатацию имущественного комплекса "База отдыха Ставрополье" осуществляет ответчик. Ганжа С.И., приобретая в 2011 году право собственности на имущественный комплекс "База отдыха Ставрополье", фактически приобрел не только имущественные права, но и право использования наименования этого имущественного комплекса "База отдыха Ставрополье", неразрывно связано с данным имущественным комплексом, известным потребителям с 1978 года, индивидуализирующим данный имущественный комплекс у контрагентов. Более того, Ганжа С.И. был обязан использовать обозначение "База отдыха Ставрополье", так как в соответствии с договором аренды земельного участка от 25.09.2013 N 370005689 между Управлением имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа (арендодатель) и Ганжа С.И. (арендатор) земельный участок с кадастровым номером 23:37:0203002:75 был передан в аренду с целевым назначением "для эксплуатации базы отдыха "Ставрополье". Вся разрешительная документация, необходимая для эксплуатации базы отдыха, содержит идентифицирующий признак - База отдыха Ставрополье. В суд были предоставлены документы, которые подтверждают известность обозначения "База отдыха Ставрополье" задолго до даты приоритета товарного знака. Регистрация товарного знака "База отдыха Ставрополье" на лицо, которое не имело до даты приоритета товарного знака (до 25.02.2015) никакого отношения к наименованию "База отдыха Ставрополье", равно как к соответствующему имущественному комплексу, не принимало никакого участия в популяризации данного обозначения, свидетельствует о том, что предприниматель, получив исключительное право использования товарного знака "База отдыха Ставрополье", действовала недобросовестно по отношению к Ганже С.И. как при приобретении исключительного права на товарный знак, так и при последующем его использовании. Действия предпринимателя по регистрации товарного знака и его последующему использованию затрагивают не только интересы ответчика, который лишь управляет соответствующим имущественным комплексом, но и интересы собственника этого имущественного комплекса - Ганжи С.И. Вывод суда первой инстанции об отсутствии в действиях предпринимателя по приобретению исключительного права на товарный знак признаков недобросовестной конкуренции, а также признаков злоупотребления правом при дальнейшем его использовании, не соответствует обстоятельствам дела. Радушев В.Н. не получил право собственности на спорное имущество и не получил право распоряжаться данным имуществом, что свидетельствует о том, что он не имел законных оснований дарить спорное имущество О.В. Радушевой, а она - своей матери О.А. Радушевой. С 14.06.2011 по настоящее время собственником имущественного комплекса "База отдыха Ставрополье", является Ганжа С.И. Суд первой инстанции не рассмотрел входящее в предмет иска требование о защите права на коммерческое обозначение.

В отзыве на апелляционную жалобу с учетом дополнений к ней истец просила решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Определением от 03.05.2017 суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, по следующим основаниям.

Как указано выше, суд первой инстанции принял к рассмотрению уточненные исковые требования об обязании ответчика изменить фирменное наименование, а именно исключить из фирменного наименования слово "Ставрополье" путем внесения изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ; обязании ответчика незамедлительно прекратить использование обозначения "База отдыха "Ставрополье" в публикации рекламных текстов, распространении рекламных материалов, рекламе, в том числе на вывесках и в сети Интернет, в деловой корреспонденции, в том числе на бланках, в объявлениях; обязании ответчика незамедлительно прекратить нарушение исключительных прав истца на коммерческое обозначение и торговый знак "База отдыха "Ставрополье" путем прекращения использования доменного имени http//anapa-stavropolie.ru для продвижения вышеозначенных услуг.

Решением суда первой инстанции от 28.12.2016 иск удовлетворен частично: ответчику запрещено использовать в составе своего фирменного наименования словесное обозначение "База отдыха "Ставрополье", сходное до степени смешения с товарным знаком N 571928 предпринимателя, в документации, рекламе и иных материалах, а также в сети "Интернет" при осуществлении видов деятельности: по предоставлению прочих мест для временного проживания, по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах. В остальной части иска отказано.

При этом в мотивировочной части решения указано на отклонение довода ответчика о несостоятельности требований о нарушении права на коммерческое обозначение по причине того, что данное требование истцом не было заявлено (абзац седьмой страницы 6 решения суда).

Из этого следует, что суд первой инстанции исходил из отсутствия в предмете иска требования о защите исключительного права на коммерческое обозначение, а, соответственно, данное требование по существу не рассматривал.

Между тем, данное требование было заявлено истцом как первоначально - в исковом заявлении, так и заявлении об уточнении исковых требований от 25.07.2016.

Уточнив еще раз исковые требования в части в заявлении без даты (т.2, л.д. 113), истец прямо не выразил волю на отказ от иска в части иных ранее заявленных требований, в том числе о защите исключительного права на коммерческое обозначение.

По смыслу части 2 статьи 49, части 1 статьи 150 АПК РФ отказ от иска представляет собой заявленный истцом в арбитражном суде безусловный отказ от судебной защиты конкретного субъективного права, направленный на прекращение возбужденного истцом процесса, в силу чего воля истца на отказ от иска должна быть прямо выражена в письменной форме (данная правовая позиция выражена в постановлении ФАС СКО от 26.03.2009 по делу N А15-1682/2008).

Из материалов дела также не следует, судом первой инстанции принят отказ от иска в части требования о защите исключительного права на коммерческое обозначение, а производство по делу в части данного требования прекращено по указанному основанию.

В судебном заседании апелляционного суда истец подтвердил, что он не отказывался от иска в части требования о защите исключительного права на коммерческое обозначение.

Из этого следует, что входящее в предмет иска требование о защите исключительного права на коммерческое обозначение судом первой инстанции по существу рассмотрено не было.

В соответствии с абзацем вторым пункта 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" (далее - Постановление Пленума ВАС РФ N 36), если судом апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной жалобы в порядке апелляционного производства будет установлено, что суд первой инстанции по какому-то требованию лица, участвующего в деле, не принял решения и утрачена возможность принятия дополнительного решения, то суд апелляционной инстанции, исходя из положений части 1 статьи 268 АПК РФ о повторном рассмотрении дела, в силу части 6.1 статьи 268 АПК РФ переходит к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции, в рамках которого рассматривает не рассмотренные ранее требования.

С точки зрения размещенной на официальном сайте арбитражных судом информации о настоящем деле отсутствуют основания для вывода о том, что на день рассмотрения апелляционной жалобы судом первой инстанции принято дополнительное решение по требованию о нарушении исключительных прав истца на коммерческое обозначение.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу о существовании оснований для перехода к рассмотрению дела по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в суде первой инстанции.

26.06.2017 истца в апелляционный суд поступило ходатайство об изменении исковых требований в части и об отказе от части исковых требований. Отказ от иска заявлен в части требования об обязании ответчика изменить фирменное наименование путем исключения из него слова "Ставрополье" и внесения соответствующих изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ и требования выплате компенсации за незаконное использование товарного знака. Остальные требования сформулированы истцом следующим образом: запретить ответчику использовать обозначение "База отдыха "Ставрополье" в части предоставления однородных услуг временного проживания и использовать виды деятельности - 55.90 (деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания), 55.30 (деятельность по предоставлению мест временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах) для предоставления однородных услуг; обязать ответчика незамедлительно прекратить использование обозначения "База отдыха "Ставрополье" в публикации рекламных текстов, распространении рекламных материалов, рекламе, в том числе на вывесках и в сети "Интернет", в деловой корреспонденции, в том числе на бланках, в объявлениях; обязать ответчика незамедлительно прекратить нарушение исключительных прав истца на коммерческое обозначение и товарный знак "База отдыха "Ставрополье" путем прекращения использования доменного имени http//anapa-stavropolie.ru для продвижения однородных услуг; взыскать с ответчика расходы по уплате государственной пошлины в размере 18 000 руб.

Стороны, извещенные о времени и месте судебного разбирательства, явку представителей в судебное заседание не обеспечили.

Судебное заседание проведено в порядке статьи 156 АПК РФ.

При рассмотрении заявленного истцом ходатайства об отказе от иска в части требования об обязании ответчика изменить фирменное наименование путем исключения из него слова "Ставрополье" и внесения соответствующих изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ и требования выплате компенсации за незаконное использование товарного знака апелляционный суд установил следующее.

Право истца отказаться от иска полностью или в части при рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции предусмотрено частью 2 статьи 49 АПК РФ.

Согласно части 5 статьи 49 АПК РФ арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Основания вывода о том, что заявленный истцом отказ от иска в части требования об обязании ответчика изменить фирменное наименование путем исключения из него слова "Ставрополье" и внесения соответствующих изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ и требования выплате компенсации за незаконное использование товарного знака противоречит закону или нарушает права других лиц с точки зрения имеющихся в деле доказательств и правовых позиций участвующих в деле лиц отсутствуют. Отказ от иска в указанной части заявлен лицом, уполномоченным на совершение таких действий - представителем истца О.В. Радушевой, наделенной соответствующим полномочием доверенностью от 31.08.2016.

В силу изложенного отказ истца от иска в части указанных требований подлежит принятию.

В соответствии с пунктом 4 статьи 150 АПК РФ принятие арбитражным судом отказа истца от иска является основанием прекращения производства по делу.

В силу изложенного производство по делу в части требования об обязании ответчика изменить фирменное наименование путем исключения из него слова "Ставрополье" и внесения соответствующих изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ и требования выплате компенсации за незаконное использование товарного знака подлежит прекращению.

В части остальных требований, поддержанных истцом: о запрете ответчику использовать обозначение "База отдыха "Ставрополье" в части предоставления однородных услуг временного проживания и использовать виды деятельности - 55.90 (деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания), 55.30 (деятельность по предоставлению мест временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах) для предоставления однородных услуг; об обязании ответчика незамедлительно прекратить использование обозначения "База отдыха "Ставрополье" в публикации рекламных текстов, распространении рекламных материалов, рекламе, в том числе на вывесках и в сети "Интернет", в деловой корреспонденции, в том числе на бланках, в объявлениях; об обязании ответчика незамедлительно прекратить нарушение исключительных прав истца на коммерческое обозначение и товарный знак "База отдыха "Ставрополье" путем прекращения использования доменного имени http//anapa-stavropolie.ru для продвижения однородных услуг - иск подлежит рассмотрению по существу.

При этом апелляционный суд установил, что указанные требования не являются изменением предмета иска в порядке статьи 49 АПК РФ, поскольку они были включены истцом в предмет иска заявлением от 25.07.2016, заявлением без даты, поданным до принятия решения, (т.2, л.д. 113). Таким образом, ходатайством от 26.06.2017 истец фактически выразил волю на поддержание ранее заявленных требований, что исключает процессуальную необходимость их принятия к рассмотрению определением суда.

Изучив материалы дела, оценив доводы искового заявления и отзывов на него, апелляционной жалобы и отзывов на нее с учетом представленных сторонами дополнений и пояснений, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу об основаниях отмены судебного акта с принятием нового судебного акта об отказе в иске по входящим в предмет иска требованиям по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака по свидетельству N 571928, право истца на товарный знак зарегистрировано 20.04.2016 сроком действия до 25.02.2025 с датой приоритета 25.02.2015, для перечисленных в свидетельстве классов МКТУ - 41-го и 43-го, в том числе: услуги баз отдыха (предоставление жилья), услуги кемпингов. Данный товарный знак, как следует из указанного свидетельства, является комбинированным, включая графическую часть (стилизованное изображение солнца и моря в цветовом сочетании "белый красный оранжевый бирюзовый" и словесную часть "База отдыха "Ставрополье", при этом неохраняемыми элементами товарного знака являются слова "база отдыха".

Фирменным наименованием ответчика, как следует из ЕГРЮЛ, является "общество с ограниченной ответственностью "База отдыха "Ставрополье". Ответчик в качестве юридического лица был зарегистрирован 03.04.2015; соответственно, 03.04.2015 в ЕГРЮЛ были внесены сведения о фирменном наименовании ответчика. Основным и вспомогательным видами деятельности общества указана деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания, другим вспомогательным видом деятельности, среди прочего, является деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах.

Как указывает истец, на странице Интернет-сайта http//anapa-stavropolie.ru содержатся сведения об оказании ответчиком услуг баз отдыха (предоставление жилья) с использованием коммерческого обозначения и товарного знака истца. Администратором указанного доменного имени является ответчик, что последним не оспаривается.

Полагая, что приведенные обстоятельства свидетельствуют о нарушении ответчиком исключительных прав истца на товарный знак и коммерческое обозначение, предприниматель в суд с иском по настоящему делу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в пункте 1 Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2, при рассмотрении дел, касающихся средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, суды вправе применить на основании фактических обстоятельств дела пункты 1 и 2 статьи 10 ГК РФ и (или) параграфы 2 и 3 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883, подписана СССР 12.10.1967) (далее - Парижская конвенция) по собственной инициативе, в том числе при отсутствии заявлений лиц, участвующих в деле, сделанных в ходе судебного разбирательства.

При рассмотрении настоящего дела ответчиком было заявлено о злоупотреблении истцом правом при регистрации и использовании спорного товарного знака, в силу чего действия истца подлежат оценке на предмет соответствия определенным статьей 10 ГК РФ пределам осуществления гражданских прав.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

Одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что третьи лица (третье лицо) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей.

Кроме того, если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Также могут быть квалифицированы в качестве недобросовестной конкуренции действия лица по регистрации товарного знака в случае регистрации лицом обозначения, ранее использовавшегося без регистрации в качестве товарного знака иным лицом и получившего известность в результате именно такого использования.

При рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя.

Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения (данная правовая позиция выражена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 03.10.2014 по делу N А45-13631/2013).

В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации.

Как следует из материалов дела, как истец, так и ответчик на момент регистрации спорного товарного знака осуществляли деятельность по эксплуатации объектов - летних домиков, входящих в состав базы отдыха "Ставрополье", расположенной в станице Благовещенской города-курорта Анапа Краснодарского края.

Права собственности предпринимателя на соответствующие объекты (летние домики) были зарегистрированы в ЕГРН, что подтверждается свидетельствами о праве собственности от 11.05.2016 (т.3, л.д. 10-36).

На другие входящие в состав базы отдыха "Ставрополье" объекты (летние домики) также зарегистрировано в ЕГРН за Ганжой Сергеем Ивановичем, что подтверждается свидетельствами о праве собственности от 22.12.2014 (т.1, л.д. 67-84). Право ответчика на использование данных объектов основано на договоре аренды базы отдыха от 01.10.2014, заключенного между С.И. Ганжой (арендродатель) и ООО "Радуга" (арендатор), права и обязанности арендатора по которому с согласия арендодателя были переданы ответчику по договору переуступки от 07.04.2015. Земельный участок, на котором расположены указанные объекты, находится в аренде С.И. Ганжи по договору аренды земельного участка N 3700005689 от 25.09.2013 с Управлением имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа (арендодатель), и был передан в субаренду ответчику по договору от 01.10.2014 между С.И. Ганжой (арендродатель) и ООО "Радуга" (арендатор), права и обязанности субарендатора по которому с согласия арендатора были переданы ответчику по договору переуступки от 07.04.2015.

Каждой из сторон осуществляется хозяйственная деятельность по использованию соответствующих объектов в качестве базы отдыха, что подтверждается представленными каждой из сторон доказательствами.

Как утверждает ответчик, база отдыха "Ставрополье" начала функционировать в 1978 году, в обоснование чего ссылается на вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Краснодарского края от 24.12.2007 по делу N А32-8708/2007, которым установлено следующее: 05.11.1989 между АТП Ставропольское-1 "Крайагропрома", СУ треста "Ставропольтрубопроводстрой", УМС объединения "Ставропольагропромстрой", Ставропольское краевое п/о "Автотехобслуживание", СМММК-2 п/о "Ставропольагромехмонтаж" заключили договор о совместной деятельности по содержанию и обслуживанию базы отдыха "Ставрополье"; из письма Управления архитектуры и градостроительства г.Анапа N 01/757 от 27.04.2004 следует, что база отдыха "Ставрополье" с 1978 г. по 1989 г. являлась временной базой. В 1989 году государственным проектным институтом "Росгипросельхозагрохим" разработан генеральный план территории базы отдыха и рабочий проект реконструкции и строительства с благоустройством. Реконструкцию объектов базы отдыха осуществлял кооператив "Скиф" на основании договора N 1 от 04.01.1990, заключенного между АТП "Ставропольское-1" (заказчик) и названным кооперативом (подрядчик).

Данные факты не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего дела, поскольку стороны по настоящему делу не участвовали в деле N А32-8708/2007, однако в силу правовой позиции, выраженной в пункте 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" суд обязан учитывать установленные судебным актом по другому делу обстоятельства, не имеющие преюдициального значения, и вправе сделать иные, нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, выводы только при наличии соответствующих оснований.

Оспаривая факт использования обозначения "База отдыха Ставрополье" для индивидуализации соответствующего имущественного комплекса с 1978 года, истец признал факт использования обозначения "База отдыха Ставрополье" с 1992 (дополнение к отзыву на апелляционную жалобу, т.4, л.д. 65).

Таким образом, с учетом признания истцом соответствующего факта материалы дела позволяют достоверно установить использование обозначения "База отдыха Ставрополье" для индивидуализации соответствующего имущественного комплекса в течение 23 лет до даты приоритета товарного знака по свидетельству N 571928 (25.02.2015).

Из материалов дела с учетом пояснений сторон следует, что в период с 1992 года по 2015 год обозначение "База отдыха Ставрополье" использовалось для индивидуализации соответствующего имущественного комплекса для оказания услуг базы отдыха различными собственниками, в том числе: ООО "Ставрополье" (правопреемник ТОО "Ставрополье" в форме реорганизации в виде преобразования в 1999 году), являвшемся собственником с 16.03.1992 по 26.12.2005 год; Хамитов В.Э., являвшимся собственником имущественного комплекса "База отдыха Ставрополье" с 26.12.2005 по 14.06.2011; Ганжа С.И., являющимся собственником имущественного комплекса "База отдыха Ставрополье" с 14.06.2011 по настоящее время. По договору от 14.08.2014 часть домиков была продана С.И. Ганжа в пользу В.Н. Радушева, которым впоследствии они были отчуждены в пользу Радушевой О.В., а последней - в пользу предпринимателя по договору дарения от 15.04.2016. Кроме того, в состав имущественного комплекса "База отдыха Ставрополье" также входят еще несколько объектов, которые принадлежат на праве собственности ОАО "Издательско-полиграфическая фирма "Ставрополье" (правопреемник ФГУП "Издательско-полиграфическая фирма "Ставрополье").

Приведенный ответчиком довод о том, что вступившим в законную силу апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 22.09.2016 договор купли-продажи от 14.08.2014 между С.И. Ганжой и В.Н. Радушевым был признан недействительным, что свидетельствует о порочности прав предпринимателя на соответствующие объекты, сам по себе не имеет юридического значения, поскольку предметом настоящего спора не является право собственности на входящие в имущественный комплекс базы отдыха "Ставрополье" объекты недвижимости.

В любом случае изложенное позволяет сделать вывод о том, что соответствующий имущественный комплекс с 1992 года использовался различными собственниками в качестве базы отдыха с его индивидуализацией обозначением "База отдыха "Ставрополье", что в свою очередь свидетельствует о том, что использование данного обозначения сложилось вследствие длительного использования применительно к соответствующему имущественному комплексу безотносительно к конкретному субъекту, оказывающему соответствующие услуги с использованием данного комплекса.

Данное, сложившееся в результате длительного использования применительно к соответствующему имущественному комплексу, а не к конкретному субъекту, оказывающему соответствующие услуги с использованием данного комплекса, обозначение использовалось в таком качестве и на день подачи предпринимателем заявления на регистрацию спорного товарного знака. При этом материалы дела позволяют достоверно установить факт использования на указанный день входящих в данный имущественный комплекс объектов в качестве базы отдыха с их индивидуализацией указанным обозначением как истцом, так и ответчиком.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в пункте 5 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2, критерием квалификации действий лица, зарегистрировавшего обозначение в качестве товарного знака, как злоупотребления правом или недобросовестной конкуренции может служить предшествовавшее использование спорного обозначения. Если до даты приоритета товарного знака спорное обозначение широко использовалось третьими лицами (например, конкурентами, в том числе наравне с последующим правообладателем), регистрация товарного знака одним из конкурентов могла быть произведена исключительно с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

В соответствии с правовой позицией, выраженной в выраженной в пункте 6 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2, при рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестного поведения может быть принято во внимание последующее (после регистрации) поведение правообладателя. Такое последующее поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, например, может состоять в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения. Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Как отмечено в части 2 статьи 14 Закона о защите конкуренции, не допускается недобросовестная конкуренция, связанная не только с приобретением, но и с использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг. В соответствии со статьей 10.bis Парижской конвенции для квалификации регистрации товарного знака как акта недобросовестной конкуренции оценке подлежит честность такой регистрации, которая не может быть установлена без учета цели регистрации товарного знака. В связи с этим при рассмотрении судом вопроса о добросовестности регистрации товарного знака исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации. Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку.

При применении вытекающих из указанных правовых подходов критериев недобросовестности апелляционный суд исходит из того, что предприниматель на дату регистрации спорного товарного знака осуществляла деятельность по хозяйственному использованию объектов, входящих в имущественный комплекс, для которого в результате длительного использования сложилось обозначение "База отдыха Ставрополье", по их назначению - для оказания входящих в 41-й класс МКТУ услуг баз отдыха (предоставление жилья). При этом зарегистрированный товарный знак не ограничен словами "База отдыха Ставрополье", а является комбинированным, включая графическую часть (стилизованное изображение солнца и моря в цветовом сочетании "белый красный оранжевый бирюзовый" и словесную часть "База отдыха "Ставрополье". В таком качестве спорный товарный знак может быть использован для индивидуализации услуг по использованию соответствующего имущественного комплекса применительно к предпринимателю, позволяя обособить эти услуги от аналогичных услуг других субъектов, использующих при их оказании тот же самый имущественный комплекс. Поскольку при таких обстоятельствах регистрация спорного товарного знака не противоречит его основной функции по индивидуализации услуг конкретного лица (предпринимателя), а основания для достоверного вывода о том, что данная регистрация произведена исключительно с целью устранения присутствия ответчика и иных лиц на рынке услуг по использованию имущественного комплекса базы отдыха Ставрополье отсутствуют, постольку регистрация спорного товарного знака предпринимателем не может быть признана актом недобросовестной конкуренции.

Между тем, предъявив иск о запрете ответчику использовать в его хозяйственной деятельности сложившееся в результате длительного использования применительно к соответствующему имущественному комплексу обозначение "База отдыха Ставрополье", истец допустил злоупотребление правом на стадии использования товарного знака, поскольку, как указано выше, входящее в предмет иска требование направлено на запрет использования такого обозначения, которое сложилось применительно к соответствующему имущественному комплексу безотносительно к использующему его субъекту. Поведение лица, зарегистрировавшего в качестве товарного знака обозначение, ранее использовавшееся им наравне с иными лицами, выражающееся в действиях по вытеснению конкурентов с рынка путем предъявления в суд требований о пресечении использования спорного обозначения, свидетельствует в данном случае о недобросовестности истца при использовании спорного товарного знака и злоупотреблении им при осуществлении исключительного права на данный товарный знак.

В соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ правовым последствием заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребления правом) является отказ судом лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично.

В силу изложенного основания для удовлетворения входящих в предмет иска по настоящему делу требований, направленных на защиту исключительного права товарный знак по свидетельству N 571928, отсутствуют.

При оценке обоснованности требований, направленных на защиту исключительного права на коммерческое обозначение "База отдыха "Ставрополье" апелляционный суд установил следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Таким образом, критериями правовой охраны коммерческого обозначения является: наличие различительных признаков; употребление обозначения правообладателем для индивидуализации своего предприятия; известность данного обозначения в пределах определенной территории.

Исходя из функционального назначения коммерческого обозначения как средства индивидуализации товаров (работ, услуг) конкретного субъекта предпринимательской деятельности, предназначенного для их обособления от аналогичных товаров (работ, услуг) других субъектов предпринимательской деятельности, правовой охране в качестве коммерческого обозначения подлежит такое используемое субъектом обозначение, которое получило известность применительно к производимым им товарам (оказываемым услугам).

Между тем, как указано выше, использование обозначения "База отдыха Ставрополье" в результате длительного использования различными субъектами сложилось применительно к соответствующему имущественному комплексу безотносительно к использующему его субъекту, в том числе предпринимателю. Доказательства обратного последним не представлены. При таких обстоятельствах отсутствуют основания для вывода о возникновении у предпринимателя исключительного права на словесное коммерческое обозначение "База отдыха Ставрополье".

Кроме того, приведенные выше критерии недобросовестности сформулированы применительно к любому средству индивидуализации товаров, работ и услуг, а потому установление признаков злоупотребления правом на товарный знак в части входящего в него словесного обозначения "База отдыха Ставрополье" исключает удовлетворение соответствующих требований применительно и к коммерческому обозначению.

В силу изложенного основания для удовлетворения входящих в предмет иска по настоящему делу требований, направленных на защиту исключительного права на коммерческое обозначение "База отдыха Ставрополье", отсутствуют.

При таких обстоятельствах в иске по требованиям о запрете ответчику использовать обозначение "База отдыха "Ставрополье" в части предоставления однородных услуг временного проживания и использовать виды деятельности - 55.90 (деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания), 55.30 (деятельность по предоставлению мест временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах) для предоставления однородных услуг; об обязании ответчика незамедлительно прекратить использование обозначения "База отдыха "Ставрополье" в публикации рекламных текстов, распространении рекламных материалов, рекламе, в том числе на вывесках и в сети "Интернет", в деловой корреспонденции, в том числе на бланках, в объявлениях; об обязании ответчика незамедлительно прекратить нарушение исключительных прав истца на коммерческое обозначение и товарный знак "База отдыха "Ставрополье" путем прекращения использования доменного имени http//anapa-stavropolie.ru для продвижения однородных услуг надлежит отказать в полном объеме.

В соответствии с пунктом 29 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" по результатам рассмотрения дела суд апелляционной инстанции согласно пункту 2 статьи 269 АПК РФ выносит постановление, которым отменяет судебный акт первой инстанции с указанием обстоятельств, послуживших основаниями для отмены судебного акта (часть 4 статьи 270 АПК РФ), и принимает новый судебный акт.

С учетом того, что в предмет иска входили неимущественные требования, направленные на защиту двух объектов исключительных прав (товарный знак и коммерческое обозначение), сумма подлежащей уплате в федеральный бюджет государственной пошлины по иску составляет 12 000 руб.

Истцом при подаче иска была уплачена госпошлина в размере 18 000 руб., в силу чего излишне уплаченная госпошлина составила 6 000 руб.

Поскольку в иске отказано, постольку на основании части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы по уплате госпошлины по иску в размере 12 000 руб. подлежат отнесению на истца.

При подаче апелляционной жалобы ответчиком госпошлина в размере 3 000 руб. уплачена не была.

Поскольку по результатам рассмотрения апелляционной жалобы принят судебный акт в пользу ответчика, постольку в соответствии с правовой позицией, выраженной в пункте 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", части 3 статьи 110 АПК РФ, с истца в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина по апелляционной жалобе в размере 3 000 руб.

Поскольку причитающаяся к возврату истцу из федерального бюджета излишне уплаченная им госпошлина по иску составила 6 000 руб., а подлежащая взысканию с него в федеральный бюджет госпошлина по апелляционной жалобе - 3000 руб., постольку на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации предпринимателю надлежит возвратить из федерального бюджета уплаченную по квитанции от 27.07.2016 государственную пошлину в размере 3 000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 28.12.2016 по делу N А32-24863/2016 отменить. Принять новый судебный акт.

Принять отказ индивидуального предпринимателя Радушевой Ольги Александровны (ИНН 230106077167, ОГРНИП 306230106600027) от иска в части требования об обязании ответчика изменить фирменное наименование путем исключения из фирменного наименования слова "Ставрополье" с внесением соответствующих изменений в учредительные документы и Единый государственный реестр юридических лиц и требования об обязании выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака "База отдыха "Ставрополье" в размере по усмотрению суда исходя из характера нарушения. Производство по делу в части данных требований прекратить.

В иске отказать.

Возвратить индивидуальному предпринимателю Радушевой Ольги Александровны (ИНН 230106077167, ОГРНИП 306230106600027) из федерального бюджета уплаченную по квитанции от 27.07.2016 государственную пошлину в размере 3 000 руб.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление апелляционного суда может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу настоящего постановления.

Председательствующий

В.В. Ванин

Судьи

Н.В. Ковалева Е.А. Маштакова