Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2017 г. N 13АП-34431/16

Требование: о взыскании пени

Вывод суда: решение суда первой инстанции изменено

г. Санкт-Петербург

14 февраля 2017 г.

Дело N А56-34664/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 13 февраля 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 февраля 2017 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Дмитриевой И.А.

судей Згурской М.Л., Третьяковой Н.О.

при ведении протокола судебного заседания: Верещагиным С.О.

при участии:

от истца: Шнапштис А.М. по доверенности от 02.02.2017

от ответчиков: 1) Лелетина А.В. по доверенности от 10.01.2017

2) Козлова И.В. по доверенности от 05.12.2016

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационные номера 13АП-34431/2016, 13АП-34432/2016) ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАРТ", ООО "ВОДОЛЕЙ" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.12.2016 по делу N А56-34664/2016 (судья Виноградова Л. В.), принятое

по иску TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (Тиэммэ Раккордерие С.П.А.)

к 1) ЗАО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТАРТ"

2) ООО "ВОДОЛЕЙ"

об обязании и взыскании

установил:

TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (Тиэммэ Раккордерие С.П.А.) (адрес: Россия 191124, Санкт-Петербург, Суворовский пр. д. 2б лит.А) (далее истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском об обязании ответчиков - закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СТАРТ" и общество с ограниченной ответственностью "Водолей" (ИНН 7811560060, ОГРН 1137847344051) прекратить использование в любой форме товарного знака, принадлежащего TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.) на основании охранного документа от 07.06.2001 г., в том числе обязать прекратить использование тождественных, сходных до степени смешения, либо содержащих отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.), а также о взыскании солидарно с ответчиков 1 500 000 руб. компенсации.

Решением суда от 18.11.2016 исковые требования удовлетворены в полном объеме.

В апелляционной жалобе ЗАО "Управляющая компания "СТАРТ", не согласившись с решением суда первой инстанции, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, просит отменить решение суда и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований к ЗАО "Управляющая компания "СТАРТ".

ООО "Водолей" также обратилось в апелляционной жалобой, в которой, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, а также несоответствие выводов, изложенных в решении, фактическим обстоятельствам дела, просит отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В судебном заседании представитель ООО "Водолей" просил приобщить дополнительные доказательства заключение эксперта от 14.11.2016, письмо эксперта и выписку из базы данных.

Согласно части 1 статьи 67 АПК РФ, арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

В соответствии со статьей 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Данные документы не могут быть приняты апелляционным судом в качестве дополнительного доказательства, поскольку истец в нарушение требований части 2 статьи 268 АПК РФ не доказал невозможность представления указанного документа в суд первой инстанции.

Представители ответчиков поддержали доводы своих апелляционных жалоб, а представитель истца их отклонил по мотивам, изложенным в отзывах на жалобы.

Довод представителя ООО "Водолей" об отсутствии на диске с аудиозаписью суда первой инстанции записи судебного заседания, не является безусловным основанием для отмены судебного акта.

Согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 22 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", отсутствие аудиозаписи судебного заседания на материальном носителе является основанием для отмены судебного акта в любом случае применительно к пункту 6 части 4 статьи 270 или пункту 6 части 4 статьи 288 Кодекса, если посредством аудиозаписи были зафиксированы сведения, послужившие основанием для принятия этого судебного акта и файл аудиозаписи судебного заседания, сохраненный в информационной системе арбитражного суда, утрачен и не может быть восстановлен.

Вместе с тем, аудиозапись судебного заседания в суде первой инстанции по рассматриваемому делу размещена на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в сети Интернет).

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, Согласно выписке из Международного реестра торговых марок Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности от 07.06.2001 г., Компании принадлежит комбинированный товарный знак в отношении товаров (услуг), входящих в 6 класс Международной классификации товаров и услуг, - металлические соединительные элементы и клапаны; 7 класс - коллекторы и 11 класс - шаровые клапаны для распределения жидких и газообразных веществ (международная регистрация N 761642). Товарный знак "ТМ" представляет собой комбинированное обозначение, включающее два охраняемых элемента: словесное и изобразительное: изобразительное обозначение представляет собой стилизованную гидравлическую соединительную муфту; словесное обозначение представляет собой сочетание латинских букв "ТМ" (в транскрипции - "ти эм"), указывающих на наименование истца.

Данный товарный знак охраняется на территории Российской Федерации соответствии со статьей 1479 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой исключительное право на товарный знак действует на территории Российской Федерации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Россия является стороной Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г., в соответствии с которым товарный знак истца приобрел международную регистрацию.

Ссылаясь на то, что ответчики продают и предлагают к продаже продукцию, содержащую обозначения, сходные до степени смешения товарным знаком истца, а часть продукции содержит отдельный охраняемый элемент товарного знака истца, Компания обратилась в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

В подтверждение реализации ответчиком продукции, содержащей спорный товарный знак и его отдельный охраняемый элемент, истец представил акты контрольных закупок за период с 27.01.2016 г. по 30.03.2016 г.

Суд первой инстанции, оценив представленные доказательства, признал иск обоснованным как по праву, так и по размеру и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

В пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

В разделе 3 Приказа Роспатента от 31.12.2009 N 197 "Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство" говорится, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Согласно пунктам 41 и 42 Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков_", обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание

Как видно из материалов дела, товарный знак "ТМ" представляет собой комбинированное обозначение, включающее два охраняемых элемента: словесное и изобразительное: изобразительное обозначение представляет собой стилизованную гидравлическую соединительную муфту; словесное обозначение представляет собой сочетание латинских букв "ТМ" (в транскрипции - "ти эм"), указывающих на наименование истца.

Суд первой инстанции пришел к верному выводу о наличии сходства данного изображения до степени смешения с товарным знаком истца. В указанном изображении основная графическая нагрузка приходится на буквы "Т" и "М": они изображены крупным шрифтом, в отличие от боковых элементов, выполненных в виде маленьких букв "о". Начертание букв "Т" и "М" (шрифт, которым они выполнены) на товаре ответчиков тожественно начертанию букв "Т" и "М" в товарном знаке истца. Исходя из этого, следует признать, что изображение на спорном товаре выполнено с имитацией товарного знака истца, который используется истцом в том числе путем размещения только данных букв "Т" и "М", без изображения соединительной муфты.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что товарный знак истца не представляет правовой охраны сочетанию латинских букв "ТМ", отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку в рамках товарного знака истца правовой охраной пользуется как товарный знак в целом, так и два отдельных охраняемых элемента. В данном случае ответчиком не учтено, что любой неохраняемый элемент товарного знака обязательно указывается в составе опубликованных сведений о регистрации товарного знака, однако в отношении товарного знака истца в соответствующем реестре не значится никакой информации о том, что спорный товарный знак включает неохраняемые элементы (пункт 3.3.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания).

Факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками истцов, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Судом первой инстанции установлено, что истцу принадлежит комбинированный товарный знак, включающий в себя словесное обозначение: латинские прописные буквы "Т" и "М" и находящийся между ними изобразительный элемент, представляющий собой гидравлическую соединительную муфту.

Обозначение, размещенное на товарах, продаваемых ЗАО "Управляющая компания "СТАРТ" и ООО "Водолей", также является комбинированным. Его словесная часть состоит из прописных букв "Т" и "М", а изобразительная часть расположена между буквами и представляет собой стилизованную гидравлическую соединительную муфту.

На части изделий, продаваемых ЗАО "Управляющая компания "СТАРТ" и ООО "Водолей" изобразительная часть отсутствует, однако имеется обозначение, содержащее охраняемый элемент товарного знака Компании - словесное обозначение, представляющее собой сочетание латинских букв "ТМ".

Представленными в материалы дела документами подтверждается, что ответчик-1 предлагал к продаже и осуществлял реализацию металлических фитингов и клапанов из металла (соединительные элементы, клапаны, коллекторы, шаровые краны для распределения жидких и газообразных веществ), на которых размещено изображение следующего вида: оТМо.

Поставщиком данной продукции, как следует из упаковки и других документов, являлся ответчик-2.

В подтверждение реализации ответчиком продукции, содержащей спорный товарный знак и его отдельный охраняемый элемент, истец представил акты контрольных закупок за период с 27.01.2016 г. по 30.03.2016 г.

Товарный знак истца зарегистрирован в отношении металлических соединительных элементов и клапанов, коллекторов и шаровых клапанов для распределения жидких и газообразных веществ. Именно такие товары предлагают к продаже ЗАО "УК "СТАРТ" и ООО "Водолей". Таким образом, указанные товары однородны, и при этом ответчик-2 не располагает правами на товарный знак оТМо в отношении товаров 6 и 7 классов МКТУ.

Таким образом, сравнительный анализ товарного знака, принадлежащего истцу, и обозначения, используемого на предлагаемых ЗАО "УК "СТАРТ" и ООО "Водолей" к продаже изделиях, позволил сделать вывод суду первой инстанции о нарушении права истца на товарный знак и наличии оснований для взыскания компенсации.

В силу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Исходя из указанных норм закона и установленных судом фактических обстоятельств дела, суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции обоснованно обязал ответчиков прекратить использование в любой форме товарного знака, принадлежащего истцу, и обязал ответчика прекратить использование обозначений, тождественных, сходных до степени смешения, либо содержащих отдельные охраняемые элементы товарного знака, принадлежащего истцу, в том числе сочетание латинских букв "ТМ", а также взыскал с ответчиков компенсацию на основании пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Судом первой инстанции верно определены нормы материального права, подлежащие применению при разрешении настоящего спора, а именно: нормы статей 1229 и 1484 ГК РФ, устанавливающие право правообладателя по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности, а также нормы статей 1225, 1250, 1252 и 1515 ГК РФ, в соответствии с которыми правообладатель средства индивидуализации права вправе требовать взыскания с правонарушителя компенсации за их незаконное использование.

Доводы заявителей апелляционной жалобы также касаются несогласия с размером удовлетворенных требований.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как разъяснено в пункте 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного законом. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Аналогичный подход закреплен и в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015.

Апелляционный суд считает возможным изменить решение суда первой инстанции в части размера компенсации и определить ее в сумме 200 000 руб., исходя и недоказанности истцом вероятных убытков в размере 1 500 000 руб., а также из принципа разумности и справедливости, обуславливающие соразмерность компенсации последствиям нарушения.

Судебные расходы по уплате госпошлины за рассмотрение дела в судах первой и апелляционной инстанций распределены в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 18.11.2016 по делу N А56-34664/2016 изменить, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции.

Обязать закрытое акционерное общество "Управляющая компания "СТАРТ" (ИНН 7816380127, ОГРН 1057813296133) и общество с ограниченной ответственностью "Водолей" (ИНН 7811560060, ОГРН 1137847344051) прекратить использование в любой форме товарного знака, принадлежащего TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.) (налоговый код и номер регистрации 02852520176, дата регистрации 19.02.1996 г., номер в экономическом административном реестре 298978 от 16/12/1986) на основании охранного документа от 07.06.2001 г., в том числе обязать прекратить использование тождественных, сходных до степени смешения, либо содержащих отдельные элементы товарного знака, принадлежащего TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.).

Взыскать солидарно с закрытого акционерного общества "Управляющая компания "СТАРТ" (ИНН 7816380127, ОГРН 1057813296133) и общества с ограниченной ответственностью "Водолей" (ИНН 7811560060, ОГРН 1137847344051) в пользу TIEMME RACCORDERIE S.P.A. (ТИЭММЭ РАККОРДЕРИЕ С.П.А.) (налоговый код и номер регистрации 02852520176, дата регистрации 19.02.1996 г., номер в экономическом административном реестре 298978 от 16/12/1986) 200 000 компенсации, а также 8 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с закрытого акционерного общества "Управляющая компания "СТАРТ" (ИНН 7816380127, ОГРН 1057813296133) в доход федерального бюджета 10 000 руб. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Водолей" (ИНН 7811560060, ОГРН 1137847344051) в доход федерального бюджета 13 000 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела в судах первой и апелляционной инстанций.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

И.А. Дмитриева

Судьи

М.Л. Згурская Н.О. Третьякова