Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 февраля 2017 г. N 09АП-64211/16

Требование: о взыскании долга, затрат и пени

Вывод суда: решение суда первой инстанции отменено

г. Москва

28 февраля 2017 г.

Дело N А40-244735/15

Резолютивная часть постановления объявлена 20 февраля 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 февраля 2017 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Д.В. Пирожкова,

судей В.Р. Валиева, Н.И. Левченко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.В. Фоминым,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

N А40-244735/2015, принятое судьей Я.Е. Шудашовой, по иску ООО "ГАЛС" (ОГРН 1147746079150) к ООО "АВТОСТАР ГРУПП" (ОГРН 1137746912335), третье лицо - ООО "ТаймВеб", Сингаевский Андрей Валентинович

о запрете использовать на сайте в сети Интернет по адресу: http/sgmshop.ru/ любое упоминание обозначения "SGM", "СГМ", исключить любые ссылки на наименования "SGM", "СГМ" в деятельности, о взыскании компенсации за неправомерное использование товарных знаков в сумме 200 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: Звягин С.А. (по доверенности от 17.03.2015), Пулакис М.М. (по доверенности от 17.03.2015)

от ответчика: не явился, извещен;

от третьего лица: не явилось, извещено.

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛС" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "АВТОСТАР ГРУПП" о запрете использовать на сайте в сети Интернет по адресу: http/sgmshop.ru/ любое упоминание обозначения "SGM", "СГМ", исключить любые ссылки на наименования "SGM", "СГМ" в деятельности, о взыскании компенсации за неправомерное использование товарных знаков в сумме 200 000 руб., расходов по оплате услуг нотариуса за осмотр Интернет сайта в общей сумме 45 020 руб., с учетом уточнения требований в порядке статьи 49 АПК РФ.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора судом первой инстанции было привлечено Общество с ограниченной ответственностью "ТаймВеб".

Решением от 12 сентября 2016 года по делу N А40-244735/2015 Арбитражный суд города Москвы исковые требования удовлетворил в полном объёме.

Не согласившись с вынесенным судебным актом ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в иске.

В судебном заседании 12 января 2017 года апелляционным судом установлены основания, предусмотренные п. 2 ч. 4 ст. 270 АПК РФ для отмены судебного акта, и рассмотрения дела, в соответствии с ч. 6.1 ст. 268 АПК РФ, по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

Учитывая разъяснения постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 о переходе к рассмотрению дела по правилам первой инстанции, руководствуясь п. 2 ч. 4 ст. 270 АПК РФ, Девятый Арбитражный апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, а также привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Сингаевского Андрея Валентиновича.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме.

Извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в том числе, путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Девятого Арбитражного Апелляционного суда и Федеральных Арбитражных Судов Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, представители ответчика и третьего лица в заседание не явились.

Изучив представленные в дело доказательства, заслушав объяснения представителя истца, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об удовлетворении иска.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных этим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации товарные знаки являются результатом интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.

Содержание исключительного права на товарный знак составляет возможность правообладателя использовать его любыми не противоречащими закону способами, примерный перечень которых предусмотрен в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу норм пункта 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации императивно установлен запрет на использование охраняемого в Российской Федерации товарного знака без разрешения его правообладателя.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется путем предъявления требований, перечисленных в пункте 1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

При этом правообладатель имеет право использовать способы защиты, перечисленные в статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за незаконное использование товарного знака. Статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации и 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации применяются во взаимосвязи и не противоречат друг другу.

Как следует из материалов дела, ООО "ГАЛС" является правообладателем товарных знаков "СГМ-вибро" и "SGM", исключительные права на которые удостоверены свидетельствами N 426719 и N 555672 соответственно, выданными Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатентом).

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении теплоизолирующего и вибропоглащающего листового материала ("материалы звукоизоляционные"; "материалы теплоизоляционные"), что видно из перечня товаров и услуг 17-го класса МГТУ, о чем указано в свидетельствах на товарные знаки.

Под указанными товарными знаками истцом осуществляется выпуск и реализация шумоизоляционных и вибропоглашающих материалов, применяемых в основном для шумоизоляции автомобилей.

В обоснование исковых требований истец указал, что им был выявлен факт того, что ООО "АВТОСТАР ГРУПП" для организации своей коммерческой деятельности и рекламы своего магазина использует интернет сайт с доменным именем http://sgmshop.ru/, на котором указанное лицо разместило рекламу шумоизоляционных материалов с упоминанием обозначения SGM. При этом основным направлением сайта является реализация шумоизоляционных материалов, то есть оказание однородных услуг с Истцом, а в разделе сайта "адрес" указан юридический и фактический адрес ответчика, а именно: г. Москва, 2-й Силикатный проезд, 34с1.

В подтверждение данного факта истцом в материалы дела представлены нотариальный протокол осмотра письменных доказательств от 20.03.2015 года - информации, размещенной на информационном ресурсе сайта в сети Интернет по адресу: http://sgmshop.ru/, а также - протокол осмотра письменных доказательств от 24.11.2015 года - информации, размещенной на информационном ресурсе сайта в сети Интернет по адресу: http//sgmshop.ru/.

Полагая, что со стороны ответчика имеют место нарушения исключительных прав, истец, отправил ответчику претензию, с требованием исключить из названия доменного имени http://sgmshop.ru/ любое упоминание обозначения "SGM", "СГМ", исключить использование на данном сайте любое упоминание обозначения "SGM", "СГМ", а также любые ссылки на обозначение "SGM", "СГМ" в деятельности ответчика, включая любые вывески, таблички, объявления, знаки оформления, надписи в любых видах документов, надписи на сайте в сети Интернет, иное любое упоминание обозначения "SGM", "СГМ", в сети Интернет.

Ответчик удалил с сайта по адресу: http://sgmshop.ru/ большое количество упоминаний на представленной им на продажу шумоизоляционной продукции обозначения "SGM", "СГМ", а также удалил логотип "SGM" с главной страницы сайта, однако претензию оставил без ответа, что послужило основанием для обращения с настоящим иском в суд.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене. RU и.РФ, утвержденными Координационным центром национального домена сети Интернет (в редакции от 20.09.2012), пользователь самостоятельно выбирает доменное имя и несет ответственность за возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее - Правила), утвержденными приказом Роспатента от 05.03.2003 г. N 32, при решении вопроса сходства до степени смешения комбинированных обозначений, исследуются и оцениваются отдельные его элементы (словесные и графические), значимость положений, занимаемого тождественными или сходными элементами. Данные элементы оцениваются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пунктам 14.4.2.2, 14.4.2.3, 14.4.2.4 Правил при установлении сходства обозначений до степени смешения должны приниматься во внимание правила, касающиеся выделения в товарном знаке части, занимающей доминирующее положение; словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными изображениями, в которые входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым.

Как разъяснено в пункте 1.1 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров", по общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Таким образом, непринятие мер к получению необходимой информации из Единого государственного реестра юридических лиц, а также Роспатента, касающейся фирменного наименования и обозначения, которое предполагается использовать при осуществлении своей деятельности, будет свидетельствовать о наличии в действиях Ответчика вины, так как данные из ЕГРЮЛ о юридических лицах и Роспатента о зарегистрированных товарных знаках являются открытыми.

Ответчик, используя доменное имя http://sgmshop.ru/ и всякие упоминания "SGM" и "СГМ" в своей коммерческой деятельности обязан был учитывать наличие на рынке истца, имеющего сходное наименование, а также факт государственной регистрации товарных знаков.

Из материалов дела усматривается, что после принятия искового заявления к производству и назначения судебного заседания ответчик добровольно частично исполнил требования истца, что подтверждается протоколом осмотра письменных доказательств от 25 апреля 2016 года, согласно которого при обращении на страницу интернет сайта, размещенную по адресу: http://sgmshop.ru/ происходит автоматическое обращение на страницу интернет-адрес: http://comfortmat-shop.ru/., посредством которой в настоящее время ответчик осуществляет свою деятельность.

Таким образом, ответчик убрал с интернет сайта, размещенную по адресу: http://sgmshop.ги/ упоминания обозначения "SGM", "СГМ", исключил ссылки на наименования "SGM", "СГМ", вместе с тем, остальные требования не выполнил.

Ответчик доказательств разрешения использования товарных знаков, право на которые принадлежат истцу, в материалы дела не представил.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции полагает, что регистрация и администрирование ответчиком доменного имени http://sgmshop.ru/ нарушает исключительные права истца на фирменное наименование и товарные знаки, объединенные словесным элементом "СГМ", "SGM".

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснениям пункта 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при определении размера компенсации суд принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, суд оценивает как обоснованное требование о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 200 000 рублей (по 100 000 рублей за каждое зарегистрированное право).

Также суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, полагает подлежащим удовлетворению требование о возмещении судебных издержек в сумме 45 020 руб., понесённых в связи с оплатой услуг нотариуса за осмотр Интернет сайта. Факт несения расходов документально подтвержден. Каких-либо доказательств чрезмерности заявленной к взысканию суммы судебных расходов, ответчиком представлено не было.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 12 сентября 2016 года по делу N А40-244735/2015 отменить.

Запретить ООО "АВТОСТАР ГРУПП" использовать любое упоминание обозначения "SGM", "СГМ", исключить любые ссылки на наименования "SGM", "СГМ" в деятельности, включая любые вывески, таблички, объявления, знаки оформления, надписи в любых видах документов, надписи на сайте и в сети Интернет, иное любое упоминание наименования "SGM", "СГМ" в сети Интернет, упоминание наименования "SGM" в доменном имени сайта http://sgmshop.ru/.

Взыскать с ООО "АВТОСТАР ГРУПП" в пользу ООО "ГАЛС" компенсацию за неправомерное использование товарных знаков в общей сложности в размере 200 000 рублей (по 100 000 рублей за каждый), в возмещение расходов по оплате госпошлины в размере 16 000, по оплате услуг нотариуса за осмотр интернет сайта в общей сумме 45 020 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Д.В. Пирожков

Судьи

Н.И. Левченко В.Р. Валиев