Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 января 2017 г. N 13АП-31226/16

г. Санкт-Петербург

31 января 2017 г.

Дело N А21-5638/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 24 января 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 31 января 2017 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Борисовой Г.В.

судей Зотеевой Л.В., Семеновой А.Б.

при ведении протокола судебного заседания: Дейкун А.А.

при участии:

от заявителя: Бусел С.А. дов. от 27.12.2016 N 17, Гречухиной Е.А. дов. от 17.10.2016, Валюженич Т.В. дов. от 28.12.2016

от ответчика: Белоусовой Ю.А., Урсакий В.В. дов. от 02.08.2016

от третьего лица: не явились

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Балтик Империал" (регистрационный номер 13АП-31226/2016) на решение Арбитражного суда Калининградской области от 17.10.2016 по делу N А21-5638/2016 (судья Сычевская С.Н.)

по заявлению Калининградской областной таможни

к ООО "Балтик Империал"

третье лицо - ООО "Текомхим"

о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях

УСТАНОВИЛ:

Калининградская областная таможня (далее - таможенный орган) обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о привлечении ООО "Балтик Империал" (далее-общество) к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях за незаконное использование чужого товарного знака.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО "Текомхим".

Решением суда первой инстанции ООО "Балтик Империал" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях за незаконное использование чужого товарного знака в виде штрафа в размере 50 000 рублей с конфискацией товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, и указанных в протоколе изъятия вещей и документов от 14.06.2016 в рамках дела N 10012000-1673/2016.

Не согласившись с решением суда, ООО "Балтик Империал" направило апелляционную жалобу, в которой просило решение суда отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления по тем основаниям, что суд неполно выяснил обстоятельства по делу, таможенный орган не представил необходимые доказательства факта незаконного использования обществом обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 510279 на товарах, которые вводятся в гражданский оборот и (или) перевозятся с этой целью.

Представитель общества в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме.

Представитель таможенного органа в судебном заседании не согласился с апелляционной жалобой, возражения изложил в отзыве и просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом.

Законность и обоснованность принятого решения проверяются в порядке и по основаниям, установленными статьями 258, 266-271 АПК РФ.

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции находит ее обоснованной и подлежащей удовлетворению.

Как видно из материалов дела, 31.05.2016 ООО "Балтик Империал" представило на таможенный пост Балтийск Калининградской областной таможни декларацию на товары (ДТ) N 10012070/310516/0003594 в таможенной процедуре "свободная таможенная зона" (ИМ 78). Товар ввезен на таможенную территорию РФ по коносаменту N SGL032358 в контейнере МRKU9824587 на основании контракта N 1/БИ/ВР/2011 от 07.09.2011.

При этом в ДТ N 10012070/310516/0003594 заявлены сведения о товаре N 1 - освежитель воздуха для бытовых помещений, т.м. "GREEN WORLD" с ароматом (bubble gum) в металлической аэрозольной упаковке с головкой распылителем, объемом 250 мл по 12 штук в коробке - 80 коробок/960 штук с маркировкой на коробке и аэрозольном баллончике "GREEN WORLD" "bubble gum", изготовитель: Lider Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd.STI, товарный знак: GREEN WORLD.

По результатам таможенного контроля составлены акт таможенного досмотра N 10012070/310516/000210 и акт таможенного наблюдения N 10012070/050616/000724, из которых следует, что в ходе проверки выявлены товары: освежитель воздуха для бытовых помещений т.м. "GREEN WORLD" с ароматом (bubble gum) в металлической аэрозольной упаковке с головкой распылителем, объемом 250 мл по 12 штук в кор - 80 коробок/960 штук с маркировкой на коробке и аэрозольном баллончике "GREEN WORLD" "Bubble Gum", изготовитель: Lider Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd.STI (Турция).

По мнению таможенного органа, словесное изображение "bubble gum", имеющееся на металлической аэрозольной упаковке (баллончиках), является сходным до степени смешения с зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации словесным товарным знаком N 510279.

10.06.2016 от правообладателя товарного знака "bubble gum" (свидетельство на товарный знак N 510279) ООО "Текомхим" получено письмо N 23/06 о том, что правообладатель не имеет договорных отношений с декларантом (импортером) ООО "Балтик Империал", переуступки прав на использование товарного знака компании Lider Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd.STI (изготовитель) или ООО "Балтик Империал" не осуществлялось. К письму приложены: уведомление Роспатента N 2014Д11179 о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки (в том числе и N 510279, N 487517.) от ООО "Мобилис" к правообладателю ООО "Текомхим", свидетельство N 510279, приложение к свидетельству на товарный знак N 487517. Товарный знак зарегистрирован, в том числе и для индивидуализации товаров по 03 классу МКТУ (ароматизаторы воздуха).

ООО "Текомхим" (правообладатель) не давало обществу разрешения на использование товарного знака, в связи с чем просит привлечь общество к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса РФ о административных правонарушениях.

Таможенный орган пришел к выводу, что ООО "Балтик Империал" при декларировании товара незаконно использовало чужой товарный знак N 510279. По факту незаконного использования товарного знака N 510279 в отношении ООО "Балтик Империал" должностным лицом таможни было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях N 10012000-1673/2016.

14.06.2016 и 14.07.2016 года составлены протоколы изъятия вещей и документов, являющихся предметом административного правонарушения и протокол ареста. Изъятый товар передан на ответственное хранение ООО "БСК".

Таможенным органом вынесено решение о назначении таможенной экспертизы N 10012070/310516/до выпуска ДТ/000038.

Согласно заключению эксперта ЭКС ЦЭКТУ (РФ - г. Калининград) N 025796 от 12.07.2016:

- словесное обозначение "bubble gum", размещенное на представленном для исследования товаре, изъятом протоколом изъятия вещей и документов по делу об административном правонарушении N 10012000-1673/2016 от 14.06.2016 является сходным до степени смешения с зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ словесным товарным знаком N 510279, так как имеет звуковое (фонетическое), графическое, семантическое (смысловое) сходство и ассоциируется с ними в целом;

- исследованный товар является однородным с товарами, для обозначения и индивидуализации которых в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ зарегистрирован товарный знак N 510279.

В комплекте представленных таможенному органу документов отсутствовало лицензионное соглашение на право использования товарного знака или иные документы, подтверждающие согласие правообладателя на введение товара в гражданский оборот.

По результатам расследования таможенным органом в отношении общества составлен протокол об административном правонарушении от 14.07.2016 N 10012000-1673/2016 по части 1 статьи 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Поскольку вопрос о привлечении к ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в силу части 3 статьи 23.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях отнесен к компетенции арбитражного суда, то таможенный орган правомерно обратился в суд с настоящим заявлением.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявление таможенного органа, пришел к выводу о наличии в действиях ООО "Балтик Империал" состава вменяемого ему правонарушения, установив, что общество ввозило товары, маркированные обозначениями, сходными до степени смешения с охраняемыми в Российской федерации товарными знаками "bubble gum" (свидетельство о регистрации N 510279), без согласия правообладателя. Калининградской областной таможней в полном объеме доказан факт совершения обществом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.10 Кодекса ПФ об административных правонарушениях и его вина.

Апелляционный суд не согласен с выводами суда первой инстанции и находит их ошибочными по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров влечет наложение административного штрафа. Исходя из положений указанной статьи, квалифицирующим признаком данного административного правонарушения является незаконное использование товарного знака на территории Российской Федерации.

Объективная сторона деяния выражается в совершении субъектом активных действий, направленных на нарушение установленного режима использования товарного знака и характеризуется незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных (контрафактных) товаров.

Согласно статье 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствие запрета не считается согласием (разрешением), а другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Гражданским кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Гражданским кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Гражданским кодексом.

Пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ предусмотрено, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 приведенной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Таким образом, нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака и товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Как следует из материалов дела, ООО "Балтик Империал" вменяется ввоз на территорию Российской Федерации товара N 1 - освежитель воздуха для бытовых помещений, т.м. "GREEN WORLD" с ароматом (bubble gum) в металлической аэрозольной упаковке с головкой распылителем, объемом 250 мл по 12 штук в коробке - 80 коробок/960 штук с маркировкой на коробке и аэрозольном баллончике "GREEN WORLD" "bubble gum", изготовитель: Lider Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd.STI(Турция), товарный знак: GREEN WORLD.

По мнению таможенного органа, словесное изображение "bubble gum", имеющееся на металлической аэрозольной упаковке (баллончиках), является сходным до степени смешения с зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации словесным товарным знаком N 510279.

Согласно свидетельству о регистрации товарного знака N 510279 от 03.04.2014 охрана предоставлена товарному знаку, состоящему из словосочетания "bubble gum". Владельцем прав на товарный знак "bubble gum" в отношении товаров 03 класса МКТУ (в том числе, ароматизаторы воздуха) является ООО "Текомхим"(право получено по договору об отчуждении от ООО "Мобилис", приложение к свидетельству на товарный знак N 487517).

В силу того, что Гражданский кодекс РФ не содержит критериев определения степени сходства обозначений, суд руководствуется определениями признаков сходства товарных знаков, содержащихся в Правилах составления и подачи рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления, вида шрифта, графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные), расположения букв по отношению друг к другу, цвета или цветового сочетания.

Смысловое сходство определяется на основании признаков подобия заложенных в обозначениях понятий, идей, совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Для признания обозначения сходным до степени смешения с другим обозначением первое должно ассоциироваться со вторым в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

Исследуя представленное изображение спорного товара, апелляционный суд установил, что на флаконе кроме словесного обозначения "bubble gum" имеются иные обозначения:

- словесные обозначения "GREEN WORLD", "automatic spray refill/yedek, выполненные шрифтом зеленого цвета;

- изобразительные элементы в виде зеленого круга с тремя зелеными листьями, внутри которого находятся словесные элементы "Green World", и изображения круглых леденцов и пяти конфет, выполненные красным, желтым, лимонным, зеленым и фиолетовым цветом, находящиеся внизу словесные элементы "bubble gum sekerli sakiz".

Соответствующая маркировка товара имеется и на картонных коробках, в которых перемещался указанный товар, что видно из акта таможенного досмотра от 02.06.2016.

При этом следует отметить, что "GREEN WORLDd" является достаточно известной торговой маркой компании Lider Kozmetik (Турция), что подтверждается представленными в материалы дела декларацией о соответствии впервые выпускаемой в обращение продукции от 12.11.2014 г. N РОСС ТК.АГ92.Д46802 с указанием на торговые марки GREEN WORLD, XL, DREAM PARK и свидетельством о государственной регистрации N RU.21.01.05.015.E000174.11.11 от 14.11.2011 г., выданннным производителю товара - Lider Kozmetik Sanayi. Ve Ticaret. LTD. STI на продукцию - освежители воздуха серий "XL", "GREEN WORLD", "DREAM PARK".

Вся продукция, выпускаемая Lider Kozmetik Sanayi. Ve Ticaret. LTD. STI, размещена в открытом доступе на интернет-сайте www.liderkozmetik.com., согласно которому представлены также и освежители воздуха торговой марки "GREEN WORLD" с различными запахами - "лаванда и ромашка", "нежная лилия", "после дождя", "жевательная резинка".

Размещенные на флаконе словесные обозначения bubble gum (на английском языке) и равнозначное ему sekerli sakiz (на турецком языке) характеризует аромат освежителя воздуха, что соответствует маркировке на флаконе - для придания помещению нежных ароматов цветов и фруктов от самой природы, и относится к свойству (описанию) данного товара.

Свойство товара (в данном случае аромат) не может являться отличительной (индивидуализирующей) функцией указанных освежителей воздуха, в связи с чем само по себе наличие данного словесного обозначения, характеризующего указанное свойство, при наличии на флаконе производителя Lider Kozmetik - торговой марки "GREEN WORLD" не может отождествлять маркированный товар с товарами иного производителя.

Таким образом, освежители воздуха компании-производителя Lider Kozmetik, торговой марки "GREEN WORLD", с указанием на аромат bubble gum (на английском языке) и sekerli sakiz (на турецком языке) не подпадают под понятие товара, содержащего незаконное воспроизведение товарного знака ООО "Текомхим".

Пунктом 14 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. N 11 разъяснено, что рассматривая дела о привлечении лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ, за использование им обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения, суд должен учитывать, что вопрос о таком сходстве разрешается с учетом того, как данное обстоятельство могло быть оценено потребителем.

Как указано в разделе 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (приложение к Приказу Роспатента от 31.12.2009 N 197) оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и других. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

В соответствии с п. 6.3.1 "Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство", утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 г. N 197, при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (п. 6.3.1 Методических рекомендаций от 31.12.2009 N 197).

Так, при осмотре изображения флакона освежителя воздуха явно усматривается визуальное доминирование изобразительного элемента в виде зеленого круга с тремя зелеными листьями, внутри которого находятся словесные элементы "GREEN WORLD" (торговая марка компании-производителя LIDER KOZMETIK SANAYI VE TICARET LTD.STI), вызванное крупными размерами данного элемента.

Таким образом, по восприятию товара, с учетом доминирующего комбинированного обозначения в виде зеленого круга с тремя зелеными листьями, внутри которого находятся словесные элементы "green world", оригинальности исполнения зарегистрированного товарного знака ООО "Текомхим", а также общеизвестности на территории Российской Федерации освежителей воздуха компании - производителя Lider Kozmetik (Турция) торговой марки "GREEN WORLD", общее впечатление не приводит к тождеству словесного обозначения bubble gum с зарегистрированным товарным знаком ООО "Текомхим".

При этом апелляционный суд отмечает, что из информации от 10.06.2016 исх.N 23/06, предоставленной ООО "Текомхим" Калининградской областной таможне, следует, что аналогичные товары под товарным знаком правообладателя "Bubble Gum" в настоящее время компания не производит.

С учетом изложенного, оценив в совокупности названные критерии, апелляционный суд считает ошибочным вывод суда первой инстанции о сходстве до степени смешения используемых словесных обозначений, изображенных на товаре, ввезенном ООО "Балтик Империал", с товарным знаком, правообладателем которого является ООО "Текомхим", и не усматривает в действиях общества состава вменяемого ему правонарушения.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит отмене с принятием нового судебного акта об отказе в удовлетворении требования Калининградской областной таможни о привлечении ООО "Балтик Империал" к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно части 3 статьи 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях в постановлении по делу об административном правонарушении должны быть решены вопросы об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест, если в отношении их не применено или не может быть применено административное наказание в виде конфискации или возмездного изъятия.

В силу части 3 статьи 26.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, обязаны принять решение о вещественных доказательствах по окончании рассмотрения дела.

Как следует из материалов дела, товар, явившийся предметом административного правонарушения, изъят из оборота на основании протокола изъятия вещей и документов N 10012000- 1673/2016 от 14.06.2016.

Учитывая, что в ходе рассмотрения настоящего дела апелляционным судом не установлена контрафактность ввезенного ООО "Балтик Империал" товара (освежитель воздуха для бытовых помещений), товар, изъятый на основании протокола от 14.06.2016 N 10012000- 1673/2016, подлежит возврату обществу.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 17.10.2016 по делу N А21-5638/2016 отменить.

Калининградской областной таможне в удовлетворении заявления о привлечении ООО "Балтик Империал" к административной ответственности по части 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отказать.

Продукцию, изъятую на основании протокола изъятия вещей и документов от 14.06.2016 N 10012000- 1673/2016, возвратить ООО "Балтик Империал".

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Борисова Г.В.

Судьи

Зотеева Л.В. Семенова А.Б.