Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 марта 2017 г. N 09АП-4350/17

г. Москва

13 марта 2017 г.

Дело N А40-161655/16

Резолютивная часть постановления объявлена 06 марта 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 марта 2017 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.Н. Григорьева,

судей В.Р. Валиева, Д.В. Пирожкова,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.В. Фоминым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО Торговый дом "ХозЛидер"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 декабря 2016 года

по делу N А40-161655/16

по иску ООО Торгово-Промышленная Группа "РОСАЛ" (ОГРН 1102224000780, 656011, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина,8)

к ООО Торговый Дом "ХозЛидер" (ОГРН 1155262005690, 603089, Нижегородская обл.,г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д.30 литер М, оф. 34), ООО "Сайтмаркет"

о взыскании денежных средств

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен.

от ответчиков: от ООО Торговый Дом "ХозЛидер" - Мусатова Т. Н. (по доверенности от 01.08.2016); от ООО "Сайтмаркет" - не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ООО ТПГ "РОСАЛ" обратилась с иском к ООО ТД "ХОЗЛИДЕР" (ответчик 1) и ООО "САЙТМАРКЕТ" (ответчик 2) о запрете ООО ТД "ХОЗЛИДЕР" и ООО "САЙТМАРКЕТ" изготавливать, применять, предлагать к продаже, рекламировать, иным способом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей изделия, в которых используется техническое решение охраняемое патентом N 148087, о взыскании с ООО ТД "ХОЗЛИДЕР" компенсации за допущенное нарушение прав на полезную модель в размере 1 200 000 руб. (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.12.2016 производство по делу N А40-161655/16-31-1461 в части требований к ООО "САЙТМАРКЕТ" прекращено. ООО ТД "ХОЗЛИДЕР" (ОГРН 1155262005690) запрещено изготавливать, применять, предлагать к продаже, рекламировать, иным способом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей изделия, в которых используется техническое решение, охраняемое патентом N 148087. С ООО ТД "ХОЗЛИДЕР" в пользу ООО ТПГ "РОСАЛ" взыскана компенсация за допущенное нарушение прав на полезную модель в размере 1 200 000 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ООО Торговый дом "ХозЛидер" обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит указанное решение суда первой инстанции отменить, принять новый судебный акт.

В обоснование доводов жалобы заявитель ссылается на то, что при вынесении решения суд первой инстанции неполно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, пришел к неверным выводам, вынес решение с нарушением материальных и процессуальных норм права.

В частности заявитель указывает, что у него имеется патент N 166428 с главным отличием технического решения в том, что "рукава образованы термическим проглаживанием основания складок".

Так же заявитель указывает, что в качестве методики исследования экпертом не был применен метод сопоставительного анализа документов Патента N 148087 и Патента N 166428, а сумма взыскиваемая истцом в виде наказания за нарушение прав на полезную модель явно не соразмерна и не соответствует допущенному нарушению.

Суд, руководствуясь статьями 123, 156 АПК РФ рассматривает дело в отсутствие не явившихся лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства.

Представитель ООО Торговый дом "ХозЛидер" доводы апелляционной жалобы поддержал.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ООО Торговый дом "ХозЛидер" заявил ходатайство о проведении повторной судебной экспертизы.

В соответствии с п. 2 ст. 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или комиссии экспертов.

Документального подтверждения недостоверности проведенной экспертизы ответчиком не представлено, в связи с чем апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения заявления ответчика о проведении повторной экспертизы, поскольку суд считает возможным рассмотреть апелляционную жалобу по представленным в материалы дела документам.

Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения в соответствии со ст.ст.266,268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд не находит оснований для изменения или отмены судебного акта.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом, истцу принадлежит исключительное право на полезную модель "ПАРНИК КАРКАСНЫЙ" на основании патента РФ N 148087 от 24.10.2014 с приоритетом от 25.03.2013, характеризирующееся следующими существенными признаками:

- парник, включающий дуги, на которых с помощью поперечных рукавов закреплен защитный материал, при этом дуги фиксируются посредством углубления в землю, отличающийся тем, что в качестве защитного покрытия используется нетканый материал, а рукава образованы в результате прошивки нетканого материала стачным или настрочным, или двойным стачным, или двойным настрочным швами в виде односторонней или двух односторонних складок.

Как указывает истец, при осуществлении коммерческо-хозяйственной деятельности ему стало известно, что ответчик 1 без согласия правообладателя производит, предлагает, в том числе в сети Интернет, к реализации и реализуют продукцию, при изготовлении которой используется техническое решение, охраняемое по патенту N 148087 на полезную модель.

При этом, как установлено судом, Истец не давал разрешение Ответчику 1 использовать техническое решение, охраняемое по патенту N 148087 на полезную модель, не заключал с данным Ответчиком лицензионный договор на право его использования. Доказательств обратного ответчиком 1 не представлено.

Факт использования, в том числе производства, введения в гражданский оборот ООО ТД "ХОЗЛИДЕР" продукции, при изготовлении которой используется техническое решение, охраняемое по патенту N 148087 на полезную модель (далее - контрафактная продукция, контрафакт) подтверждается материалами дела.

Кроме того, как указывает истец и не оспорено ответчиком, в прайс-листе, направляемом по электронной почте, представитель ООО ТД "ХОЗЛИДЕР" использует изображение контрафактной продукции (зафиксирована на странице 25 Протокола), которое направляют потенциальным клиентам с целью увеличения сбыта.

Так же материалами дела подтверждается тот факт, что авторские права на материалы вышеуказанных сайтов, принадлежат ООО ТД "ХОЗЛИДЕР", так как на сайтах и в разделах, в которых размещена информация о контрафактной продукции с этикеткой идентичной той этикетке, которая была в приобретенной и исследованной продукции, размещен знак охраны авторского права с фирменным наименованием ООО ТД "ХОЗЛИДЕР": c 2015 "ТД ХозЛидер".

При этом ООО ТД "ХОЗЛИДЕР", являясь автором информации о контрафактном товаре, допустил размещение созданной им информации в глобальной сети Интернет с целью реализации контрафакта неограниченно широкому кругу лиц.

Кроме того согласно л. 11, 25, 34 Протокола, реализуемая продукция, информация о которой размещена и зафиксирована в Протоколе, является продукцией собственного производства ООО ТД "ХОЗЛИДЕР".

Таким образом, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что указанные действия ООО ТД "ХОЗЛИДЕР", который производит, предлагает к продаже и реализует контрафактную продукцию, приводят к смешению товаров на рынке, поскольку потребители не могут отличить товары разных производителей. Кроме того, эти действия предоставляют ООО ТД "ХОЗЛИДЕР" возможность привлекать потенциальных потребителей оригинальной продукции Истца и обеспечивать повышенный спрос на контрафакт похожий на продукцию Истца, хотя ООО ТД "ХОЗЛИДЕР" не имеет никакого отношения к техническому решению, охраняемому по патенту N 148087 на полезную модель.

Кроме того, указанные действия нарушают и ст. 10.bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., запрещающей все действия, способные вызвать смешение в отношении предприятий или продукции.

01 марта 2016 года Истцом было направлено предупреждение о нарушении прав на объекты интеллектуальной собственности (лист 43 Протокола).

27 июня 2016 года в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ, для принятия Истцом мер по досудебному урегулированию указанного вопроса, в адрес ООО ТД "ХОЗЛИДЕР" была направлена претензия по патенту N 148087, что подтверждается материалами дела. Требования истца ООО ТД "ХОЗЛИДЕР" оставлены ответчиком без удовлетворения.

Сравнив признаки по патенту РФ на полезную модель, фотографии с сайта с предложением к продаже спорного товара, изучив заключение специалиста N 54-16- 05-02/2 от 08.06.2016, суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что введенный в оборот ответчиком товар содержит все существенные признаки полезной модели по патенту N148087. Указанное обстоятельство также подтверждается представленным в материалы дела заключением специалиста N 54-16- 05-02/2 от 08.06.2016.

Истец согласия на использования полезной модели не давал, лицензионных договоров об использовании своего патента на полезную модель с ООО ТД "ХОЗЛИДЕР" не заключал, таким образом использование осуществляется без согласия правообладателя.

В связи с изложенным, руководствуясь ст. 1229, 1252, 1358, 1354 ГК РФ, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что факт незаконного использования полезной модели истца подтвержден документально.

Апелляционный суд соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что доводы ООО ТД "ХОЗЛИДЕР" являются несостоятельными, поскольку они противоречат представленным в материалы дела доказательствам, тогда как факт того, что спорный товар, следовательно, использование полезной модели, введен в оборот с согласия правообладателя, документально не подтвержден

Таким образом, требования истца к ООО ТД "ХОЗЛИДЕР" о запрете изготавливать, применять, предлагать к продаже, рекламировать, иным способом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей изделия, в которых используется техническое решение, охраняемое патентом N 148087, правомерно и обоснованно удовлетворены судом первой инстанции.

В соответствии с Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ, вступившим в силу 01 октября 2014 г., правообладатель в соответствии со ст. 1406.1. ГК РФ наряду с использованием других применимых способов мер ответственности, установленных ГК РФ (статьи 1250, 1252 и 1253 ГК РФ), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения или в двукратном размере стоимости права использования полезной модели, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующей полезной модели тем способом, который использовал нарушитель.

Данное право требования компенсации в двукратном размере стоимости права использования полезной модели, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующей полезной модели тем способом, который использовал нарушитель, стало применяться по сути таким же образом как аналогичная возможность применялась относительно произведений (п.3 ст. 1301 ГК РФ), объектов смежных прав (п.3 ст. 1311 ГК РФ) или товарных знаков (подп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

Как установлено судом, на момент совершения нарушений ООО ТД "ХОЗЛИДЕР", размер вознаграждения, обусловленного лицензионным договором, предусматривающим простую (неисключительную) лицензию по патенту N 148087 составлял 600 000 рублей, что подтверждается соответствующим лицензионным договором, представленным в материалы дела, действующим на момент совершения указанных в исковом заявлении нарушений.

Таким образом, суд первой инстанции, руководствуясь п. 2 ст. 1406.1 ГК РФ, пришел к правомерному выводу, что требования истца о взыскании компенсации с ООО ТД "ХОЗЛИДЕР" в размере 1 200 000 руб. подлежащим удовлетворении.

Доводы апелляционный жалобы судебной коллегией апелляционного суда отклоняются, как необоснованные и документально не подтвержденные.

При этом ссылка ответчика на Патент N 166428 не имеет отношения к рассматриваемому спору, поскольку указанным Патентом охраняется другое техническое решение не являющееся предметом рассматриваемого спора.

Суд первой инстанции при рассмотрении настоящего дела полно и всесторонне рассмотрел все представленные в деле доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, дал им соответствующую оценку, что и отразил в мотивировочной части обжалуемого судебного акта.

Согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Заявитель жалобы не доказал наличие обстоятельств, на которых основаны доводы апелляционной жалобы.

В апелляционной жалобе не приведено обстоятельств, которые в соответствии со статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации могли бы явиться безусловным основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Нарушений норм материального и процессуального права судом при рассмотрении дела не допущено, в связи с чем, оснований для отмены судебного акта не имеется.

Руководствуясь статьями 266-268, пунктом 1 статьи 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 23 декабря 2016 года по делу N А40-161655/16 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

А.Н. Григорьев

Судьи

В.Р. Валиев Д.В. Пирожков