Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 марта 2017 г. N 20АП-7432/16

г. Тула

24 марта 2017 г.

Дело N А54-484/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 20 марта 2017 года. Постановление.

Изготовлено в полном объеме 24 марта 2017 года.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Григорьевой М.А., судей Волковой Ю.А. и Сентюриной И.Г.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Крупской Е.Е.,

при участии в судебном заседании:

от закрытого акционерного общества "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" - представителя Каминского А.Г. (доверенность от 11.03.2017 N 34), Ермаковой Е.А. (доверенность от 17.03.2017 N 37), Вербицкой Л.В. (доверенность от 17.03.2017 N 37),

от закрытого акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" - представителя Нефедьева А.Н. (доверенность от 25.08.2014), Токаревой О.И. (доверенность от 10.11.2015 N 1-10/11-15),

в отсутствии других лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" (ОГРН 1026201099704, г. Рязань, ул. Дружная, д. 18) на решение Арбитражного суда Рязанской области от 29.09.2016 по делу N А54-484/2014 (судья Митяева Л.И.),

установил:

Закрытое акционерное общество "ТехноНИКОЛЬ" (далее - ЗАО "ТехноНИКОЛЬ") обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к закрытому акционерному обществу "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" (далее - ЗАО "МПК "КРЗ") о понуждении изъять из оборота и уничтожить за собственный счет контрафактные товары, этикетки, упаковки товаров, на которых размещено сходное до степени смешения обозначение с товарными знаками "SHINGLES", "Шингл", "ШИНГЛАС", "SHINGLAS" (свидетельство N 308323) и "SHINGLAS" (свидетельство N 287866); запретить использование товарных знаков "SHINGLES", "Шингл", "ШИНГЛАС", "SHINGLAS" (свидетельство N 308323) и "SHINGLAS" (свидетельство N287866), а также сходные с ним до степени смешения обозначения, для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрированы указанные товарные знаки, в том числе, путем размещения на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или производятся с этой целью; на документации, связанной с введением товаров в оборот, в предложениях о продаже, а также объявлениях на выставках, в рекламе, в сети "Интернет"; о взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарные знаки "SHINGLES", "Шингл", "ШИНГЛАС", "SHINGLAS" (свидетельство N 308323) и "SHINGLAS" (свидетельство N 287866).

Определением от 23.09.2014 в соответствии со статьей 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) к производству суда для совместного рассмотрения с первоначальным иском принято встречное исковое заявление ЗАО "МПК "КРЗ" к ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" о признании действий ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" по приобретению и использованию исключительного права на товарные знаки N 289343, 308323, 264680, 237205, 287866 актом недобросовестной конкуренции.

Истец по первоначальному иску неоднократно уточнял исковые требования, последний раз просил суд:

1. Запретить ответчику использовать на территории Российской Федерации в отношении гибкой черепицы и при ее введении в оборот обозначение "Shingle" или любые сходные до степени смешения или в существенном отношении сходные с этим обозначением обозначения в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца (по свидетельствам N N 308323, 237205, 287866), в том числе в форме и способом, которыми обозначение "Shingle" использовано на упаковке гибкой черепицы, произведенной и распространяемой ответчиком, путем размещения слова "Shingle" на контрастном фоне крупным шрифтом по сравнению с другими мелкими элементами в качестве основного элемента композиции.

2. Изъять из оборота и уничтожить контрафактную упаковку гибкой черепицы, произведенной и распространяемой ответчиком на территории Российской Федерации с обозначением "Shingle" или иными сходными с ним до степени смешения обо- значениями, использованными в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца (по свидетельствам N N 308323, 237205, 287866), в том числе упаковку, на которой обозначение "Shingle" размещено на контрастном фоне крупным шрифтом по сравнению с другими мелкими элементами в качестве основного элемента композиции.

3. Взыскать компенсацию за нарушение прав на товарные знаки истца (по свидетельствам N N 308323, 237205, 287866) в размере 5 000 000 рублей.

Ответчик (истец по встречному иску) встречные исковые требования также неоднократно уточнял, в последней редакции просил суд признать действия истца (ответчика по встречному иску) по приобретению и использованию исключительного права на товарные знаки N N 308323, 237205, 287866 актом недобросовестной конкуренции.

Решением от 29.09.2016 Арбитражный суд Рязанской области:

1. Запретил ЗАО "МПК "КРЗ" использовать на территории Российской Федерации в отношении гибкой черепицы и при ее введении в оборот обозначение "Shingle" или любые сходные до степени смешения или в существенном отношении сходные с этим обозначением обозначения в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками по свидетельствам N N 308323, 237205, 287866, в том числе в форме и способом, которыми обозначение "Shingle" использовано на упаковке гибкой черепицы, произведенной и распространяемой ЗАО "МПК "КРЗ", путем размещения слова "Shingle" на контрастном фоне крупным шрифтом по сравнению с другими мелкими элементами в качестве основного элемента композиции.

2. Изъял из оборота и уничтожил контрафактную упаковку гибкой черепицы, произведенной и распространяемой ЗАО "МПК "КРЗ" на территории Российской Федерации с обозначением "Shingle" или иными сходными с ним до степени смешения обозначениями, использованными в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками по свидетельствам N N 308323, 237205, 287866, в том числе упаковку, на которой обозначение "Shingle" размещено на контрастном фоне крупным шрифтом по сравнению с другими мелкими элементами в качестве основного элемента композиции.

3. Взыскал с ЗАО "МПК "КРЗ" в пользу ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" компенсацию за нарушение прав на товарные знаки по свидетельствам N N 308323, 237205, 287866 в размере 3 000 000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 36 800 рублей.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказал.

4. Встречные исковые требования ЗАО "МПК "КРЗ" к ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" о признании действий ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" по приобретению и использованию исключительного права на товарные знаки N N 308323, 237205, 287866 актом недобросовестной конкуренции оставил без удовлетворения.

ЗАО "МПК "КРЗ" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило решение суда от 29.09.2016 отменить и принять по делу новый судебный акт. Обращало внимание на то, что слово "SHINGLE", нанесенное на упаковку, является указанием на вид товара, данное обозначение свободно для использования любым производителем кровельного материала, а именно гибкой черепицы. Полагало, что действия истца по регистрации и использованию товарных знаков, имитирующих слово "SHINGLE" в целях устранения с рынка конкурента, добросовестно использующего видовое наименование, являются актом недобросовестной конкуренции. Ссылалось на то, что ответчик первым в 1998 году на территории РФ начал производство кровельного покрытия (гибкой черепицы), которая в английском языке имеет название SHINGLE. Указывало на то, что Роспатент, рассмотрев требования ответчика, принял решение о признании недействительным регистрации двух товарных знаков "SHINGLE" по свидетельству N 289343 и "Шингл" по свидетельству N 264680, поскольку зарегистрированные в качестве товарных знаков словесные элементы являются видовыми наименованиями строительного материала "гибкая черепица". Считало, что товарные знаки истца "SHINGLAS" (свидетельство N 287866) и "ШИНГЛАС" (свидетельство N 237205) являются словесными товарными знаками, а комбинированный товарный знак по свидетельству N 308323 помимо слова "SHINGLAS" содержит изобразительный элемент в виде домика, не сходного ни с одним из графических элементов упаковки ответчика, в связи с чем вывод о смешении упаковки ответчика с товарными знаками истца связан исключительно из наличия сходства словесных обозначений: видового обозначения "Shingle" и словесных элементов товарных знаков N 308323, 237205, 287866. Полагало, что экспертное заключение имеет недостатки, в том числе свидетельствующие о неполноте исследования. Ссылалось на то, что размер взыскиваемой судом области компенсации является незаконным и необоснованным, противоречит сложившейся судебной практике и фактическим обстоятельствам дела.

ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" в отзыве на апелляционную жалобу просило оставить обжалуемое решение без изменения. Считало необоснованными доводы жалобы о то, что обозначение "Shingle" является видовым, поскольку суд первой инстанции установил запрет не на любое использование этого обозначение, а только на использование его в том виде, который создает смешение. Считало, что доказательства, представленные ответчиком, не имеют отношения к делу и не могут быть приняты во внимание при рассмотрении настоящего спора. Ссылалось на то, что доводы ответчика об отсутствии доказательств смешения между товарными знаками истца и обозначением "Shingle" в том виде и тем способом, которым оно использовано на упаковке ответчика, опровергаются материалами дела. Полагало, что возражения ответчика по доводам эксперта Попеленского Н.К. являются необоснованными и опровергаются доказательствами по делу. Обращало внимание на то, что истец обосновал размер компенсации. Указывало на то, что апелляционная жалоба не содержит каких-либо доводов относительно оспаривания решения по встречному иску ответчика.

В судебном заседании представители ЗАО "МПК "КРЗ" доводы апелляционной жалобы поддержали.

Представители ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" возражали против доводов апелляционной жалобы.

Другие лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в суд апелляционной инстанции своих представителей не направили.

В соответствии со статьями 123, 156, 266 АПК РФ жалоба рассмотрена в отсутствие неявившихся участников арбитражного процесса.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены апелляционной инстанцией в порядке статей 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" является правообладателем:

товарного знака (знака обслуживания) "SHINGLAS" (со стилизованным изображением дома) по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 308323 с датой приоритета от 03.06.2005, срок действия регистрации до 03.06.2015, заявка N 2005713297, в отношении товаров 17, 19, 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (т. 1 л. д. 24 - 25);

товарного знака "ШИНГЛАС" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 237205 с датой приоритета от 21.11.2001, срок действия регистрации до 21.11.2011, заявка N 2001735828, в отношении товаров (услуг) 17, 19, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (т. 1 л. д. 34 - 36);

товарного знака "SHINGLAS" по свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 287866 с датой приоритета от 20.05.2004, срок действия регистрации до 20.05.2014, заявка N 2004710940, в отношении товаров (услуг) 17, 19, 37 классов Международной классификации товаров и услуг (т. 1 л. д. 19 - 20).

25.06.2013 истцом был установлен факт продажи гибкой черепицы с наименованием "Single Стандарт", предлагавшегося к продаже ООО "Торговый дом "Полимер" в офисе, расположенном по адресу: г. Пушкин, Октябрьский б-р., 50/30 (т. 1 л.д. 14 - 16). Согласно сертификату соответствия N С-RU.ИБ68.В.00510 изготовителем указанного товара является ЗАО "МПК "КРЗ" (т. 1 л. д. 17). На упаковке гибкой черепицы, изготовленной ответчиком, использовано обозначение "Shingle" в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца по свидетельствам NN 308323, 237205, 287866.

Ссылаясь на незаконное использование ответчиком обозначения "Shingle" в форме и способом, создающими риск смешения с товарными знаками истца по свидетельствам N N 308323, 237205, 287866, чем нарушаются исключительные права истца на результаты интеллектуальной деятельности (товарные знаки), причиняется вред его деловой репутации, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

ЗАО "МПК "КРЗ" в свою очередь обратилось со встречным иском о признании действия истца (ответчика по встречному иску) по приобретению и использованию исключительного права на товарные знаки N N 308323, 237205, 287866 актом недобросовестной конкуренции.

Отказывая в удовлетворении встречных исковых требований, суд первой инстанции правомерно исходил из следующего.

Из положений статьи 10.bis Парижской конвенции, корреспондирующих статье 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), следует, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

При этом для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей), злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В пункте 63 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ" отмечено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

При этом исходя из части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", согласно которой не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг, а также из части 2 статьи 14.4 названного Закона, применяемой с учетом абзаца второго пункта 3 статьи 1513 ГК РФ, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его государственной регистрации не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку).

Судом первой инстанции установлено, что 26.09.2014 ЗАО "МПК "КРЗ" подало в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражения против предоставления правовой охраны товарным знакам (знакам обслуживания) по свидетельствам N 287866, N 237205, N 308323.

Решениями Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.06.2015 и от 29.06.2015 (т. 11 л. д. 31, 41, 51) в удовлетворении возражений ЗАО "МПК "КРЗ" отказано, правовая охрана товарных знаков по свидетельствам N 287866, N 237205, N 308323 оставлена в силе.

Согласно части 1 статьи 198 АПК РФ, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица, обратившихся в суд с соответствующим требованием (статья 13 ГК РФ, пункт 6 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации").

В соответствии с частью 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства оспаривания решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.06.2015 и от 29.06.2015, а также отмены указанных решений, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу об отсутствии основания для удовлетворения встречных исковых требований ЗАО "МПК "КРЗ".

Апелляционный суд также соглашается с выводом суда первой инстанции об отсутствии правовых оснований для квалификации действий правообладателя спорных товарных знаков как злоупотребления правом, поскольку доводы ЗАО "МПК "КРЗ" об обратном носят декларативный и ничем не подтвержденный характер, а в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Рассмотрев апелляционную жалобу на обжалуемое решение в части удовлетворения первоначального иска, суд апелляционной инстанции пришел к следующему выводу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ правом на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В части 1 статьи 1229 ГК РФ указано, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Пунктом 2 указанной статьи Кодекса предусмотрено, что правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

В силу пункта 4 статьи 1515 Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Таким образом, для привлечения лица к ответственности необходимо установление факта использования данным лицом зарегистрированного товарного знака либо сходного с ним до степени смешения обозначения в целях индивидуализации вводимых в гражданский оборот товаров, при условии возникновения вероятности их смешения с однородными товарами или услугами, для которых данный товарный знак зарегистрирован.

В пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" указано, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с постановлениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, N 3691/06 угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; от сходства противопоставляемых знаков.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком следует исходить из Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила).

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил N 32, а также в соответствии с пунктом 3 Методических рекомендаций обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым. Кроме того, в соответствии с пунктом 4.2.1.4. Методических рекомендаций иногда сильный элемент кладется в основу серии знаков, образуемой путем присоединения к нему различных формантов или неохраняемых обозначений. Новое заявленное обозначение с тем же сильным элементом может рассматриваться как сходное до степени смешения с соответствующей серией знаков.

В судебном заседании апелляционный суд обозревал вещественные доказательства в виде спорных упаковок истца и ответчика.

Сравнив товарные знаки истца с упаковкой товара ответчика с нанесенной на ней надписью "Shingle", используемой ЗАО "МПК "КРЗ", апелляционный суд пришел к выводу о том, что последний не использует зарегистрированный товарный знак ЗАО "ТехноНИКОЛЬ", либо изображение сходное с ним до степени смешения.

Несмотря на то, что элемент "Shingle" - обозначение ответчика и словесные элементы "SHINGLAS"/"ШИНГЛАС" (свидетельства N N 308323, 237205, 287866) противопоставленных товарных знаков истца близки по произношению (совпадает большинство звуков), однако апелляционный суд пришел к выводу о том, что они отличны по фонетике за счет длины звукоряда (дополнительный слог) и использования различных окончаний. Так, в частности, слова "SHINGLAS"/"ШИНГЛАС" оканчиваются на шипящую согласную, в отличие от слова "Shingle", оканчивающегося на звонкий звук "Л", что придает дополнительные отличия словесным составляющим.

При этом слово "Shingle" имеет значения: 1) стр. кровельная дранка, гонт, гибкая черепица, тонкая доска; 2) амер. разг. вывеска, дощечка с надписью; 3) галька, голыши, галечник; 4) гравий (см. Англо-Русский словарь общей лексики, Новый большой Англо-Русский словарь Апресян, Медникова 1994 г.; Большой Англо-Русский политехнический словарь 1997 г.; Англо-Русский словарь по строительству и новым строительным технологиям 2003 г.; Англо-Русский строительный словарь 2012 г.).

В рассматриваемом случае, с учетом деятельности истца и ответчика, слово "Shingle" в области строительных материалов напрямую характеризует вид определенного строительного материала - "гибкая черепица", то есть вид товара, который является всеобще употребляемым для обозначения товаров определенного вида.

Апелляционный суд также учитывает решение Роспатента от 23.06.2015, которым удовлетворено возражение ЗАО "МПК "КРЗ" от 26.09.2014, признано предоставление охраны товарному знаку по свидетельству N 264680 (оспариваемы словесный знак "Шингл") недействительным в отношении товаров и услуг 17, 19 и 37 МКТУ (т. 11, л. д. 21 - 30).

Между тем словесные элементы "SHINGLAS"/"ШИНГЛАС", не являются лексическими единицами какого-либо языка.

Таким образом, в сравниваемые обозначения заложены разные смысловые понятия, что свидетельствует об отсутствии возможного их смешения в гражданском обороте.

Противопоставленный истцом знак (N 287866) на упаковке истца (вещественные доказательства N 1 - 2), представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента "SHINGLAS", выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного домика, расположенного перед словесным элементом. Знак выполнен в белом, красном цветном сочетании.

При этом у ответчика на упаковке представлено изображение, состоящее из словесного элемента "Shingle", выполненного обычным (стандартным) шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде трех домиков и дерева, расположенного перед словесным элементом. Знак выполнен в белом, оранжевом и зеленом цветовом сочетании.

Апелляционный суд считает, что указанные упаковки истца и ответчика не имеют сходства изобразительных и объемных обозначений.

Изображение на упаковке истца - вещественное доказательство N 3 также не имеет сходства с упаковкой ответчика, поскольку выполнено в белом, красном цветном сочетании, содержит словесный элемент в черном цвете - ТЕХНОНИКОЛЬ.

Оценив в порядке статьи 71 АПК РФ вещественные доказательства, апелляционный суд пришел к выводу о том, что графические и словесно-изобразительные решения товарного знака истца обладают различительной способностью по отношению к изображениям указанным на упаковке ответчика, при сравнении общего восприятия товарных знаков потребителями.

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что в сознании потребителей не происходит смешение сопоставляемых знаков в гражданском обороте, и у потребителя не формируется представление о том, что эти знаки принадлежат одному и тому же производителю.

В отношении выводов эксперта ООО "Попеленский, Патентные поверенные" (заключение от 17.06.2016) апелляционный суд отмечает следующее.

Согласно части 3 статьи 86 АПК РФ заключение эксперта является одним из доказательств по делу, не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера и подлежит исследованию и оценке судом наравне с другими представленными доказательствами.

Оценив экспертизу, подготовленную ООО "Попеленский, Патентные поверенные", в совокупности с вещественными доказательствами, имеющимися в материалах дела, апелляционный суд не принял во внимание выводы эксперта.

Апелляционный суд также не усмотрел основания для удовлетворения ходатайства ответчика о назначении по делу повторной (дополнительной) экспертизы по делу, поскольку вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").

Таким образом, требования по первоначальному иску не подлежат удовлетворению.

В соответствии с пунктом 3 статьи 271 АПК РФ в постановлении арбитражного суда апелляционной инстанции указывается на распределение судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей апелляционной жалобы.

Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Поскольку в удовлетворении требований ЗАО "МПК "КРЗ" и ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" отказано, расходы по оплате госпошлины по первоначальному (платежные поручения от 17.02.2014 N 54, от 17.01.2014 N 17 и 18) и встречному (платежное поручение от 15.09.2014 N 5871) искам относятся на заявителей.

С учетом вынесенного судебного акта, расходы по оплате судебной экспертизы в суде первой инстанции также относятся на АО "МПК "КРЗ" и ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" по 30 000 руб. на каждого (счет N 001254 от 25.07.2015, т. 14 л. д. 10), излишне уплаченные денежные средства за проведение экспертизы (платежные поручения от 16.03.2016 N 125, от 01.04.2016 N 1718, от 05.05.2015 N 365) подлежат возврату их плательщикам.

ООО "Попеленский, Патентные поверенные" с депозитного счета Арбитражного суда Рязанской области следует перечислить денежные средства в размере 60 000 руб. за проведение судебной экспертизы.

Учитывая, что апелляционная жалоба удовлетворена частично, с ЗАО "ТехноНИКОЛЬ" в пользу ЗАО "МПК "КРЗ" следует взыскать 1 500 руб. расходов по госпошлине за подачу апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 110, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Рязанской области от 29.09.2016 по делу N А54-484/2014 отменить в части удовлетворения первоначального иска и распределения судебных расходов.

В удовлетворении первоначального искового заявления закрытого акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" (ОГРН 1027739072492; г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 8) отказать.

Возвратить закрытому акционерному обществу "ТехноНИКОЛЬ" с депозитного счета Арбитражного суда Рязанской области денежные средства в размере 390 000 рублей, перечисленные по платежному поручению N 125 от 16.03.2016 за проведение судебной экспертизы.

Возвратить закрытому акционерному обществу Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" (ОГРН 1026201099704; г. Рязань, ул. Дружная, д. 18) с депозитного счета Арбитражного суда Рязанской области денежные средства в размере 140 000 рублей, перечисленные по платежному поручению N 1718 от 01.04.2016 и платежному поручению N 365 от 05.05.2015.

Перечислить обществу с ограниченной ответственностью "Попеленский, Патентные поверенные" (ИНН 7707790807, г. Москва) с депозитного счета Арбитражного суда Рязанской области денежные средства в размере 60 000 рублей за проведение судебной экспертизы, уплаченные по платежному поручению N 125 от 16.03.2016 (30 000 рублей) и по платежному поручению N 1718 от 01.04.2016 (30 000 рублей).

Решение Арбитражного суда Рязанской области от 29.09.2016 по делу N А54-484/2014 в части отказа в удовлетворении встречного иска оставить без изменения.

Взыскать с закрытого акционерного общества "ТехноНИКОЛЬ" (ОГРН 1027739072492; г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 8) в пользу закрытому акционерному обществу Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" (ОГРН 1026201099704; г. Рязань, ул. Дружная, д. 18) 1 500 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

М.А. Григорьева

Судьи

Ю.А. Волкова И.Г. Сентюрина