Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 мая 2017 г. N 12АП-3582/17

г. Саратов

04 мая 2017 г.

Дело N А06-11504/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2017 года.

Полный текст постановления изготовлен 04 мая 2017 года.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Антоновой О.И.,

судей Волковой Т.В., Никитина А.Ю.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ахоновой Д.И.

в судебное заседание в Арбитражный суд Волгоградской области явились:

- от общества с ограниченной ответственностью "ТД ГраСС" - Турнова

в судебное заседание в Арбитражный суд Астраханской области лица, участвующие в деле, не явились.

в судебное заседание в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд лица, участвующие в деле, не явились.

рассмотрев в открытом судебном заседании при использовании систем видеоконференц-связи апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Морозова Романа Александровича на решение Арбитражного суда Астраханской области от 06 февраля 2017 года по делу N А06-11504/2015 (судья Е.Г. Сулоева),

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "ТД ГраСС" (ИНН 3445117986, ОГРН 1113460004151)

к индивидуальному предпринимателю Морозову Роману Александровичу (ИНН 301704038882, ОГРНИП 312302522700048)

о взыскании компенсации за незаконное использование ТЗ GRASS, номер свидетельства N 532838, приоритет от 13.11.2012 года, регистрация от 26.01.2015 года в размере 500 000 руб.,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора: индивидуального предпринимателя Пенкина Олега Владимировича,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ТД ГраСС" обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Морозову Р.А. о взыскании компенсации за незаконное использование ТЗ GRASS, номер свидетельства N 532838, приоритет от 13.11.2012 года, регистрация от 26.01.2015 года в размере 500 000 руб.

Решением арбитражного суда Астраханской области от 27.04.2016 года в удовлетворении иска по настоящему делу отказано.

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2016 года решение суда первой инстанции от 27.04.2016 года оставлено без изменения.

Постановлением суда по интеллектуальным правам от 21.10.2016 года решение Арбитражного суда Астраханской области от 27.04.2016 года и постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2016 года отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области.

По результатам рассмотрения дела, 06.02.2017 судом первой инстанции принято решение суда, которым требования истца удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с принятым судебным актом, ИП Морозов Р.А. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить по основаниям, изложенным в жалобе.

Законность и обоснованность принятого по делу судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, ООО "ТД ГРАСС" является производителем средств для ухода за автомобилями, моющих и чистящих средств. Компания производит продукцию под товарным знаком (ТЗ) GRASS. Среди широкой линейки средств автохимии имеется средство Active Foam Effect. Данное средство компания ООО "ТД ГраСС" начала производить в 2011 году, на средство оформлены следующие документы: свидетельство о государственной регистрации, добровольный сертификат, паспорт безопасности, также данное средство является победителем конкурса "100 лучших товаров России" в 2012 году. Полную информацию о выпускаемом средстве можно найти на официальном сайте компании-производителя в сети интернет по ссылке http://grass.su/catalog/avtokhimiya/aktivnaya-pena-active-foam-efTect-eff ekt-sne.

Качество производимого товара защищено ТЗ GRASS. Никто на территории РФ не имеет право выпускать, продавать, рекламировать продукцию, маркируя её ТЗ GRASS/иным способом извлекать прибыль.

Истцу стало известно, что в г. Астрахань на ул. Ширяева, 2а имеется магазин "Всё для автомоек", в котором ИП Морозовым Р.А. (ИНН 301704038882) реализуется продукция - средство для автомобилей под названием Active Foam Effect, на этикетке которого нанесен ТЗ GRASS.

В Астраханской области по продукции, выпускаемой ООО "ТД ГРАСС" работает официальный представитель ИП Пенкин О.В., который является эксклюзивным продавцом на территории Астраханской области всей линейки средств по уходу за автомобилем, которую производит ООО "ТД ГРАСС". ИП Пенкин О.В. не поставлял данную продукцию в адрес ИП Морозова Р.А., напрямую ИП Морозов Р.А. не работает с ООО "ТД ГраСС".

Усмотрев нарушения исключительного права на указанный товарный знак, истец обратился с настоящим иском в защиту своих прав.

Удовлетворение исковых требований в части взыскания компенсации в размере 500 000 руб. послужило поводом для подачи ответчиком апелляционной жалобы, при оценке доводов которой суд апелляционной инстанции учел следующие обстоятельства.

Согласно пункту 14 части 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

В части 1 статьи 1477 ГК РФ установлено, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации; товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (статья 1482 ГК РФ).

Использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку (часть 2 статьи 1481 ГК РФ).

Согласно части 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Сведения, относящиеся к государственной регистрации товарного знака и внесенные в Государственный реестр товарных знаков в соответствии со статьей 1503 настоящего Кодекса, публикуются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене незамедлительно после регистрации товарного знака в Государственном реестре товарных знаков или после внесения в Государственный реестр товарных знаков соответствующих изменений (статья 1506 ГК РФ).

Согласно части 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Из содержания и смысла приведенных норм следует, что незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права других лиц - владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Из указанных норм следует, что для вывода о том, что лицо неправомерно использует чужой товарный знак, необходима совокупность следующих условий: конкретный товарный знак имеет правовую охрану (права на него зарегистрированы в установленном порядке); данный товарный знак, в том числе сходное с ним до степени смешения обозначение, используются лицом, не имеющим соответствующих прав; использование товарного знака (сходного до степени смешения обозначения) производится в отношении товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак.

На основании части 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

В соответствии с частью 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как следует из материалов дела, товарный знак N 532838 "GRASS" зарегистрирован за ООО "ТД ГраСС" с приоритетом товарного знака 13.11.2012, что подтверждается свидетельством от 26.01.2015 (т.1 л.д.14-19).

Обстоятельства использования ИП Морозовым Р.А. в своей деятельности товарного знака "GRASS", в отсутствие соглашений об использовании данного товарного знака с истцом, подтверждены надлежащими доказательствами.

Так, в материалы дела представлен товарный чек, подтверждающий реализации ИП Морозовым Р.А. продукции - автошампунь Active Foam Effect, на этикетке которого нанесен ТЗ GRASS (т.1 л.д.11) стоимостью 2090 руб. за 1 канистру.

Доказательств того, что указанная продукция реализуется на законных основаниях в материалы дела не представлено.

При этом, факт приобретения товара у третьих лиц, в рамках конкретной категории споров, не может служить основанием для освобождения от ответственности.

По смыслу приведенных норм материального права ответственность за незаконное использование товарного знака наступает за сам факт его реализации, независимо от того, кто изначально выпустил продукцию, маркированную спорным изображением, в гражданский оборот.

Ответчик являясь предпринимателем мог и должен был убедится в законности производства товара, а также удостовериться в наличии у изготовителя товара прав на использование спорных изображений, предоставленных обладателем исключительных прав на товарный знак.

Доводы апелляционной жалобы об обратном отклоняются судом апелляционной инстанции.

Статья 1515 ГК РФ, устанавливающая ответственность за незаконное использование товарного знака, в пункте 4 предусматривает, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с пунктом 43.2 Постановление N 5/29 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков.

Как разъяснено в пункте 43.3 Постановления N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 руб., которая взыскана судом первой инстанции в полном объеме.

Однако с таким выводом нельзя согласиться.

Размер компенсации определяется судом в пределах Гражданского кодекса Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как указывает сам истец, закупочная цена указанной продукции за 1 канистру в октябре 2015 года составляла 1 703 руб., а минимальный размер стоимости товара для реализации официальным дилером истца (ИП Пенкина О.В.) составлял 2 162 руб.

В подтверждении розничной стоимости продукции истцом представлена товарная накладная N 4224 от 16.10.2015, в соответствии с которой последний отпустил товара на общую сумму 17 030 руб. (10 канистр по цене 1 703 руб. за штуку) ИП Пенкину О.В, являющегося официальным представителем истца на территории Астраханской области (т.1 л.д.105).

Согласно представленной в материалов дела ИП Морозовым Р.А. товарной накладной N 016 от 26.07.2015, товар приобретен последним на сумму 27 200 руб., и которых автошампунь Active Foam Effect, на этикетке которого нанесен ТЗ GRASS в количестве 5 канистр на сумму 8000 руб. или 1600 руб. за одну единицу товара.

Реализация товара, как было отмечено ранее, произведена ответчиком, согласно товарного чека, по цене 2 090 руб. за канистру.

Таким образом, с учетом характера и возможных последствий допущенного ответчиком нарушения, а также с учетом факта реализации товара по цене 2 090 руб. за одну канистру, судебная коллегия полагает, что размер компенсации, подлежащий взысканию с предпринимателя, является разумным и достаточным в размере 100 000 руб.

При этом судебной коллегией учитывается отсутствие доказательств наличия ранее совершенных ответчиком нарушений исключительного права правообладателя.

Доказательств того, что истцу причинен ущерб в большем размере в материалы дела не представлено.

При этом судебная коллегия критически относится к выводам суда первой инстанции о том, что размер компенсации определен истцом верно, на условиях закона, поскольку ИП Морозов Р.А. осуществляет предпринимательскую деятельность по реализации химической продукции, на этикетках которой нанесен товарный знак GRASS, длительное время и в больших количествах. Изложенное, как указывает суд первой инстанции, подтверждено фототаблицей (т.1 л.д.103).

Однако, доказательств того, что указанная продукция находится на складе ответчика в материалы дела не представлено, сам факт фотофиксации канистр таким доказательством не является, равно как и не подтверждает продажу товара длительное время в больших количествах.

Кроме того из 17 канистр изображенных на фото только на 5 канистрах визуально просматривается изображение сходное с изображением истца.

Следует обратить внимание, что исковые требования о возмещении компенсации за использование товарного знака истца основаны ООО "ТД ГраСС" лишь на одном факте реализации.

В связи с изложенным, суд апелляционной инстанции не усматривает правовых оснований для удовлетворения иска в большем размере.

При таких обстоятельствах, решение суда подлежит изменению с распределением судебных расходов по правилам, установленным статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Астраханской области от 06 февраля 2017 года по делу N А06-11504/2015 изменить. Изложить резолютивную часть решения в следующей редакции:

"Взыскать с индивидуального предпринимателя Морозова Романа Александровича (ИНН 30170408882, ОГРНИП 312302522700048) в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТД ГраСС" (ИНН 3445117986, ОГРН 1113460004151) компенсацию за незаконное использование товарного знака GRASS, номер свидетельства 532838, приоритет от 13.11.2012 года, регистрация от 26.01.2015 года в размере 100 000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 3800 руб., расходы на представителя в размере 7 803 руб.

В остальной части в удовлетворении иска отказать".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТД ГраСС" (ИНН 3445117986, ОГРН 1113460004151) в пользу индивидуального предпринимателя Морозова Романа Александровича (ИНН 30170408882, ОГРНИП 312302522700048) судебные расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 2400 руб.

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

О.И. Антонова

Судьи

Т.В. Волкова А.Ю. Никитин