Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 мая 2017 г. N 20АП-1577/17

г. Тула

19 мая 2017 г.

Дело N А68-10526/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 12.05.2017.

Постановление изготовлено в полном объеме 19.05.2017.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Афанасьевой Е.И., судей Волковой Ю.А. и Сентюриной И.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем Юрьевым Е.Ю., при участии в судебном заседании: от открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" - Гробищева А.А. (доверенность N 77 АВ 9578741 от 12.01.2016), от общества с ограниченной ответственностью "Сладкий дом" - Перевезенцева В.Н. (доверенность от 15.02.2017), рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" и общества с ограниченной ответственностью "Сладкий Дом" на решение Арбитражного суда Тульской области от 13.02.2017 по делу N А68-10526/2016 (судья Фрик Е.В.), установил следующее.

Открытое акционерное общество Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Сладкий дом" (далее - ответчик) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 200 000 рублей.

Решением суда от 13.02.2017 исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация за незаконное использование товарного знака в размере 60 000 рублей, в остальной части иска отказано.

В жалобе ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" просит решение суда от 13.02.2017 изменить в части частичного удовлетворения исковых требований, исковые требования удовлетворить в полном объеме. В обоснование своей позиции ссылается на неправильное применение норм материального и процессуального права, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам. По мнению заявителя жалобы, правовой подход, изложенный в пункте 36 Обзора судебной практики, утвержденного Президиумом ВС РФ от 23.09.2015, постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П, не подлежит применению в настоящем дел. Считает, что при снижении компенсации за незаконное использование товарного знака не были учтены все обстоятельства дела. Отмечает, что судом не дана оценка сроку незаконного использования ответчиком товарного знака истца.

В жалобе ООО "Сладкий дом" просит решение суда от 13.02.2017 отменить, в удовлетворении требований отказать. В обоснование своей позиции ссылается на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела. Указывает на то, что товарные знаки, зарегистрированные за ЗАО "Мир", содержат в своем перечне товары 30 класса по МКТУ, в частности, кондитерские изделия. По мнению заявителя жалобы, продукция выпускаемая ООО "Сладкий Дом" и продукция истца не является однородной.

В судебном заседании представители ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" и ООО "Сладкий Дом" доводы своих жалоб поддержали, против доводов жалоб друг друга возражали.

Обжалуемый судебный акт проверен судом апелляционной инстанции в порядке статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в пределах доводов апелляционной жалобы.

Изучив доводы апелляционных жалоб и материалы дела, заслушав представителей истца и ответчика, явившихся в судебное заседание, Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что решение не подлежит изменению или отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, АО "Красный Октябрь" является правообладателем товарного знака "СКАЗКА SKAZKA" по свидетельству N 19990, дата приоритета - 23.07.1999, дата регистрации - 26.02.2001, срок действия до 23.07.2019.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ - кондитерские изделия; карамель; конфеты; шоколад; пралине; какао-продукты; кремы; шоколадные напитки; кофейные напитки; кофе; чай; мороженое; хлебобулочные изделия.

В ходе мониторинга кондитерского рынка истцом было установлено, что ООО "Сладкий дом" производит и реализует кондитерскую продукцию с использованием обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированным истцом товарным знаком, а именно, пряники заварные "Сказка" с начинкой вкус клюквы, пряники заварные "Сказка" с начинкой вкус абрикоса, пряники заварные "Сказка" с начинкой вкус вишни, пряники заварные "Сказка" глазированные с начинкой.

Указанный факт подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, а именно: товарным и кассовыми чеками от 07.07.2015, подтверждающими покупку трех видов пряников - пряники "Сказка" с вишневой начинкой, пряники "Сказка" с клюквенной начинкой, пряники "Сказка" с абрикосовой начинкой; товарным чеком и квитанцией к приходному ордеру от 05.10.2016, подтверждающими покупку пряников заварных с начинкой.

Истец разрешения на использование зарегистрированного товарного знака ответчику не давал.

Полагая, что, осуществляя реализацию товара с использованием товарного знака "Сказка", ответчик допустил нарушение принадлежащего истцу исключительного права на указанный выше товарный знак, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 1 200 000 рублей (300 000 рублей х 4 нарушения).

Удовлетворяя частично заявленные требования, суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В настоящем деле истец просит взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 1 200 000 рублей. При этом, сумма требований определена истцом, исходя из четырех случаев нарушений (считая таковыми каждое из наименований пряников) по 300 000 рублей за каждое.

В пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление N 5/29) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 43.3 постановления N 5/29).

В пункте 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что компенсация в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ (от 10 тыс. до 5 млн. руб.) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).

Таким образом, как верно отмечено судом области, в рассматриваемом деле имеется не четыре случая нарушения, как ошибочно указано истцом, а два случая: две сделки купли-продажи 07.07.2015 и 05.10.2016.

Определяя размер компенсации, суд области также правомерно учел разъяснения, данные Конституционным судом Российской Федерации в Постановлении от 13.12.2016 N 28-П:

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, вводимые федеральным законодателем ограничения должны обеспечивать достижение конституционно значимых целей и не быть чрезмерными; принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, относящийся к числу общепризнанных принципов права, нашедших отражение в Конституции Российской Федерации, предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Из приведенной правовой позиции следует, что если использование при осуществлении предпринимательской деятельности результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, в нарушение этих прав носит очевидно грубый характер либо размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным правилам, сопоставим с размером причиненных правообладателю убытков, то тяжесть последствий применения данной меры ответственности, как обусловленная целями охраны интеллектуальной собственности, должна презюмироваться соразмерной содеянному и не может влечь негативную конституционную оценку.

Вместе с тем нельзя исключать, что при некоторых обстоятельствах размер ответственности, к которой привлекается нарушитель прав на объекты интеллектуальной собственности, в сопоставлении с совершенным им деянием может превысить допустимый с точки зрения принципов равенства и справедливости предел и тем самым привести к нарушению статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации, а в конечном счете - к нарушению ее статьи 21, гарантирующей охрану государством достоинства личности и не допускающей наказаний, унижающих человеческое достоинство.

С учетом изложенного, принимая во внимания недоказанность истцом использования товарного знака ответчиком ранее мая 2015 года, наступления возможных убытков в заявленном размере (уменьшение объемов продаж на территории, где допущено использование товарных знаков, отток в этой связи значительной части потребителей товара), извлечения ответчиком значительной прибыли от использования товарных знаков истца и непредставление истцом доказательств, свидетельствующих о фактических объемах выпущенной ответчиком продукции, и то, что согласно представленным ответчиком бухгалтерским балансам за 2014 и 2015 годы размер прибыли за отчетные периоды составил 5650 тыс. рублей, за 2014 - 7545 тыс. рублей, ответчик является микропредприятием, суд первой инстанции правомерно счел компенсацию в размере 60 000 рублей разумной, справедливой и соразмерной последствиям нарушения.

Доводы жалобы ООО "Сладкий Дом" о том, что товарные знаки, зарегистрированные за ЗАО "Мир", содержат в своем перечне товары 30 класса по МКТУ, в частности, кондитерские изделия, подлежит отклонению, как несостоятельный.

Из материалов дела усматривается, что следующие товары: "кондитерские изделия" и "пряники" были указаны только в заявках ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР" на регистрацию товарных знаков N 2011715116 и N 2009708943 (т.2, л. д. 38 - 43).

В зарегистрированных за ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР" товарных знаков N 2011715116 и N 2009708943 следующие товары: "кондитерские изделия" и "пряники" отсутствуют в перечне товаров 30-го класса МКТУ (т.1, л. д. 102, 103).

Ссылка заявителя жалобы ООО "Сладкий Дом" на то, что продукция выпускаемая ООО "Сладкий Дом" и продукция истца не является однородной, не может быть принята во внимание. Согласно ГОСТу кондитерские изделия делятся на сахарные и мучные. К сахарным изделиям относятся: карамель, конфеты, шоколад, мармелад, пастила, зефир, халва, ирис, драже, восточные сладости, к мучным - печенье, пряники, торты, пирожные, кексы, рулеты, вафли.

Доводы жалобы ОАО Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" о том, что постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П, не подлежит применению в настоящем дел, поскольку ООО "Сладкий Дом" является юридическим лицом, а не индивидуальным предпринимателем, подлежат отклонению, поскольку противоречат правовой позиции, изложенной в Определение Верховного Суда РФ от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233 и Постановлении Суда по интеллектуальным правам от 27.04.2017 N А32-40495/2015, согласно которой исходя из основных начал гражданского законодательства, а именно признания равенства участников регулируемых им отношений (статья 1 ГК РФ), учитывая правовую позицию, определенную в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 N 28-П, в частности пункты 3.1, 3.2 и 4, определение с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общего размера компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, может быть применена не только к индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, но и юридическим лицам.

Доводы жалобы ОАО Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" о том, что правовой подход, изложенный в пункте 36 Обзора судебной практики, утвержденного Президиумом ВС РФ от 23.09.2015, не подлежит применению в настоящем дел, не может быть принят во внимание, поскольку является лишь субъективным мнением самого заявителя жалобы.

Иные доводы заявителей, содержащиеся в жалобах, не влияют на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, поскольку, не опровергая выводов суда первой инстанции, сводятся к несогласию с оценкой суда установленных обстоятельств по делу и имеющихся в деле доказательств, что не может рассматриваться в качестве основания для отмены судебного акта.

Оснований для отмены решения суда первой инстанции, предусмотренных частью 4 статьи 270 АПК РФ, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения апелляционных жалоб открытого акционерного общества "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" и общества с ограниченной ответственностью "Сладкий Дом" и отмены вынесенного решения.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Тульской области от 13.02.2017 по делу N А68-10526/2016 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам г. Москвы в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Е.И. Афанасьева

Судьи

Ю.А. Волкова И.Г. Сентюрина