Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 июня 2017 г. N 17АП-4528/17

г. Пермь

08 июня 2017 г.

Дело N А60-35690/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 05 июня 2017 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 08 июня 2017 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Григорьевой Н.П.,

судей Балдина Р.А., Сусловой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кольцовой Е.В.,

при участии в Арбитражном суде Свердловской области:

от ответчика ООО "Мир галош": Рощупкин Н.А., доверенность от 06.10.2016, паспорт; Солоницина Е.П., доверенность от 06.10.2016, паспорт,

от ответчика ООО "Стройтех": Рощупкин Н.А., доверенность от 06.10.2016, паспорт, Солоницина Е.П., доверенность от 06.10.2016, паспорт,

при участии в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде:

от истца индивидуального предпринимателя Калугиной Екатерины Александровны: Ломский С.М., доверенность от 07.12.2016, паспорт,

от ответчика ООО "Фирма "Уником плюс": не явились,

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Свердловской области апелляционную жалобу истца, индивидуального предпринимателя Калугиной Екатерины Александровны,

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 24 января 2017 года,

принятое судьей Бикмухаметовой Е.А.,

по делу N А60-35690/2016

по иску индивидуального предпринимателя Калугиной Екатерины Александровны (ОГРНИП 309774634900131, ИНН 771529639594)

к ООО "Мир галош" (ОГРН 1116672005768, ИНН 6672334990), ООО Фирма "Уником плюс" (ОГРН 1026604939404, ИНН 6660087231), ООО "Стройтех" (ОГРН 1096671016420, ИНН 6671301328)

о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав, о запрете реализации продукта,

установил:

индивидуальный предприниматель Калугина Екатерина Александровна (далее - истец, ИП Калугина Е.А.) обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к ответчикам: обществу с ограниченной ответственностью "Мир галош" (далее - ООО "Мир галош"), обществу с ограниченной ответственностью Фирма "Уником плюс" (далее - ООО Фирма "Уником плюс") о взыскании 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав в отношении патента N 86420 на полезную модель "Устройство для предохранения обуви от скольжения", запретить ООО "Мир галош" реализацию продукции третьим лицам, обязать ООО Фирма "Уником Плюс" удалить с сайта информацию о продукции.

В ходе рассмотрения дела истец заявил отказ от иска в отношении ООО Фирма "Уником плюс". Отказ принят арбитражным судом на основании ст. 49 АПК РФ.

На основании ходатайства истца судом к участию в деле в качестве соответчика привлечено общество с ограниченной ответственностью "Стройтех" (далее - ООО "Стройтех").

Решением суда от 24.01.2017 в удовлетворении исковых требований к ООО "Мир галош", ООО "Стройтех" отказано. Производство по делу в отношении ООО Фирма "Уником плюс" прекращено. Кроме того, с истца взысканы судебные расходы в пользу ООО Фирма "Уником плюс" в размере 15 000 руб., в пользу ООО "Мир галош" в размере 10 000 руб.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

Заявитель апелляционной жалобы считает противоречащим заключению эксперта вывод суда о неиспользовании в продукции ответчиков признака 10 "противоположные концы шипов выполнены заподлицо с внутренней поверхностью пластины. Полагает, что расположенные между шипами выступы являются одной из форм выполнения рифленой поверхности, которая соответствует формулировке признака 11 "на всей наружной поверхности пластины между шипами выполнено рифление, служащее для увеличения сцепления наружной поверхности устройства с грунтом (льдом)".

18.04.2017 в суд апелляционной инстанции представлено ходатайство истца о назначении повторной экспертизы.

Ответчиком в материалы дела представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором он просит решение суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения. К отзыву на апелляционную жалобу представлен дополнительный документ (сведения о полезной модели по патенту РФ N 42400).

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца на доводах, изложенных в апелляционной жалобе, настаивал.

Представители ответчиков правовую позицию, изложенную в отзыве на апелляционную жалобу, поддержали.

Судом апелляционной инстанции не приобщается к материалам дела дополнительный документ, приложенный к отзыву на апелляционную жалобу, поскольку ходатайство о его приобщении ответчика не заявлено, кроме того, копия указанного документа содержится в материалах дела, оснований для его повторного приобщения у суда апелляционной инстанции не имеется.

Протокольным определением суда апелляционной инстанции от 05.06.2017 истцу отказано в удовлетворении ходатайства о назначении повторной экспертизы в связи с отсутствием основанием, предусмотренных ч. 2 ст. 87 АПК РФ.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из искового заявления и не оспаривается сторонами, истец является обладателем патента Российской Федерации N 86420 на полезную модель "Устройство для предохранения обуви от скольжения" (с приоритетом 08.05.2009) со следующей формулой:

Полезная модель относится к принадлежностям обуви, предохраняющим от скольжения, и может применяться в качестве противоскользящего приспособления, надеваемого на обувь в зимнее время. Устройство для предохранения обуви от скольжения выполнено в виде плоской фигурной пластины из эластичного материала, содержащей выполненные за одно целое носочную, пяточную и среднюю части, причем носочная и средняя части выполнены в виде петлевых фиксаторов для охвата носочной и пяточной частей обуви, а средняя часть выполнена в виде пластины с закрепленными в ней шипами, острия которых обращены к наружной поверхности, а противоположные концы выполнены плоскими заподлицо с внутренней поверхностью пластины. На внутренней поверхности средней части устройства выполнено рифление, а на конце петлевого фиксатора пяточной части с наружной стороны выполнен язычок. На наружной поверхности пластины на всей поверхности между шипами выполнено рифление, служащее для увеличения сцепления наружной поверхности устройства с грунтом (льдом).

Истцом в ходе проведения проверки по обнаружению фактов незаконного использования названного патента выявлен факт реализации ООО "Мир галош" насадки для обуви, противоскользящей "АНТИГОЛОЛЕД", которая представляет собой съёмную резиновую подошву с металлическими шипами для ходьбы в гололед, без разрешения патентообладателя. В подтверждение данных обстоятельств истец ссылается на товарную накладную N 227 от 10.11.2015, счет от 12.11.2015.

ООО "Стройтех" занимается изготовлением данной насадки, что следует из сведений, содержащихся на этикетке приобретенного товара.

Ссылаясь на то, что ответчики без согласия патентообладателя использовали патент при изготовлении и реализации своей продукции, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в изделии, выпускаемом и реализованном ответчиками, использованы не все признаки, содержащиеся в независимом пункте модели по патенту РФ N 86420, патентообладателем которого является истец.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, выслушав представителей истца и ответчиков, арбитражный суд апелляционной инстанции оснований для удовлетворения жалобы не установил.

На основании п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных указанным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В соответствии со ст. 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

П. 3 ст. 1358 ГК РФ предусматривает, что патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 указанного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 названного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 названного пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа (п. 2 названной статьи).

В силу п. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

На основании ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование заявленных исковых требований и возражений на них.

На основании ч. 1 и 4 ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

В опровержение доводов истца об использовании в изделии ответчиков полезной модели, права на которые принадлежат истцу, представлено заключение патентного поверенного Кузьминской С.И., в соответствии с выводами которого в образце изделия "Антигололед 6 крупных шипов против скольжения" использованы не все признаки независимого пункта формулы, приведенного в патенте РФ N 86420 "Устройство для предохранения обуви от скольжения".

Поскольку вопрос о том, используется ли в товаре ответчиков полезная модель, правообладателем которой является истец, требует специальных познаний, судом была назначена экспертиза, производство которой поручено эксперту Стахровской Т.Е.

Заключением патентоведческой экспертизы установлено, что по результатам проведения сопоставительного анализа признаков, содержащихся в независимом пункте формулы полезной модели по патенту РФ N 86420 "Устройство для предохранения обуви от скольжения", и признаков, используемых в объекте производства, реализованных в изделии "Антигололед, 6 круглых шипов", произведенном ООО "Стройтех", не все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели, использованы в объекте производства, следовательно, полезная модель по патенту РФ N 86420 "Устройство для предохранения обуви от скольжения" не используется в изделии "Антигололед, 6 круглых шипов".

В апелляционной жалобе истец выражает несогласие с выводами эксперта, полагает, что имеются основания для назначения повторной экспертизы.

На основании ч. 2 ст. 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Судом установлено, что вопрос, указанный в ходатайстве о назначении экспертизы, был поставлен на разрешение эксперта при назначении экспертизы в суде первой инстанции в рамках рассматриваемого дела, экспертиза проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. На вопросы, поставленные перед экспертом, даны полные и исчерпывающие ответы в письменном виде, сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта у суда апелляционной инстанции не возникло. Следовательно, оснований для назначения повторной экспертизы, предусмотренных ч. 2 ст. 87 АПК РФ, не имеется.

По сути, ходатайство истца о назначении повторной экспертизы обосновано несогласием с ее результатами, что само по себе не является основанием для проведения повторной экспертизы.

В отношении довода апеллянта о том, что вывод суда о неиспользовании в продукции ответчиков признака 10 "противоположные концы шипов выполнены заподлицо с внутренней поверхностью пластины" противоречит заключению эксперта, апелляционный суд приходит к следующим выводам.

Действительно, на странице 18 заключения экспертизы в абзаце втором содержится вывод о том, что в изделиях "Антигололед, 6 круглых шипов" используются признаки N N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и не используется признак N 11.

В таблице "Сопоставительный анализ признаков, содержащихся в формуле полезной модели по патенту N 86420, и признаков, содержащихся в объекте производства ООО "Стройтех", а также в комментарии к указанной таблице на странице 15-16 эксперт пришел к выводу о том, что 10 признак запатентованной полезной модели и признак объекта производства, несмотря на различную форму выполнения, совпадают по выполняемой функции и достигаемому результату, то есть, являются эквивалентными.

Таким образом, экспертом установлено, что в изделиях ответчика использован признак, эквивалентный 10 признаку полезной модели истца.

Вместе с тем, п. 3 ст. 1358 ГК РФ содержит правило установления факта использования в конкретном продукте запатентованной полезной модели. Для определения того, использована ли другим лицом полезная модель, требуется совпадение всех признаков запатентованного решения, содержащихся в независимом пункте формулы и в противопоставленном решении. Если в противопоставленном объекте отсутствует хотя бы один признак запатентованного решения, то нет факта использования и, следовательно, нельзя утверждать, что нарушено исключительное право.

При этом, в отличие от изобретения, при установлении использования полезной модели в продукте не учитывается использование признаков, эквивалентных тем, которые содержатся в формуле полезной модели (п. 3 ст. 1358 ГК РФ).

Таким образом, выводы эксперта в части использования 10 признака полезной модели противоречат п. 3 ст. 1358 ГК РФ.

Вывод о неиспользовании ответчиками в изделии указанного признака полезной модели содержится в заключении патентного поверенного Кузьминской С.И. на страницах 16-17: в независимом пункте формулы полезной модели содержится признак - противоположные концы шипов выполнены заподлицо с внутренней поверхностью пластины (то есть, на одном уровне), указанный признак не использован в образце изделия.

Указанное заключение апелляционным судом рассматривается в качестве письменного доказательства в силу ст. 89 АПК РФ.

Вместе с тем, оба указанные заключения в целом друг другу не противоречат, поскольку содержат выводы о неиспользовании в изделии ответчиков признака "на всей наружной поверхности пластины с шипами выполнено рифление, служащее для увеличения сцепления наружной поверхности устройства и грунтом (льдом)", и о том, что не все признаки, содержащиеся в независимом пункте полезной модели использованы в объекте производства, следовательно, полезная модель истца не используется в изделии ответчиков.

При таких обстоятельствах, доводы истца отклоняются, поскольку иного вывода - об использовании полезной модели истца в изделии ответчиков - не влекут.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении требований истца.

На основании вышеизложенного, суд апелляционной инстанции не усматривает предусмотренных ст. 270 АПК РФ оснований для отмены решения суда первой инстанции по доводам апелляционной жалобы.

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, отмене не подлежит.

На основании ст. 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе относятся на заявителя жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 258, 266, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Свердловской области от 24 января 2017 года по делу N А60-35690/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

Н.П. Григорьева

Судьи

Р.А. Балдин О.В. Суслова