Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 августа 2017 г. N 09АП-30231/17

г. Москва

14 августа 2017 г.

Дело N А40-208938/16

Резолютивная часть постановления объявлена 10 августа 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 августа 2017 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей А.Н. Григорьева, Н.И. Левченко,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.В. Федотовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Аралия-Фарм"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22 марта 2017 года по делу N А40-208938/16, принятое судьёй Козленковой О.В.

по иску ООО "АПТЕКА-A.b.e."

к ООО "Аралия-Фарм"

о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации в размере 510 000 руб., судебных издержек в размере 11 200 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: Дементьев А.В. (по доверенности от 27.07.2016)

от ответчика: Алымов А.В. (по доверенности от 29.12.2016)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е." (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Аралия-фарм" (далее - ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации в размере 510 000 руб.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22 марта 2017 года по делу N А40-208938/16, взыскано с общества с ограниченной ответственностью "Аралия-фарм" в пользу общества с ограниченной ответственностью "АПТЕКА-А.в.е." компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 150 000 руб., судебные издержки в размере 3 293 руб. 92 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 882 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.Суд, обязал общество с ограниченной ответственностью "Аралия-фарм" в течение 7 дней с даты вступления решения суда в законную силу удалить обозначение (изображение), сходное до степени смешения с товарным знаком N 476713, правообладателем которого является общество с ограниченной ответственностью "Аптека-А.в.е.", с рекламных конструкций: вывесок и табличек, используемых над входом в торговую точку, на двери торговой точки, внутри торговой точки, осуществляющей розничную продажу лекарственных средств по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 94.

С решением не согласился ответчик, подал апелляционную жалобу в которой просит, решение отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Истец возражал на доводы жалобы.

Законность и обоснованность принятого решения проверены Девятым арбитражным апелляционным судом в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей истца и ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что решение Арбитражного суда города Москвы от 22 марта 2017 года по делу N А40-208938/16 не подлежит отмене по следующим основаниям.

Из материалов дела следует, истец является правообладателем исключительных прав на графический товарный знак (цвета - желтый, коричневый, белый, розовый, фиолетовый, бирюзовый): по свидетельству РФ N 476713, дата приоритета - 24.11.2011, дата регистрации - 14.12.2012, в отношении услуг 44 класса МКТУ: 44 - огородничество; услуги саун; помощь акушерская; уход за больными; уход за животными; диспансеры; прокат санитарно-технического оборудования; бани турецкие; услуги питомниковедов; услуги стоматологов; услуги медицинские; консультации по вопросам фармацевтики; услуги визажистов; уничтожение сорняков; услуги, предоставляемые косметологическими поликлиниками, лечебницами и кабинетами; услуги оптиков; проведение вакцинации; дезинтоксикация токсикоманов; услуги фармацевтов [приготовление лекарств по рецептам]; садоводство специализированное; консультации профессиональные; осеменение искусственное; помощь медицинская; услуги соляриев; услуги банные; маникюр; благоустройство территории; животноводство; дизайн ландшафтный; массаж; хирургия растений; разведение животных; услуги по оплодотворению в пробирке; пейзажное планирование и дизайнерские работы по посадке растений; ветеринарная деятельность; парикмахерские; услуги телемедицины; услуги по аранжировке; имплантация волос; изготовление венков; клиники; помощь ветеринарная; уход за газонами; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; помощь зубоврачебная; хиропрактика [мануальная терапия]; служба банков крови; служба санитарная; татуирование; лечебницы; услуги консультативные и лечение, предоставляемые врачами общего профиля и врачами-специалистами; бани общественные; лечение гомеопатическими эссенциями; служба сельскохозяйственная; стрижка животных; садоводство декоративно-пейзажное; санатории; составление цветочных композиций; хирургия пластическая; услуги психологов; услуги санаториев и прочих оздоровительных учреждений; садоводство; дома отдыха или санатории; услуги по охране здоровья человека; услуги специалистов в области нетрадиционной медицины; больницы; салоны красоты; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; услуги в области гигиены и косметики; услуги гомеопатов и специалистов в области нетрадиционной медицины; сельскохозяйственные услуги; услуги парикмахерских, косметических салонов и лечебных косметических учреждений; организация ночного ухода; услуги бальнеологических центров; растениеводство; физиотерапия; прокат сельскохозяйственного оборудования; прочие сельскохозяйственные услуги; хосписы; услуги больниц и специализированных лечебных центров; уход за комнатными животными.

Как установлено судом, ответчик без согласия истца использует обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, при оформлении вывески по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 94.

Указанный факт использования товарного знака подтверждается протоколом осмотра от 03.10.2016, составленным нотариусом г. Москвы Шлеиным Н.В.

Также в материалы дела истцом представлена выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой ответчик имеет лицензию от 06.08.2015 N ЛО-77-02-006903 на осуществление по вышеуказанному адресу фармацевтической деятельности.

При таких обстоятельствах судом установлен факт незаконного использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 476713.

Спорная вывеска является рекламой и содержит обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца, что нарушает его исключительное право на товарный знак.

Согласие истца (правообладателя исключительного права на спорный товарный знак) не было получено ответчиком. Использование вывески произведено ответчиком в рекламных целях для индивидуализации своей деятельности, в том числе и в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и, цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принадлежность сравниваемых товаров к одному и тому же классу МКТУ не может рассматриваться в качестве основания для признания товаров однородными. В одном классе могут содержаться неоднородные товары и, наоборот, однородные товары могут быть разнесены по разным классам.

Товарный знак, принадлежащий истцу, зарегистрирован в отношении услуг, входящих в 44 класс МКТУ. Среди услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, значатся: услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам) и консультации по вопросам фармацевтики.

Такой вид деятельности, осуществляемой ответчиком, как продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения, отнесен к 35 классу МКТУ.

Тот факт, что перечисленные услуги входят в разные классы МКТУ, не исключает возможности признания данных услуг однородными, поскольку в силу пункта 4.1 Методических рекомендаций однородные услуги могут быть отнесены к разным классам.

Услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам), консультации по вопросам фармацевтики, продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения являются однородными услугами в силу следующих признаков.

Взаимодополняемость: продажа лекарственных средств в большинстве случаев осуществляется одновременно или по результатам консультаций по вопросам фармацевтики. Условия реализации: услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам), продажа лекарственных средств и консультации по вопросам фармацевтов осуществляются в общем месте продажи, в большинстве случаев через розничную сеть. Круг потребителей: услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам), продажа лекарственных средств и консультации по вопросам фармацевтики предназначены для одного круга потребителей: лиц, заинтересованных в приобретении лекарственных средств.

В совокупности перечисленных признаков услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам), продажа лекарственных средств и консультации по вопросам фармацевтики относятся потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Таким образом, услуги, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак истца, и услуги, оказываемые ответчиком, являются однородными.

На основании вышеизложенного, суд первой инстанции посчитал, что требования истца об обязании ответчика общество с ограниченной ответственностью "Аралия-фарм" удалить обозначение (изображение), сходное до степени смешения с товарным знаком N 476713, правообладателем которого является общество с ограниченной ответственностью "Аптека-А.в.е.", с рекламных конструкций: вывесок и табличек, используемых над входом в торговую точку, на двери торговой точки, внутри торговой точки, осуществляющей розничную продажу лекарственных средств по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 94, подлежат удовлетворению.

Истец требует компенсации ответчиком нарушенного права в размере 510 000 руб., однако, суд первой инстанции, исходя из характера нарушения, степени вины нарушителя, недоказанности вероятных убытков правообладателем, а также, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, посчитал возможным уменьшить сумму компенсации 150 000 руб.

Правильно установив данные фактические обстоятельства, суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявленные требования.

Как установлено судом первой инстанции, истец на основании договора от 08.10.2015 об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности 09.12.2015, является правообладателем товарного знака по свидетельству N 476713 в отношении всего перечня услуг, для индивидуализации которых он зарегистрирован

Ответчик незаконно использовал товарный знак истца в гражданском обороте при оформлении вывески по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 94 обозначения (изображения), сходного до степени смешения с товарным знаком истца.

Данный факт подтверждается протоколом обеспечения доказательств от 03.10.2016, составленным нотариусом города Москвы Шлейным Н.В., которым произведен осмотр и фотографирование информационной конструкции (вывески) по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 94.

Приведенному доказательству Арбитражным судом города Москвы дана надлежащая правовая оценка.

Помимо этого, доказывая основания своих исковых требований, ООО "АПТЕКА-А.в.е" представило выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО "Аралия-фарм", в которой содержатся сведения о выданных ответчику лицензиях, в том числе о лицензии на осуществление фармацевтической деятельности по вышеуказанному адресу.

Согласно ст. 1229 ГК РФ лишь правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации; другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

При этом в соответствии со ст. 1484 ГК РФ использованием товарного знака признается, в частности, размещение товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в товарный оборот на территории Российской Федерации либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.

В силу ст. 1515 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на товарный знак правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Истец, пользуясь правом, предоставленным ч. 4 ст. 1515 ГК РФ, просил компенсации в размере 510 000 руб., обосновывая ее размер данными своей бухгалтерской отчетности.

В соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения

Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 утверждены Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания.

Согласно п. 3.1 указанных Методических рекомендаций при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Кроме того, как следует из положений п. 4.1 Методических рекомендаций, в качестве инструмента для проведения поиска тождественных и сходных обозначений и определения однородности товаров применяется Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ). При создании МКТУ были использованы, в том числе, признаки однородности товаров, перечисленные в пункте 3.1 настоящих Рекомендаций.

Однако принадлежность сравниваемых товаров к одному и тому же классу МКТУ не может рассматриваться в качестве основания для признания товаров однородными. В одном классе могут содержаться неоднородные товары и, наоборот, однородные товары могут быть разнесены по разным классам.

Товарный знак, принадлежащий истцу, зарегистрирован в отношении товаров и услуг, входящих в 44 класс МКТУ. Среди услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, среди прочего значатся: услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам) и консультации по вопросам фармацевтики.

Такой вид деятельности, как продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения, отнесен к 35 классу МКТУ.

Тот факт, что перечисленные услуги входят в разные классы МКТУ, не исключает возможности признания данных услуг однородными, поскольку в силу п. 4.1 Методических рекомендаций однородные услуги могут быть разнесены по разным классам.

В совокупности перечисленных признаков услуги фармацевтов (приготовление лекарств по рецептам), продажа лекарственных средств и консультации по вопросам фармацевтики относятся потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Утверждение ответчика о том, что сделка, оформленная договором об отчуждении исключительного права на товарные знаки от 08.10.2015 г. между истцом и ООО "Аптеки Солнышко" должна была быть оценена судом первой инстанции по правилам ничтожности сделок отклоняется судебной коллегией.

Согласно ст. 168 ГК РФ в редакции действующей с 01 сентября 2013 г., после совершения договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки от 08.10.2015 г., за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи или иным законом, сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Сделка, нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.

Таким образом, сделка, оформленная договором об отчуждении исключительного права на товарные знаки от 08.10.2015 г. является оспоримой сделкой и может быть признана недействительной при рассмотрении самостоятельного иска, с которым ответчик вправе обратиться в общем порядке (ст.125 АПК РФ).

Согласно п.п. 3 п.3 ст.311 АПК РФ признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или суда общей юрисдикции недействительной сделка, которая повлекла за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу является основанием для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым обстоятельствам.

Таким образом, апелляционный суд считает, что суд первой инстанции правильно определил правоотношения сторон, предмет доказывания по спору, с достаточной полнотой выяснил, исследовал и оценил в совокупности все значимые обстоятельства по делу, правильно применив нормы материального права, регулирующие спорные отношения.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 марта 2017 года по делу N А40-208938/16 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

А.Н. Григорьев Н.И. Левченко