Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 сентября 2017 г. N 20АП-4753/17

г. Тула

5 сентября 2017 г.

Дело N А62-6003/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 29.08.2017.

Постановление в полном объеме изготовлено 05.09.2017.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Сентюриной И.Г., судей Афанасьевой Е.И. и Григорьевой М.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Юрьевым Е.Ю., при участии в судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью "Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника" - Гарина Е.Д. (доверенность от 17.08.2017), представителя общества с ограниченной ответственностью "Меркатор Холдинг" - Акимовой Е.А. (доверенность от 07.04.2017), в отсутствии иных лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника" по делу N А62-6003/2016 на решение Арбитражного суда Смоленской области от 06.06.2017 (судья Савчук Л.А.), принятое по рассмотрению вопроса об оплате услуг эксперта Белокопытова Андрея Викторовича в рамках рассмотрения дела по иску общества с ограниченной ответственностью "Меркатор Холдинг" (ОГРН 1037709006312; ИНН 7709401982) к обществу с ограниченной ответственностью "Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника" (ОГРН 1096731000431; ИНН 6731073206) о запрете использования изображения сходного до степени смешения с товарным знаком N 221822, установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью "Меркатор Холдинг" (далее также-истец) обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника" (далее также- ответчик, ООО "Меркатор Сервис СТ") о запрете использования обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком N 221822, включая словесное обозначение "МЕРКАТОР" в отношении однородных товаров и услуг 12,35,39 классов МКТУ (с учетом уточнения исковых требований, принятых судом к рассмотрению в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Истец неоднократно уточнял исковые требования, в окончательной редакции истец уточнил предмет иска, сформулировав требования следующим образом: запретить обществу с ограниченной ответственностью "Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника" использовать обозначение в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими правую половину треугольника и расположенным справа словесным элементом "меркатор-сервис спецтехника", сходное до степени смешения с товарным знаком N 221822, в отношении однородных товаров и услуг 12 класса МКТУ (транспортные средства), однородных товаров и услуг 35 класса МКТУ (сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара), однородных товаров и услуг 39 класса МКТУ (перевозки), а также компенсировать судебные расходы по проведению судебной экспертизы в размере 15 000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Уточнения судом приняты.

Решением Арбитражного суда Смоленской области от 02.06.2017 исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Меркатор Холдинг" (ОГРН 1037709006312; ИНН 7709401982) удовлетворены: обществу с ограниченной ответственностью "Меркатор- Сервис Сервис Спецтехника" (ОГРН 1096731000431; ИНН 6731073206) запрещено использовать обозначение в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими правую половину треугольника и расположенным справа словесным элементом "меркатор-сервис спецтехника", сходное до степени смешения с товарным знаком N 221822, в отношении однородных товаров и услуг 12 класса МКТУ (транспортные средства), однородных товаров и услуг 35 класса МКТУ (сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара), однородных товаров и услуг 39 класса МКТУ (перевозки).

Не согласившись с указанным судебным актом, ООО "Меркатор Сервис СТ" обратилось с жалобой о его отмене и принятии нового судебного акта. В обоснование своей позиции ответчик указал, что при наличии возражений ответчика о наличии у него законного права использовать спорное обозначение, мотивированных принадлежностью ему исключительного права на краткое фирменное наименование, суду следовало с учетом, представленных в материалы дела доказательств установить наличие или отсутствие права ответчика на фирменное наименование (обозначение), на которое он ссылался, а также определить, какое из исключительных прав (истца на товарный знак или ответчика на спорное обозначение) возникло ранее. Спор о наличии или отсутствии у ответчика права использования обозначения в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими правую половину треугольника и расположенным справа словесным элементом "меркатор-сервис спецтехника" подлежал разрешению с применением и. 6 ст. 1252 ГК РФ. Кроме того, заявитель жалобы отразил, что решение по делу N СИП-102/2016 от 01.08.2016 имеет преюдициальное значение в данном споре. В указанном решении сделан вывод о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации N 342538 соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках". Помимо прочего, заявитель ссылается, что суд первой инстанции не обосновал на основании каких норм права, услуги по продаже (поставке) специальной техники являются однородными товару 12 класса "транспортные средства" и услуге 35 класса "сбыт товара через посредников". Указывает, что в нарушение ст.63 АПК РФ суд первой инстанции не проверил полномочия лиц, участвующих в деле, и их представителей. Поскольку доверенность на которую сослался суд, выданная Акимовой Е.А. (т.1 л.д. 130) выдана до 31.12.2016 года, заявитель полагает, что на 26.01.2016 года Акимова Е.А. не обладала полномочиями на по подачу ходатайства о проведении экспертизы. Считает, что суд первой инстанции в нарушение п.4. ст.63 АПК РФ не правомерно не отказал в признании полномочий соответствующего лица на участие в деле. Полагает, что вывод суда об отсутствии у ответчика права использовать спорное обозначение сделан без исследования обстоятельств, подлежащих установлению в рамках настоящего спора, а также с нарушением норм процессуального права, норм материального права, поскольку судом не были применены подлежащие применению п. 6 ст. 1252 ГК РФ и ст. 10 ГК РФ.

В ходе судебного разбирательства представитель ООО "Меркатор Сервис СТ" поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представителем ООО "Меркатор Холдинг" представлены возражения относительно доводов апелляционной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту Кодекс). Апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статьи 156 Кодекса.

При подаче апелляционной жалобы ООО "Меркатор Сервис СТ" было заявлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы.

Определением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.08.2017 апелляционная жалоба принята к производству. Суд апелляционной инстанции указал, что вопрос о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы будет рассмотрен в судебном заседании.

Заявитель жалобы в обоснование ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока ссылается на то, что срок подачи апелляционной жалобы был пропущен по причинам, не зависящим от ООО "Меркатор - Сервис Спецтехника" (в связи с отсутствием у него обжалуемого судебного акта, дата публикации только 06.06.2017 года), отсутствием заявителя на судебном заседании в день вынесения решения после перерыва, отказа суда в ходатайстве о переносе последнего судебного заседания после перерыва и вынесении решения без заявителя).

В ходе судебного разбирательства представитель заявителя также указал на направление апелляционной жалобы в срок в суд апелляционной инстанции, но с нарушением порядка подачи апелляционной жалобы, минуя первую инстанцию, в связи с чем жалоба была возвращена.

Рассмотрев ходатайство о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает его подлежащим удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 113 Кодекса процессуальные действия совершаются в сроки, установленные Кодекса или иными федеральными законами, а в случаях, если процессуальные сроки не установлены, они назначаются арбитражным судом.

В силу части 1 статьи 257 Кодекса лица, участвующие в деле, а также иные лица в случаях, предусмотренных Кодексом, вправе обжаловать в порядке апелляционного производства решение арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в законную силу.

В соответствии с частью 1 статьи 180 Кодекса решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Таким образом, установлен месячный срок для обжалования решения арбитражного суда первой инстанции.

В силу части 2 статьи 114 Кодекса процессуальный срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца установленного срока.

В соответствии с частью 2 статьи 259 Кодекса срок подачи апелляционной жалобы, пропущенный по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с такой жалобой, в том числе в связи с отсутствием у него сведений об обжалуемом судебном акте, по ходатайству указанного лица может быть восстановлен арбитражным судом апелляционной инстанции при условии, что ходатайство подано не позднее чем через шесть месяцев со дня принятия решения или, если ходатайство подано лицом, указанным в статье 42 настоящего Кодекса, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов обжалуемым судебным актом.

В пункте 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" указано, что в силу части 2 статьи 259 Кодекса суд апелляционной инстанции восстанавливает срок на подачу апелляционной жалобы, если признает причины пропуска уважительными. Для лиц, извещенных надлежащим образом о судебном разбирательстве, уважительными могут быть признаны, в частности, причины, связанные с отсутствием у них по обстоятельствам, не зависящим от этих лиц, сведений об обжалуемом судебном акте.

С учетом разъяснений, содержащихся в пункте 32 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 N 99 "О процессуальных сроках", при решении вопроса о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы суду следует оценивать обоснованность доводов лица, настаивающего на таком восстановлении, в целях предотвращения злоупотреблений при обжаловании судебных актов и учитывать, что необоснованное восстановление пропущенного процессуального срока может привести к нарушению принципа правовой определенности и соответствующих процессуальных гарантий. При решении вопроса о восстановлении процессуального срока судам следует соблюдать баланс между принципом правовой определенности и правом на справедливое судебное разбирательство, предполагающим вынесение законного и обоснованного судебного решения, с тем, чтобы восстановление пропущенного срока могло иметь место лишь в течение ограниченного разумными пределами периода и при наличии существенных объективных обстоятельств, не позволивших заинтересованному лицу, добивающемуся его восстановления, защитить свои права.

Как установлено судом апелляционной инстанции, жалоба первый раз подана заявителем 30.06.2017 (согласно штампу на конверте) на судебный акт от 02.06.2017. Таким образом, заявителем при первой подаче жалобы месячный срок на подачу апелляционной жалобы был соблюден, жалоба была возвращена из-за нарушения заявителем порядка подачи жалобы (минуя первую инстанцию)

При таких обстоятельствах, срок на подачу жалобы, установленный статьей 259 Кодекса, пропущен по уважительной причине и подлежит восстановлению.

Согласно п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 N 36 (ред. от 10.11.2011) "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции" если факт пропуска срока на подачу апелляционной жалобы установлен после принятия апелляционной жалобы к производству, суд апелляционной инстанции выясняет причины пропуска срока. Признав причины пропуска срока уважительными, суд продолжает рассмотрение дела, а в ином случае - прекращает производство по жалобе применительно к пункту 1 части 1 статьи 150 АПК РФ.

С учетом, изложенного, суд апелляционной инстанции признав причины пропуска срока уважительными, продолжает рассмотрение дела.

Изучив доводы апелляционной жалобы и представленные возражения, Двадцатый арбитражный апелляционный суд считает, что решение не подлежит отмене по следующим основаниям.

Как установлено судом области и усматривается из материалов дела, ООО "Меркатор Холдинг" является правообладателем товарного знака (знака обслуживания) N 221822, зарегистрировано реестре 19 сентября 2002 года (дата приоритета 22.11.2000 г.) в отношении следующих товаров (услуг) по классам МКТУ:

12. транспортные средства, автоприцепы, автофургоны, двигатели для наземных транспортных средств, шасси транспортных средств.

35. сбыт товара через посредников, аукционная продажа, демонстрация товаров, консультативные службы по организации дел, агентства по импорту- экспорту, агентства по коммерческой информации.

39. перевозки, прокат транспортных средств, аренда крытых стоянок для транспортных средств, аренда складов.

Основным видом деятельности Истца является оптовая торговля автотранспортными средствами (код 50.10.1), дополнительные виды деятельности Истца:

- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки (код 29.56.9);

- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (код 50.30);

- финансовый лизинг (код 65.21);

- оптовая торговля машинами и оборудованием (код 51.6);

- производство автомобилей (код 34.10);

- техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств (код 50.20.2).

Истец в рамках своей основной и дополнительной деятельности размещает товарный знак Истца на дорожной, коммунальной, строительной, аэродромной технике (машинах), продаваемой истцом; товарный знак также демонстрируется истцом в видео роликах, на баннерах, в печатных изданиях, на Интернет-сайте по адресу http://www.merkatorgroup.ru, на сувенирной продукции, на выставочных стендах, на машинах, выставляемых на выставках, и в иных формах с целью осуществления продаж техники истца.

Как обоснованно указал истец, специальная техника (спецтехника) представляет собой особую разновидность техники, которая предназначена для выполнения определенных функций, возникающих в процессе производственного процесса или сельскохозяйственной деятельности. К указанному виду техники относят технику для строительства, технику дорожного назначения, сельхозтехнику, коммунальную технику и иную технику специального назначения. Наиболее часто специальная техника представляет собой разновидность автотранспортного средства со специальным оборудованием, предназначенным для выполнения различных, преимущественно нетранспортных работ.

В свою очередь ответчик - ООО "Меркатор- Сервис СТ" также обладает двумя товарными знаками (копии свидетельств представлены в материалы дела л.д.124,125, т.2) - свидетельство N 342538 от 30 января 2008 года (дата приоритета 24 октября 2005 года) и свидетельство N 342537 от 30 января 2008 года (дата приоритета 24 октября 2005 года), приобретенные у ООО "Меркатор - Сервис" (первоначальные правообладатель).

Товарные знаки ООО "Меркатор -Сервис СТ" зарегистрированы в отношении следующих классов:

35 - офисная служба; аудит; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; комплектование штата сотрудников; обслуживание секретарское; подготовка платежных документов; репродуцирование документов; фотокопирование.

37 - асфальтирование; бурение скважин; восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, в том числе дорожно-транспортной техники, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация строительных сооружений; глажение белья, глажение, одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; набивка мебели; надзор контрольно управляющий за строительными работами; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое и ремонт комнат- сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; полирование транспортных средств; прокат машин для уборки улиц, прокат машин для чистки, прокат строительной техники, прокат строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы каменностроительные; работы кровельные; работы малярные; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт и техническое обслуживание автомобилей, в том числе дорожно-транспортной техники; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт транспортных средств; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции обслуживания транспортных средств; стирка, стирка белья в прачечных; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство молов, дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; сукноваляние; уборка внутри зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей]; услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации;,установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования, в том числе дорожно-строительной и коммунальной техники; устранение помех в работе электрических установок; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды, чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями; шлифование пемзой или песком.

39 - бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование, буксирование транспортных средств в случае повреждения; водораспределение; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров, доставка товаров, заказанных по почте; запуск спутников для третьих лиц; организация круизов, организация путешествий; переноска грузов; подъем затонувших судов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; приведение в действие шлюзовых ворот; прокат водолазных колоколов, прокат водолазных скафандров; прокат инвалидных кресел; прокат рефрижераторов; работы погрузочно- разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; расфасовка товаров; служба ледокольная; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; сопровождение путешественников; спасение под водой; спасение судов; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; автосервис; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасению имущества; услуги туристических агентств [за исключением резервирования мест в отелях и пансионах]; фрахтование судов; хранение данных или документов в электронных устройствах, хранение лодок; экскурсии туристические; экспедирование грузов.

40 - аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; вулканизация [обработка материалов]; выделка шкур; выжимание сока из плодов; вышивание; гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; дубление; закалка металлов; золочение; информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; каландрирование тканей; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; крашение кожи, крашение мехов, крашение обуви, крашение текстильных изделий, крашение тканей; литография; литье металлов; лощение мехов; лужение; меднение; намагничивание; никелирование; обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины (в т. ч. деревообработка); обработка кинопленки; обработка кожи; обработка металлов; обработка мехов; обработка мусора и отбросов повторная; переработка нефти (химическая), в том числе для изготовления нефтепродуктов.

Основанием обращения в суд послужило то обстоятельство, что, как указал истец, ООО "Меркатор Сервис СТ" использует изображение сходное до степени смешения с товарным знаком Истца, в рамках однородных услуг, оказываемых Истцом: 12 класса МКТУ (транспортные средства), однородных товаров и услуг 35 класса МКТУ (сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара), однородных товаров и услуг 39 класса МКТУ (перевозки), за пределами зарегистрированных классов под товарным знаком Ответчика.

Удовлетворяя заявленные требования, суд области правомерно исходил из следующего.

В силу подпункта 14 пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки являются средствами индивидуализации товаров, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно пункту 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 КГ РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами.

На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (статья 1479 ГК РФ).

Государственная регистрация товарного знака согласно статье 1480 ГК РФ осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункты 1 и 2 статьи 1481 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Кроме того, частью 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Следовательно, лицо, на имя которого зарегистрирован товарный знак, обладает исключительным правом на товарный знак.

По смыслу положений статьи 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с разделом 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 197, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.

Сходство обозначений также связано с однородностью товаров (услуг), в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). При идентичности товаров (услуг), а также при их однородности, близкой к идентичности, существует большая вероятность смешения обозначений, используемых для индивидуализации товаров (услуг) (раздел 3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство).

Под однородными товарами/услугами следует понимать товары/услуги, относящиеся к одному и тому же роду и виду, не обладающие различительной способностью и создающие у потребителя представление о принадлежности их к одному изготовителю. Для установления однородности товаров/услуг принимается во внимание род (вид) товаров/услуг, их назначение, вид материала, из которого изготовлены товары, условия реализации товаров/услуг, круг потребителей и другие признаки.

Доводы Истца об использование Ответчиком изображения сходного до степени смешения с товарным знаком Истца подтверждаются протоколом осмотра интернет сайта Ответчика merkatorservis.ru. рекламными роликами Ответчика, видео роликами Ответчика с прошедших выставок, фото материалами с выставок, фактами нанесения на технику Ответчика сходного товарного знака, данный вывод также подтверждает основной вид деятельности ответчика: согласно данным единого государственного реестра юридических лиц основной вид деятельности Ответчика и Истца совпадает.

По смыслу указанных норм, деятельность по оказанию услуг по продаже спецтехники, которую осуществляет Ответчик, и услуги 35-го класса МКТУ сбыт товара через посредников, для которой зарегистрированы товарный знак Истца, с учетом того обстоятельства, что Истец реализует товары, однородные товарам, которые предлагаются к продаже Ответчиком, являются однородными (исходя из рода (вида) товаров (услуг), их потребительских свойств и функционального назначения (объема и цели применения), состава продукции, их взаимодополняемости, условий их реализации, в том числе общего места продажи, общего круга потребителей, традиционного и преимущественного уклада использования товаров (услуг)) и могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Истцом в подтверждении своих доводов представлено в материалы дела заключение по результатам исследования относительно сходства до степени смещения обозначения, используемого ответчиком и доменного имени merkatorservis.ru с товарными знаками " 221822, N 342538 и N 342537 (л.д. 37-67, т.1).

По результатам проведенной по делу экспертизы экспертом сделаны следующие выводы.

- Комбинированное обозначение в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими половину треугольника и расположенным справа словесным элементом "МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА", выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета в две строки, размещённое на сайте: http://www.merkatorservis.ru/ и товарный знак N 221822 для услуг по продаже (поставке) специальной техники являются сходными до степени смешения.

- Комбинированное обозначение в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими половину треугольника и расположенным снизу словесным элементом "МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА", выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета в две строки, размещённое ООО "Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника" на специальной технике и товарный знак N 221822 являются сходными до степени смешения.

- Использование ООО "Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника" комбинированного обозначения в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими половину треугольника и расположенным справа словесным элементом "МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА", выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета в две строки, размещённого на сайте http://www.merkatorservis.ru/ не является использованием товарного знака N 342538 в отношении всех услуг 35,40 классов, указанных в свидетельстве.

- Использование ООО "Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника" комбинированного обозначения в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими половину треугольника и расположенным справа словесным элементом "МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА", выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета в две строки, размещённого на сайте http://www.merkatorservis.ru/ является использованием товарного знака N 342538 в отношении части зарегистрированных услуг, а именно услуг 37 класса, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств, и услуг 39 класса, связанных с доставкой товаров.

- Использование ООО "Меркатор Холдинг" комбинированного обозначения в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего левого угла и занимающими половину треугольника и расположенным снизу словесным элементом "меркатор", выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета, является использованием товарного знака N 221822.

- Использование ООО "Меркатор Холдинг" комбинированного обозначения в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего левого угла и занимающими половину треугольника и расположенным снизу словесным элементом "меркатор", выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета на фоне красного равностороннего четырехугольника является использованием товарного знака N 221822.

Также в экспертном заключении указано, что товарный знак по свидетельству N 221822 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элементов, расположенных на желтом фоне. Изобразительный элемент представляет собой стилизованный равносторонний треугольник зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего левого угла и занимающими половину треугольника. Словесный элемент расположен снизу от изобразительного и представляет собой слово "МЕРКАТОР", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета.

Сравнение словесных элементов.

Словосочетание МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА состоит из сложного слова МЕРКАТОР-СЕРВИС и сложного слова СПЕЦТЕХНИКА. При этом:

СЕРВИС - в маркетинге - подсистема деятельности предприятия, обеспечивающая комплекс услуг по сбыту и эксплуатации машин, оборудования, средств транспорта (Финансовый словарь).

СПЕЦ... Первая часть сложных слов. Вносит зн.: специальный, специального назначения. Спецагент, спецбригада, спецвойска, спецдорога, спецотчисления, спецпремия, спецраспределитель, спецстроительство, спецфонд, спецхалат, спеццех (Толковый словарь).

ТЕХНИКА... собир. Машины, механические устройства, автоматы и полуавтоматы. Строительная, военная т. Реактивная, атомная т. Т. сельского хозяйства. Дефицитная т. Сломанная, высококачественная т. Звукозаписывающая т. Ремонтировать, беречь технику. Обеспечить фермера техникой. Использовать технику при уборке картофеля (Толковый словарь).

МЕРКАТОР - представляет собой транслитерацию кириллическими буквами транскрипции латинского слова MERCATOR - (лат.) - купец, крупный торговец (Латинско-русский словарь).

Таким образом, в словосочетании "МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА" элемент "СЕРВИС" является слабым, поскольку представляет собой прямое указание на вид услуг, а элемент "СПЕЦТЕХНИКА" является неохраноспособным, поскольку является прямым указанием на вид товара.

Следовательно, с учетом вышеизложенных положений Методических рекомендаций, в данном случае необходимо учитывать сходство именно элементов "МЕРКАТОР", а они являются тождественными по фонетическому и семантическому критериям. Таким образом, эксперт пришел к выводу, что словесные элементы рассматриваемых обозначений являются сходными до степени смешения.

При сравнении изобразительных элементов эксперт указал на следующее.

Изобразительные элементы рассматриваемых обозначений важны для индивидуализации товаров, поскольку являются оригинальными, имеют большой размер и занимают значимое пространственное положение.

При первом впечатлении сравниваемые изобразительные элементы представляются сходными. При этом совпадают их внешняя форма - равносторонний треугольник и характер изображений (стилизованные), сочетание цветов и тонов являются сходным (зелено-белое и зелено-желтое). Одно изображение является зеркальным отражением другого.

Следовательно, изобразительные элементы рассматриваемых обозначений являются сходными до степени смешения.

Поскольку словесные элементы сравниваемых обозначений являются сходными до степени смешения, и изобразительные элементы сравниваемых обозначений являются сходными до степени смешения и важны для индивидуализации товаров, сравниваемые обозначения в целом являются сходными до степени смешения.

Анализ протокола осмотра сайта http://www.merkatorservis.ru/ показал, что ООО "Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника" использует размещенное на своем сайте комбинированное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

поставка дорожно-строительной, коммунальной и специальной техники;

сборочное производство специальной техники, осуществление модернизации и доработки серийных образцов специальной техники.

В перечне товаров 12 класса в свидетельстве N 221822 есть термин "транспортные средства".

В соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного движения "транспортное средство" представляет собой устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

Таким образом, предлагаемая к продаже на сайте http://www.merkatorservis.ru/ специальная техника является транспортными средствами, поскольку служит для перевозки оборудования, установленного на ней.

В перечне 35 класса свидетельства N 221822 есть термин "сбыт товара через посредников".

При этом СБЫТ, -а; м. чего Продажа чего-л. потребителю. Рынки сбыта. С. товаров. Отдел сбыта (Толковый словарь).

Таким образом, можно сделать вывод, что услуги по продаже (поставке) специальной техники являются однородными товару 12 класса "транспортные средства" и услуге 35 класса "сбыт товара через посредников".

При этом сравниваемые товары и услуги имеют степень однородности, близкой к идентичности. С учетом этого, а также высокого уровня известности товарного знака по свидетельству N 221822 определенного по результатам исследования ВЦИОМ, вероятность смешения сравниваемых обозначений значительно увеличивается.

Следовательно, можно сделать вывод, что комбинированное обозначение в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими половину треугольника и расположенным справа словесным элементом "МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА", выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета в две строки, размещённое на сайте: http://www.merkatorservis.ru/ и товарный знак N 221822 для услуг по продаже (поставке) специальной техники являются сходными до степени смешения.

При определении однородности товаров и услуг принимается во внимание следующее.

В протоколе осмотра от 27.06.2016 (л.д. 28-36, т.1) указан перечень специальной техники, продаваемой ООО "Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника", в том числе: дорожные машины, асфальтоукладчики, спецтехника на тракторах, автогрейдеры, бульдозеры, дорожные катки, фронтальные погрузчик, техника для ремонта дорог.

Вся вышеуказанная специальная техника является транспортными средствами, поскольку служит для перевозки оборудования, установленного на ней. В перечне товаров 12 класса МКТУ свидетельства N 221822 указан термин "транспортные средства".

В соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (приказ от 31.12.2009 N 198) при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по перечисленным признакам в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Принятая Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) не влияет на оценку однородности товаров и услуг.

Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.

К основным признакам относятся:

- род (вид) товаров;

- назначение товаров;

- вид материала, из которого изготовлены товары.

Остальные признаки относятся к вспомогательным.

Основные признаки однородности товаров могут учитываться как каждый в отдельности, так и в совокупности один с другим и со вспомогательными признаками. При этом основные признаки могут переходить в разряд вспомогательных.

Все виды вышеуказанной специальной техники являются однородными транспортным средствам, поскольку сравниваемые товары относятся к одному и тому же роду (транспортные средства), имеют одно и то же назначение (для перевозки) и при их изготовлении используются одни и те же материалы.

При этом сравниваемые товары имеют степень однородности, близкой к идентичности. С учетом этого, а также высокого уровня известности товарного знака по свидетельству N 221822 определенного по результатам исследования ВЦИОМ, вероятность смешения сравниваемых обозначений значительно увеличивается.

Также экспертом указано в отношении товарных знаков ответчика следующее.

Товарный знак по свидетельству N 342538 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элементов, расположенных на желтом фоне.

Изобразительный элемент представляет собой стилизованный равносторонний треугольник зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими половину треугольника. Словесный элемент расположен снизу от изобразительного и представляет собой слово "МЕРКАТОР-СЕРВИС", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета.

Используемое на сайте обозначение отличается от зарегистрированного отсутствием желтого фона, расположением словесного элемента справа от изобразительного, а не снизу, и наличием у словесного элемента второго слова - "СПЕЦТЕХНИКА".

Поскольку слово "СПЕЦТЕХНИКА", как было указано выше, является неохраноспособным, то его наличие никак не изменяет отличительного характера знака и не меняет существа знака. Расположение словесного элемента снизу или справа от изобразительного также не изменяет сличительного характера знака. Отсутствие или наличие фона не меняет существа знака, поскольку для потребителя фон не является важным, потребитель прекрасно понимает, что фон может быть различным в зависимости от поверхности, на которую наносится товарный знак и в целом не воспринимает фон как существенный элемент товарного знака. Таким образом, все вышеуказанные отличия не влияют на отличительный характер знака и не меняют его существо.

Осмотр сайта http://www.merkatorservis.ru/ показал, что ООО "Меркатор- Сервис Сервис Спецтехника" использует размещенное на своем сайте обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

поставка дорожно-строительной, коммунальной и специальной техники;

сборочное производство спец. техники, осуществление модернизации и доработки серийных образцов спец. техники;

Кроме того, в объявлении на данном сайте утверждается, но никак больше не подтверждается, что ООО "Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника" использует размещенное на своем сайте обозначение также в отношении следующих услуг:

оказание сервисных услуг по поддержанию и восстановлению поставляемой техники в течение

всего периода ее эксплуатации (сопровождение продукции от производства до утилизации);

оказание консалтинговых услуг по подбору, оптимизации и техническому обслуживанию парка

спецтехники дорожных и коммунальных предприятий;

оказание услуг по транспортировке приобретенной техники и запасных частей к ней.

При этом товарный знак по свидетельству N 342538 зарегистрирован в отношении части услуг 35, 37, 39, 40 классов МКТУ.

Анализ данного перечня услуг выявил наличие в 37 классе услуг, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств, а в 39 классе услуг, связанных с доставкой товаров. В перечне услуг 35 и 40 класса не выявлено каких-либо оказываемых ООО "Меркатор-Сервис СТ" услуг.

Таким образом, с учетом вышеизложенного, использование ООО "Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника" комбинированного обозначения в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими половину треугольника и расположенным справа словесным элементом МЕРКАТОР - СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА", выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета в две строки, размещённого на сайте http://www.merkatorservis.ru/ не является использованием товарного знака N 342538 в отношении всех услуг 35, 40 классов, указанных в свидетельстве.

Использование ООО "Меркатор-Сервис Сервис Спецтехника" комбинированного обозначения в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими половину треугольника и расположенным справа словесным элементом "МЕРКАТОР-СЕРВИС СПЕЦТЕХНИКА", выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами зеленого цвета в две строки, размещённого на сайте http://www.merkatorservis.ru/ является использованием товарного знака N 342538 в отношении части зарегистрированных услуг, а именно услуг 37 класса, связанных с ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств, и услуг 39 класса, связанных с доставкой товаров.

Таким образом, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда области о том, что материалами дела, в том числе экспертным заключением, результат которого ответчиком не опровергнут, подтверждается факт нарушения ответчиком прав истца на товарный знак N 221822, в отношении однородных товаров и услуг 12 класса МКТУ (транспортные средства), однородных товаров и услуг 35 класса МКТУ (сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара), однородных товаров и услуг 39 класса МКТУ (перевозки) и исковые требования подлежат удовлетворению.

Доводы заявителя жалобы о том, что спор о наличии или отсутствии у ответчика права использования обозначения в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими правую половину треугольника и расположенным справа словесным элементом "меркатор-сервис спецтехника" подлежал разрешению с применением и. 6 ст. 1252 ГК РФ отклоняется судом апелляционной инстанции.

Предметом рассматриваемого иска является запрет использования комбинированного обозначения, включающего изобразительный и словесный элемент, сходного с товарным знаком Истца в отношении однородных товаров и услуг.

Полное фирменное наименование Ответчика содержит как указание на организационно-правовую форму ООО, так и различительную часть "Меркатор-Сервис СпецТехника" (в сокращенном виде ООО "Меркатор - Сервис СТ").

С учетом изложенного, Спорное обозначение в любом случае не является использованием Ответчиком своего фирменного наименования, поскольку оно не содержит указание на организационно-правовую форму компании Ответчика, словесные элементы, включенные в отличительную часть фирменного наименования, расположены в две строки, выполнены оригинальным шрифтом, важную роль в узнавании спорного обозначения играет изобразительный элемент и цветовая гамма в целом, отсутствующие в фирменном наименовании Ответчика.

Фирменное наименование и товарный знак являются самостоятельными средствами индивидуализации участников гражданского оборота. Основным и безусловным отличием является то, что фирменное наименование идентифицирует субъект экономической деятельности, производящий товар и/или оказывающий услуги, а с помощью товарного знака идентифицируются производимые этим субъектом товары или оказываемые им услуги. Указанные объекты с учетом их правовой природы не являются взаимозаменяемыми.

В рамках рассматриваемого дела не возникло коллизии между исключительными правами Истца на товарный знак и исключительными правами Ответчика на фирменное наименование.

Кроме того право Ответчика на фирменное наименование возникли 23.01.2009 (дата внесения в ЕГРЮЛ), при этом, дата приоритета Товарного знака Истца 22.12.2000, то есть исключительное право Истца на его средство индивидуализации возникло значительно раньше, соответственно, если Истец предъявил бы к Ответчику требование о запрете использование фирменного наименования, именно Истцу принадлежало бы преимущество в контексте упоминаемой Ответчиком в Апелляционной жалобы п.6 ст. 1252 ГК РФ.

Ссылка ответчика на Постановление СИП по делу N А40-149321/2015, является необоснованной, так как в рассматриваемом деле суд установил, что право на фирменное наименование ответчика возникло раньше, чем исключительное право истца на товарный знак.

Ссылка ООО "Меркатор Сервис СТ" на преюдициальный характер для настоящего дела обстоятельств, установленных судом в Постановлении по делу N СИП- 102/2016 не принимается судом апелляционной инстанции.

В деле N СИП-102/2016 Истец (ООО "Меркатор Холдинг") оспаривало решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения против регистрации товарного знака Ответчика N 342538 в связи с несоответствием товарного знака пункту 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.0р. 1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках). В данном деле обозначение, зарегистрированное по свидетельству N 342538, рассматривалось на предмет того, является ли оно ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно указанных в свидетельстве услуг 35, 37, 39, 40-го классов МКТУ в силу наличия в его составе словесного элемента "СЕРВИС", применимого только в области, связанной с оказанием услуг бытового назначения. При вынесении решения по указанному делу суды не исследовали обстоятельства, связанные с наличием прав третьих лиц на иные средства индивидуализации с более ранним приоритетом, в том числе, наличие у истца Товарного знака, являющегося основанием для рассмотрения по настоящему делу.

Кроме того, предметом иска по делу N СИП-102/2016 являлось требование о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30.11.2015 об отказе в удовлетворении возражения против регистрации 342538 в связи с несоответствием товарного знака пункту 3 Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, обслуживания мест происхождения товаров".

В рассматриваемом деле Истец просит суд запретить Ответчику использование отношении однородных товаров 12 класса МКТУ (транспортные средства), услуг 35 класса МКТУ (сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара) услуг 39 класса МКТУ (перевозки), однородных товарам и услугам, входящим в объем правовой охраны Товарного знака Истца.

При таких обстоятельствах, выводы судов по делу N СИП-102/2016, не являются преюдициальными при рассмотрении дела N А62-6003/2016.

Также является необоснованным довод ответчика о том, что суд ошибочно не принял во внимание неохраноспособный характер словесных элементов "сервис" и "спецтехника", входящих в товарный знак Истца и спорное обозначение Ответчика, использование которых не может признано нарушением прав Истца на Товарный знак, поскольку судом области правомерно установлено, что ответчик не использует свой товарный знак в отношении указанных услуг 35 и 40 классов МКТУ, а использует товарный знак Истца по свидетельству N 221822 в отношении однородных товаров 12 (транспортные средства) и услуг 35 (сбыт товара через посредников, аукционная продажа, демонстрация товаров) и 39 (перевозки) классов МКТУ.

Довод Ответчика о неоднородности услуг Ответчика по продаже (поставке) спецтехники, осуществляемых с использованием Спорного обозначения, и товаров 12 класса (транспортные средства) и услуг 35 класса (сбыт товаров через посредников), входящих в объем правовой охраны Товарного знака, также является необоснованным.

Судом первой инстанции с учетом совокупности доказательств, имеющихся в материалах дела (протокол осмотра сайта Ответчика merkatorservis.ru, рекламные ролики Ответчика, видео- и фотоматериалы с выставок, в которых принимал участие Ответчик; фото транспортных средств (спецтехники), на которых нанесено Спорное обозначение), было установлено, что Ответчик осуществляет поставку специальной техники, в связи с чем обоснованно пришел к выводу, что услуги по поставке спецтехники техники и сбыту товаров через посредников являются однородными, "исходя из рода (вида) товаров (услуг), их потребительских свойств и функционального назначения (объема и цели применения), состава продукции, их взаимодополняемости, условий их реализации, в том числе общего места продажи, общего круга потребителей, традиционного и преимущественного уклада использования товаров (услуг)) и могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения".

Судом области верно отражено, что обе сравниваемые услуги представляют собой торговую деятельность, имеющую одно назначение, стоимость и круг потребителей. Торговая деятельность - это вид предпринимательской деятельности, направленный на удовлетворение покупательского спроса путем реализации товаров потребительского и промышленного назначения. Данная позиция нашла свое подтверждение в таких доказательствах, как заключение судебной экспертизы по настоящему делу.

Суд первой инстанции со ссылкой на заключение экспертизы указал, что реализуемая Ответчиком спецтехника (дорожные машины, асфальтоукладчики, спецтехника на тракторах, автогрейдеры, бульдозеры, дорожные катки, фронтальные погрузчик, техника для ремонта дорог) является транспортным средством, поскольку служит для перевозки оборудования, установленного на ней. Соответственно указанные в регистрации Товарного знака Истца товары 12 класса МКТУ (транспортные средства, автоприцепы, автофургоны, двигатели для наземных транспортных средств, шасси транспортных средств) являются однородными услугам Ответчика по поставке спецтехники.

При этом судом установлены не только факты по продаже (поставке) спецтехники, осуществляемых с использованием спорного обозначения, что является нарушением товарного знака Истца непосредственно в отношении услуг 35 класса МКТУ, но также и факты нанесения на технику Ответчика сходного товарного знака, что является нарушением товарного знака Истца непосредственно в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Судом апелляционной инстанции отклоняются доводы заявителя жалобы о том, что в действиях истца имеет место злоупотребление правом, вследствие чего он просит отказать в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Из пункта 2 этой же статьи следует, что в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

В силу пункта 3 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

Таким образом, в случае отказа судом в защите права лица на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, обстоятельства, послужившие причиной для выводов об использовании этим лицом своих прав с целью причинения вреда третьим лицам, должны быть установлены на основании материалов дела.

Однако, вопреки доводам ответчика, из представленных в дело доказательств судом апелляционной инстанции не усматривается злоупотребления истцом правом, сопряженное с действиями, осуществляемыми исключительно с намерением причинить вред другим лицам, включая ответчика, в понимании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Довод ответчика о неправомерном принятии судом после проведения экспертизы уточненных исковых требований, в которых Истец откорректировал описание спорного обозначения, является необоснованным.

На основании ст. 49 Кодекса истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Исковые требования истца на момент вынесения определения о назначении экспертизы выглядели следующим образом: запретить использование обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком N 221822, включая словесное обозначение "МЕРКАТОР" в отношении однородных товаров и услуг 12,35,39 классов МКТУ.

Уточненные исковые требования, принятые судом первой инстанции для рассмотрения, после проведения экспертизы по делу были следующие: запретить использовать обозначение в виде стилизованного равностороннего треугольника зеленого цвета с лучами солнца, исходящими из нижнего правого угла и занимающими правую половину треугольника и расположенным справа словесным элементом "меркатор-сервис спецтехника", сходное до степени смешения с товарным знаком N 221822, в отношении однородных товаров и услуг 12 класса МКТУ (транспортные средства), однородных товаров и услуг 35 класса МКТУ (сбыт товаров через посредников, аукционная продажа, демонстрация товара), однородных товаров и услуг 39 класса МКТУ (перевозки).

Принимая во внимание, что все вопросы, поставленные перед судебным экспертом, содержали описание спорного обозначения, соответствующее уточненным исковым требованиям истца, уточненное требование является более четким и определенным, суд первой инстанции обоснованно принял изменение в полном соответствии с положениями ст. 49 Кодекса.

Довод ответчика об отсутствии у представителя истца полномочия на подачу ходатайства о проведении экспертизы является необоснованным. В материалах дела имеется стандартная доверенность, в которой Акимова Е.А. назначается Истцом быть его представителем во всех во всех судебных инстанциях, по делам и вопросам, вытекающим из гражданских правоотношений со всеми правами, предоставленными законом истцу (заявителю), в том числе заявлять ходатайства и отводы.

С учетом положений ст. 62 Кодекса представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные действия, за исключением действий, указанных в части 2 настоящей статьи, если иное не предусмотрено в доверенности или ином документе.

При этом положениями ч.2 ст. 62 Кодекса не поименовано специальным образом право на заявление ходатайства о проведении экспертизы.

Соответственно судом первой инстанции было обоснованно удовлетворено ходатайство о назначении экспертизы, заявленное представителем истца.

Таким образом, доводы апелляционной жалобы ответчика, повторяют его правовую позицию в суде первой инстанции, не опровергают установленные по делу обстоятельства и не могут поставить под сомнение правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права.

Анализ материалов дела свидетельствует о том, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, изложенные в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушения и неправильного применения норам процессуального права, влекущих отмену судебного акта в силу статьи 270 Кодекса, судом апелляционной инстанции не установлено.

При таких обстоятельствах обжалуемый судебный акт следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Расходы по уплате государственной пошлины следует отнести на заявителя жалобы в силу статьи 110 Кодекса.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Смоленской области 02.06.2017 по делу N А62-6003/2016 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам, г. Москва в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

И.Г. Сентюрина

Судьи

Е.И. Афанасьева М.А. Григорьева