Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 сентября 2017 г. N 17АП-10113/17

г. Пермь

28 сентября 2017 г.

Дело N А50-3565/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 21 сентября 2017 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 28 сентября 2017 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Балдина Р.А.,

судей Дружининой Л.В., Муталлиевой И.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Кольцовой Е.В.,

при участии:

от истца - Мельников М.В., представитель по доверенности от 30.03.2017;

от ответчика - Ковалько Л.С., представитель по доверенности от 04.04.2017.

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика,

ООО "Охранное агентство "Шериф - Березники",

на решение Арбитражного суда Пермского края

от 23 мая 2017 года по делу N А50-3565/2017,

принятое судьей Кульбаковой Е.В.,

по иску ООО "Холдинговая компания Ника" (ОГРН 1177746277488, ИНН 7726399010)

к ООО "Охранное агентство "Шериф - Березники" (ОГРН 1055904529625, ИНН 5911045238)

о запрете использовать товарный знак, удалении с сайта в сети Интернет рекламы с размещением на ней товарного знака, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

установил:

Акционерное общество "Холдинговая компания Ника" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Шериф-Березники" (далее - ООО "ОА "Шериф - Березники") о запрете использования на документах, при оказании охранных услуг, знака обслуживания, тождественного принадлежащему товарному знаку истца, зарегистрированному в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 18.07.2003, о чем выдано свидетельство за N 251929; удалении из сайта, находящегося в сети Интернет по адресу "http://www.sheriff-ural.com" рекламы с размещением на ней знака обслуживания, тождественного товарному знаку истца; взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак при оказании охранных услуг в размере 1 000 000 рулей 00 копеек.

Определением от 05.04.2017 произведена замена истца акционерного общества "Холдинговая компания Ника" (ОГРН 1025006522870; ИНН 5050040551) в порядке процессуального правопреемства на его правопреемника общество с ограниченной ответственностью "Холдинговая компания Ника" (ОГРН 1177746277488; ИНН 7726399010) - далее ООО "Холдинговая компания Ника".

Решением Арбитражного суда Пермского края от 23.05.2017 исковые требования удовлетворены частично: ООО "ОА "Шериф-Березники" запрещено использование на документах, при оказании охранных услуг, изобразительное обозначение, сходное до степени смешения с принадлежащим ООО "Холдинговая компания Ника" товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 07.03.2003, о чем выдано свидетельство за N 251929. На ООО "ОА "Шериф - Березники" возложена обязанность удалить из сайта, находящегося в сети Интернет по адресу "http://www.sheriff - ural.com.", рекламу с размещением на ней изобразительного обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим ООО "Холдинговая компания Ника" товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 07.03.2003, о чем выдано свидетельство за N 251929. С ООО "ОА "Шериф-Березники" в пользу ООО "Холдинговая компания Ника" взыскана компенсация за нарушение ООО "ОА "Шериф-Березники" исключительного права ООО "Холдинговая компания Ника" на товарный знак (знак обслуживания) N 251929 при оказании охранных услуг в размере 200 000 рублей 00 копеек, расходы по оплате госпошлины в размере 16 600 рублей 00 копеек. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Ответчик с решением суда первой инстанции не согласился, направил апелляционную жалобу, в которой просит отменить обжалуемый судебный акт. В обоснование апелляционной жалобы ответчик ссылается на то, что истец не представил доказательств схожести до степени смешения используемого обозначения ответчика с принадлежащим истцу товарным знаком (знаком обслуживания); соответствующая экспертиза не была проведена. Заявитель апелляционной жалобы полагает, что на ответчика судом необоснованно возложена обязанность удалить с сайта рекламу с размещением на ней изобразительного обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком (знаком обслуживания), поскольку на момент вынесения решения ответчик удалил спорное обозначение с сайта. Кроме того, по мнению ответчика, размер взысканной судом компенсации необоснованно завышен, не отвечает требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств. Истец, по утверждению ответчика, не представил расчет причиненного ущерба, не доказал возникновение и наступление возможных убытков, уменьшение продаж на территории, где допущено использование обозначения ответчиком, извлечение последним значительной прибыли от использования товарного знака истца, иных негативных последствий. Заявитель жалобы также отмечает, что оказание услуг ответчика распространяется не на всей территории Пермского края, а на территории двух городов - город Березники и город Соликамск. На сегодняшний день ответчиком, по его утверждению, заключен договор на разработку собственного товарного знака с дальнейшей регистрацией его в Роспатенте.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу просит оставить обжалуемое решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, ссылаясь на несостоятельность изложенных в ней доводов.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции 21.09.2017 представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы; представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве на нее.

Протокольным определением от 21.09.2017 в приобщении дополнительных документов, приложенных к апелляционной жалобе (дополнительного соглашения к договору от 26.05.2017 N 1, договора оказания услуг от 26.05.52017 N 17, счета на оплату от 29.05.2017 N 36, платежного поручения от 16.06.2017 N 1043) отказано на основании ч. 2 ст. 268 АПК РФ. При этом судом апелляционной инстанции учитывается, что дополнительно представленные для приобщения ответчиком документы датированы после рассмотрения судом первой инстанции настоящего спора и принятия решения по делу, а соответственно, не были и не могли быть представлены суду первой инстанции. Вместе с тем, данные документы, объективно не существовавшие на момент принятия решения судом первой инстанции, не могут свидетельствовать о незаконности обжалуемого судебного акта. Фактически, представляя указанные доказательства, сторона ссылается в апелляционном суде на обстоятельства, не существовавшие на момент принятия решения, что недопустимо. Дело подлежит рассмотрению по имеющимся в нем материалам.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, истец обладает исключительным правом на товарный знак (знак обслуживания) N 251929 (графическое изображение - "восьмиконечная звезда с веточкой"), зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.07.2003 г. на основании заявки N 2003704510, дата подачи 07.03.2003, в том числе в отношении охранных услуг, класс МКТУ 42 срок действия регистрации продлен до 07.03.2023 года (л.д.19-21).

В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что в феврале 2016 года ему стало известно, об использовании ООО "Охранное агентство "Шериф-Березники" в рекламных целях на сайте "http://www/sheriff-ural.com/" при оказании охранных услуг, а также на документах, изобразительное обозначение (восьмиконечная звезда с веточкой), сходное до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого по свидетельству N 251929 является истец, тем самым ответчик нарушает исключительное право истца на указанный товарный знак.

28.11.2016 истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием прекратить использование товарного знака, удалить в течение трех дней, с момента получения претензии из сайта в сети интернет спорное обозначение, а также уплатить компенсацию за его незаконное использование в размере 1 000 000 руб.

Ответчик требования не исполнил, на претензию не ответил.

Неисполнение ответчиком претензионных требований истца прекратить использование товарного знака, удалить в течение трех дней с момента получения претензии из сайта в сети интернет спорное обозначение, а также уплатить компенсацию за его незаконное использование в размере 1 000 000 руб. явилось основанием для обращения ООО "Холдинговая компания Ника" в арбитражный суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции руководствовался положениями ст. ст. 1229, 1477, 1478, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и исходил из доказанности истцом факта использования ответчиком товарного знака (изобразительного обозначения - восьмиконечная звезда с веточкой), сходного до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого по свидетельству N 251929 является истец, не передававший права ответчику на использование спорного товарного знака. Суд установил, что на момент рассмотрения спора ответчик продолжает использовать как в сети Интернет, так и на документах спорное изобразительное обозначение, в связи с чем признал подлежащими удовлетворению исковые требования о запрете использования на документах, при оказании охранных услуг, знака обслуживания, тождественного принадлежащему товарному знаку истца, а также об удалении из сайта, находящегося в сети Интернет по адресу "http://www.sheriff-ural.com", рекламы с размещением на ней знака обслуживания, тождественного товарному знаку истца. Оценив представленные в материалы дела доказательства, с учетом доводов сторон относительно размера компенсации за нарушение прав на товарный знак истца суд счел возможным уменьшить размер взыскиваемой компенсации до 200 000 руб., признанной судом соразмерной последствиям нарушения ответчиком исключительных прав истца (п. 3 ст. 1252 ГК РФ, пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, п. 43 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").

Изучив материалы дела, исследовав доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, выслушав явившихся в судебное заседание представителей сторон, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта.

В соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

В силу п. 1 ст. 1229 ГК РФ правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ и другими законами.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Судом первой инстанции установлены и подтверждаются материалами дела факт принадлежности истцу исключительного права на использование графического изображения - "восьмиконечная звезда с веточкой", а также факт незаконного использования данного товарного знака ответчиком в сети Интернет и на документах.

В частности, предметом оценки суда первой инстанции явились представленные истцом в обоснование исковых требований нотариально заверенный протокол осмотра интернет-сайта от 11.02.2016 (с приложением технической информации о домене, изображения интернет страницы), а также протокол осмотра доказательств от 21.05.2017, произведенный нотариусом г. Москвы Черниговым Игорем Олеговичем.

Исследовав и оценив в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, представленные в материалы дела доказательства, в том числе указанные выше, суд первой инстанции правомерно установил, что в сети Интернет на сайте http://www.sheriff-ural.com при размещении рекламных объявлений по оказанию охранных услуг используется изобразительное обозначение - "восьмиконечная звезда с веточкой", сходное до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец по свидетельству N 251929.

То обстоятельство, что владельцем доменного имени sheriff-ural.com является ООО "ОА "Шериф-Березники", установлено судом первой инстанции и ответчиком не оспаривается (ст. 65 АПК РФ).

Судом на основании имеющихся в деле доказательств также установлен факт использования ответчиком изобразительного обозначения - "восьмиконечная звезда с веточкой", сходного до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого по свидетельству N 251929 является истец, на доверенностях и официальных бланках ООО "Охранное агентство "Шериф-Березники".

Отклоняя доводы ответчика, ссылавшегося на наличие различий в словесном обозначении, используемом ответчиком в сети Интернет, на документах, и в зарегистрированном за истцом товарном знаке, суд первой инстанции, руководствуясь положениями п. 42 приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482 ("Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак"), оценив степень схожести спорного изобразительного обозначения - "восьмиконечная звезда с веточкой" с товарным знаком по свидетельству N 251929 (графическое изображение - "восьмиконечная звезда с веточкой"), пришел к выводу о том, что спорное изобразительное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком истца.

Суд первой инстанции верно установил, что спорное изобразительное обозначение "восьмиконечная звезда с веточкой" используется ответчиком в составе комбинированного обозначения, включающего в себя изобразительное обозначение и словесное "ШЕРИФ системы безопасности". При этом доминирующее положение в составе комбинированного обозначения имеет не только словесное обозначение "ШЕРИФ", но и изобразительное обозначение "восьмиконечная звезда с веточкой", исходя из выбранного размера изобразительного обозначения и центрального места расположения в комбинированном обозначении, в связи с чем, основное внимание рядового потребителя также акцентируется непосредственно на нем.

Оснований полагать, что вывод суда первой инстанции о схожести до степени смешения спорного изобразительного обозначения ответчика с товарным знаком истца является ошибочным, суд апелляционной инстанции не установил, в связи с чем соответствующие доводы апелляционной жалобы не могут быть приняты во внимание.

Отсутствие же экспертизы, на что ссылается заявитель апелляционной жалобы, в данном случае не повлияло на правильность оценки степени сходства использованного ответчиком словесного обозначения с товарным знаком истца.

С учетом характеристик товарного знака истца, характера его использования ответчиком суд был вправе самостоятельно разрешить этот вопрос, относящийся к фактическим обстоятельствам дела, и обоснованно признал такое использование нарушением исключительных прав истца на товарный знак.

В силу п. 3 ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Установив, что на момент рассмотрения спора ответчик продолжает нарушать права истца как правообладателя товарного знака путем использования спорного изобразительного обозначения в сети Интернет в целях рекламы своего основного вида деятельности (оказание охранных услуг), а также на документах, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требования истца о запрете использования на документах, при оказании охранных услуг знака обслуживания, тождественного принадлежащему товарному знаку истца, и об удалении из сайта, находящегося в сети Интернет по адресу "http://www.sheriff-ural.com", рекламы с размещением на ней знака обслуживания, тождественного товарному знаку истца.

Ссылаясь на то, что на момент вынесения решения ответчик удалил спорное обозначение с сайта, последний полагает неправомерным возложение на него обязанности удалить с сайта рекламу с размещением на ней изобразительного обозначения, сходного до степени смешения с принадлежащим истцу товарным знаком (знаком обслуживания).

Вместе с тем, поскольку обществом "Охранное агентство "Шариф-Березники" не представлено доказательств, подтверждающих факт удаления используемого знака обслуживания с указанного выше сайта, соответствующие доводы отклонены судом апелляционной инстанции как не подтвержденные документально (ст. 64, 65, 68 АПК РФ).

В рамках настоящего дела истец просил взыскать с ответчика 1 000 000 руб. компенсации за нарушение своих прав.

В силу пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе потребовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В п. 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 руб., суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

С учетом доводов сторон судом определена сумма взыскиваемой истцом компенсации - 200 000 руб., признанная соразмерной последствиям нарушения ответчиком прав истца.

Суд апелляционной инстанции не установил оснований для дальнейшего уменьшения подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

Приведенные в апелляционной жалобе ответчика доводы о необоснованно завышенном размере взысканной судом компенсации, не отвечающем требованиям дифференциации ответственности в зависимости от всех имеющих существенное значение обстоятельств, отклонены судом апелляционной инстанции.

Взысканная судом за нарушение прав на товарный знак денежная компенсация соответствует размерам, установленным пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, определена с учетом вышеуказанных критериев.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, определяя размер подлежащей взысканию компенсации за нарушение исключительных прав истца на товарный знак, суд принял во внимание позицию ответчика о предположительном характере доводов истца о продолжительности правонарушения (с 2005 года), об отсутствии доказательств негативного воздействия нарушения на имущественное положение истца и необходимость его восстановления, а также учел масштабы оказания ответчиком услуг, аналогичных услугам истца, использование спорного обозначения ответчиком в рекламных целях в сети Интернет, к которому имеет доступ широкий круг потребителей, и то, что ответчик и в период рассмотрения спора продолжал использовать словесное обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца.

Основания для признания суммы взыскания завышенной с учетом совокупности указанных выше конкретных обстоятельств дела отсутствуют.

Поскольку сам факт совершения ответчиком нарушения прав истца подтверждается материалами дела, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил заявленные требования истца, взыскав с ответчика 200 000 руб. в качестве компенсации за нарушение исключительного права ООО "Холдинговая компания Ника" на товарный знак при оказании охранных услуг.

Доводы, приведенные ответчиком в апелляционной жалобе, сводятся лишь к переоценке установленных по делу обстоятельств. Они были предметом исследования суда первой инстанции и получили надлежащую правовую оценку. Суд апелляционной инстанции полагает, что все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судом первой инстанции установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Оснований для переоценки доказательств и сделанных на их основании выводов суд апелляционной инстанции не усматривает.

С учетом изложенного решение суда первой инстанции следует признать законным и обоснованным.

Оснований, предусмотренных ст. 270 АПК РФ для отмены (изменения) судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Государственная пошлина по апелляционной жалобе относится на заявителя в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пермского края от 23 мая 2017 года по делу N А50-3565/2017 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Пермского края.

Председательствующий

Р.А. Балдин

Судьи

Л.В. Дружинина И.О. Муталлиева