Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 сентября 2017 г. N 19АП-4961/16

г. Воронеж

29 сентября 2017 г.

Дело N А08-477/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 26 сентября 2017.

Постановление в полном объеме изготовлено 29 сентября 2017.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мокроусовой Л.М.,

судей Потаповой Т.Б.,

Безбородова Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Межевикиной А.А.,

при участии:

от общества с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница": представители не явились, извещены надлежащим образом;

от Коломацкой Анастасии Сергеевны: представители не явились, извещены надлежащим образом;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница" на решение Арбитражного суда Белгородской области от 16.06.2017 по делу N А08-477/2016,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница" (ИНН 7825124659, ОГРН1037843046141) к индивидуальному предпринимателю Коломацкой Анастасии Сергеевне (ИНН 312330719360, ОГРН 311312330700075) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки и персонажи,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница" (далее - ООО "Студия анимационного кино "Мельница", истец) обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском о взыскании с индивидуального предпринимателя Коломацкой Анастасии Сергеевны (далее -ИП Коломацкая А.С., ответчик) компенсации в размере 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 464535; компенсации в размере 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 464536; компенсации в размере 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 465517; компенсации в размере 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 472069; компенсации в размере 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 472182; компенсации в размере 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 472183; компенсации в размере 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 472184; компенсации в размере 10 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 485545; компенсации в размере 10 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Мама"; компенсации в размере 10 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Малыш"; компенсации в размере 10 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Роза"; компенсации в размере 10 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Лиза"; компенсации в размере 10 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Папа", а также просил взыскать расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины за получение выписки из ЕГРИП в размере 200 руб. и расходы по приобретению контрафактного товара в размере 40 руб., расходы на оплату почтовых услуг в размере 37 руб. (с учетом уточнения требований в порядке ст.49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Белгородской области 22.07.2016 требования истца были удовлетворены частично, с ИП Коломацкой А.С. в его пользу взыскана компенсация на нарушение исключительных прав в размере 10 000 руб., а так же 395,78 руб. в возмещение судебных издержек.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.10.2016 решение Арбитражного суда Белгородской области 22.07.2016 оставлено без изменения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 10.01.2017 решение суда первой и апелляционной инстанции отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела истцом требования уточнены в порядке ст. 49 АПК РФ, ООО "Студия анимационного кино "Мельница" просило взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 464535; компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 464536; компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 465517; компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 472069; компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 472182; компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 472183; компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 472184; компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 485545; компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Мама"; компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Тимоха"; компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Малыш"; компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Роза"; компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Лиза"; компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Папа"; компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Дружок"; компенсацию в размере 5 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Гена" и судебные издержки по делу.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 16.06.2017 суд взыскал с ИП Коломацкой А.С. в пользу ООО "Студия анимационного кино "Мельница" компенсацию в размере 1 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 464535; компенсацию в размере 1 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 464536; компенсацию в размере 1 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 465517; компенсацию в размере 1 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 472069; компенсацию в размере 1 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 472182; компенсацию в размере 1 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 472183; компенсацию в размере 1 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 472184; компенсацию в размере 1 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 485545; компенсацию в размере 1 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Мама"; компенсацию в размере 1 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Тимоха"; компенсацию в размере 1 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Малыш"; компенсацию в размере 1 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Роза"; компенсацию в размере 1 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Лиза"; компенсацию в размере 1 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Папа"; компенсацию в размере 1 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Дружок"; компенсацию в размере 1 000 руб. за нарушение исключительных авторских прав на произведение изобразительного искусства - изображение "Гена"; расходы по уплате государственной пошлины в размере 640 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 3 000 руб.; расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение кассационной жалобы в размере 3000 руб.; расходы по уплате государственной пошлины за получение выписки из ЕГРИП в размере 40 руб., расходы по приобретению контрафактного товара в размере 8 руб., расходы по оплате почтовых услуг в размере 62,70 руб., всего - 22 750,70 руб. В остальной части требований ООО "Студия анимационного кино "Мельница" суд отказал.

Не согласившись с указанным решением и ссылаясь на его незаконность и необоснованность, ООО "Студия анимационного кино "Мельница" обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просило решение суда отменить и удовлетворить исковые требования в полном объеме.

В судебное заседании суда апелляционной инстанции представители истца и ответчика не явились.

Учитывая наличие у суда доказательств их надлежащего извещения о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в порядке статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации АПК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает, что решение Арбитражного суда Белгородской области от 16.06.2017 следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ООО "Студия анимационного кино "Мельница" является обладателем исключительных прав на произведения изобразительного искусства- изображение "Мама" и "Тимоха" персонажей анимационного сериала "Барбоскины" на основании договора заказа с художником N 12/2009 от 16.11.2009, заключенного между истцом и Варфоломеевой Светланой Викторовной (далее - Варфоломеева С.В.).

Согласно пунктам 1.1 и 2.1.1 договора Варфоломеева СВ. обязуется создать изображение (художественные образы) согласованных сторонами персонажей (далее -персонажи) и сдать результат истцу, а истец обязуется выплатить Варфоломеевой СВ. вознаграждение.

Подпунктом 9 пункта 3.2 договора истцу предоставлено право на осуществление любой переработки персонажей.

Изображение персонажей, созданных Варфоломеевой СВ. в рамках договора заказа N 12/2009 от 16.11.2009, переданы истцу по акту приема-передачи от 30.11.2009.

Также истец является обладателем исключительных прав на произведения изобразительного искусства - изображение "Малыш", "Роза", "Лиза", "Папа" и "Мама" персонажей анимационного сериала "Барбоскины" на основании договора заказа с художником N 13/2009 от 16.11.2009, заключенного между истцом и Смирновой Екатериной Александровной (далее - Смирнова Е.А.).

Согласно пунктам 1.1 и 2.1.1 договора Смирнова Е.А. обязуется создать изображение (художественные образы) согласованных сторонами персонажей (далее -персонажи) и сдать результат истцу, а истец обязуется выплатить Смирнова Е.А. вознаграждение.

Подпунктом 9 пункта 3.2 договора истцу предоставлено право на осуществление любой переработки персонажей.

Изображение персонажей, созданных Смирновой Е.А. в рамках договора заказа N 13/2009 от 16.11.2009, переданы истцу по акту приема-передачи от 30.11.2009.

Таким образом, ООО "Студия анимационного кино "Мельница" является обладателем исключительных прав на произведения изобразительного искусства- изображение персонажей "Мама" и "Тимоха", "Малыш", "Роза", "Лиза", "Папа" и "Дед" персонажей анимационного сериала "Барбоскины" согласно договорам от N 12/2009 от 16.11.2009 и N 13/2009 от 16.11.2009.

Также истцом зарегистрированы права на товарные знаки с изображением тех же персонажей по Международной классификации товаров и услуг 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 39, 41-го классов МКТУ.

Обращаясь с рассматриваемыми требованиями, заявитель указал, что ответчик нарушил исключительные права истца на товарные знаки, зарегистрированный под N 464535; зарегистрированный под N 464536; зарегистрированный под N 465517;зарегистрированный под N 472069; зарегистрированный под N 472182; зарегистрированный под N 472183; зарегистрированный под N 472184; зарегистрированный под N 485545.

Нарушение выразилось в использовании произведений изобразительного искусства путем продажи 14.06.2015 контрафактного товара - книжки-раскраски с наклейками с изображениями персонажей мультсериала "Барбоскины" в магазине по адресу: Белгородская область, г.Белгород, ул. Чапаева, 28а. Указанные обстоятельства подтверждаются товарным чеком и видеозаписью процесса покупки.

Истец не передавал ответчику право на использование товарных знаков, содержащих изображения персонажей, авторские права на которые принадлежат истцу.

Изображения на товаре являются производными произведениями, созданными путем переработки произведений изобразительного искусства истца.

Полагая, что ответчики использовали объекты интеллектуальной собственности, исключительные права на которые принадлежат истцу, при отсутствии законных оснований, ООО "Студия анимационного кино "Мельница" обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с настоящими исковыми требованиями.

К объектам авторских прав относятся произведения изобразительного искусства (пункт 1 статьи 1259 ГК РФ) и производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения (подпункт 1 пункта 2 статьи 1259 ГК РФ).

В пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" переработка произведения предполагает создание нового (производного) произведения на основе уже существующего.

Право на переработку произведения является одним из способов использования произведения, одним из правомочий, входящих в содержание исключительного права (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ), в том числе авторского права.

Право на переработку произведения может быть передано в числе иных правомочий в рамках передачи исключительного права по договору об отчуждении исключительного права в полном объеме (статья 1234 ГК РФ), либо предоставлено по лицензионному договору (статья 1235 ГК РФ).

На основании п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

В силу п. 3 ст. 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции о нарушении ответчиком одновременно исключительных прав истца на переработку персонажей анимационного сериала и на пользование товарным знаком. Раскраска предполагает предложение раскрасить контурное изображение именно конкретного знакомого персонажа, повышая привлекательность такого предложения и содержит изображение охраняемых товарных знаков на обложке и в наклейках. Признаки сходства до степени смешения ответчиком не оспаривались.

При этом закон наделяет правообладателя правом выбора одного из двух вариантов определения размера взыскиваемой компенсации (пункт 4 статьи 1515 ГК РФ):

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В силу правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края", отступление от требований справедливости, равенства и соразмерности при взыскании с индивидуального предпринимателя компенсации в пределах, установленных подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации во взаимосвязи с абзацем третьим пункта 3 статьи 1252 данного Кодекса, за нарушение одним действием прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации может иметь место, если размер подлежащей выплате компенсации, исчисленной по установленным данными законоположениями правилам даже с учетом возможности ее снижения, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер (например, если продавцу не было заведомо известно о контрафактном характере реализуемой им продукции).

Кроме того, как указал Конституционный Суд РФ, отсутствие у суда, столкнувшегося с необходимостью применения на основании прямого указания закона санкции, являющейся - с учетом обстоятельств конкретного дела - явно несправедливой и несоразмерной допущенному нарушению, возможности снизить ее размер ниже установленного законом предела подрывает доверие граждан как к закону, так и к суду.

На основании вышеизложенного, а также с учетом того, что ответчик 14.07.2015 продал раскраску с наклейками с изображением персонажей мультипликационного сериала "Барбоскины" стоимостью за 40 рублей (т.1 л.д.40), правонарушение ответчиком допущено впервые, использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью предпринимательской деятельности ИП Коломацкой А.С. и не носило грубый характер, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу, что требования истца подлежат частичному удовлетворению в части использования указанных выше товарных знаков и изображений снижаются судом до 1000 руб. за каждый факт нарушения.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что заявленная истцом компенсация является обоснованной, соразмерной и соответствующей закону, при этом ответчик не представил доказательств, позволяющих снизить размер компенсации, суд апелляционной инстанции не может принять во внимание, поскольку суд установил справедливый размер компенсации исходя из обстоятельств дела.

Взысканный судом в данном случае размер компенсации не противоречит принципу соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, как общепризнанному принципу права, предполагающему дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

Кроме того, отменяя судебные акты по настоящему делу, Суд по интеллектуальным правам уже дал оценку данным доводам истца.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно ч. 4 ст.270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционным судом не установлено.

При таких обстоятельствах, решение Арбитражного суда Белгородской области от 16.06.2017 по делу N А08-477/2016 следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Расходы по государственной пошлине в сумме 3 000 руб. за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя (уплачено при подаче апелляционной жалобы).

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 16.06.2017 по делу N А08-477/2016 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Студия анимационного кино "Мельница" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председательствующий судья

Л.М. Мокроусова

Судьи

Т.Б. Потапова Е.А. Безбородов