Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 декабря 2017 г. N 13АП-29341/17

г. Санкт-Петербург

13 декабря 2017 г.

Дело N А56-21338/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 07 декабря 2017 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 декабря 2017 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Горбачевой О.В.

судей Будылевой М.В., Загараевой Л.П.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания Климцовой Н.А.

при участии:

от истца (заявителя): Крупненина С.А. - доверенность от 05.12.2017

от ответчика (должника): Рудзинская В.А. - доверенность от 16.03.2017

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-29341/2017) ООО "Альянс" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.09.2017 по делу N А56-21338/2017 (судья Виноградова Л.В.), принятое

по иску Компании "Даймлер АГ" (Diamler AG)

к ООО "Альянс"

о защите исключительных прав

установил:

Компания "Даймлер АГ" (Diamler AG) (адрес: Россия 115114, Москва, Павелецкая наб. 2, 2, БЦ Loft Ville, оф 41; Германия, 70327, Штутгарт, Мерседесштрассе,137, далее - истец) обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением об изъятии у общества с ограниченной ответственностью "Альянс" (адрес: 196105, г Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, 36/А, ОГРН 1027804886977, далее - ответчик) и уничтожении контрафактного товара, маркированного товарными знаками "MERCEDES", "MERCEDES-BENZ",, по свидетельствам N 373553, N 32836 и международному сертификату N 212728 (в количестве 670 шт.) и взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 500 000 руб.

Решением суда первой инстанции от 27.09.2017 заявленные требования удовлетворены.

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на неправильное применение судом первой инстанции норм материального права и несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, просит решение суда первой инстанции отменить и отказать истцу в удовлетворении требований.

В судебном заседании представитель ответчика доводы жалобы поддержал, настаивал на ее удовлетворении.

Представитель истца с жалобой не согласился по основаниям, изложенным в отзыве, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены в апелляционном порядке.

Компания "ДАЙМЛЕР АГ", зарегистрированная в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германия (Правообладатель), является правообладателем товарных знаков "MERCEDES", "MERCEDES-BENZ",, на территории Российской Федерации по свидетельствам N 373553, N 32836 и международному сертификату N 212728, в том числе в отношении товаров 4 класса МКТУ (масла) и 12 класса МКТУ (автомобили, части и детали транспортных средств и пр.).

Ответчик в помещении, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 36, лит. А, осуществляет хранение товаров, маркированных товарными знаками "MERCEDES", "MERCEDES-BENZ",, в частности, масел и частей для автомобилей в широком ассортименте.

В ходе мероприятий таможенного контроля после выпуска товаров, проведенных сотрудниками Санкт-Петербургской таможни 14.12.2016 в помещении Ответчика, было установлено осуществление последним постеллажного складирования масел и запасных частей для автомобилей, маркированных Товарными знаками Истца, в количестве 853 единицы на общую сумму 3 125 620 рублей.

Факт хранения Ответчиком указанных выше товаров подтверждается письмом начальника Северо-Западного таможенного управления за N 15-01-17/29085 от 28.12.2016 г. и приложенным к нему актом изъятия товаров от 14.12.2016.

Согласно письма Компания "ДАЙМЛЕР АГ" от 21.07.2017 единственным лицензиатом и уполномоченным импортером автомобильных запасных частей компании на территории Российской Федерации является АО "Мерседес-Бенц Рус" (ИНН 7707016366). Все запасные части и масла, ввозимые "Мерседес-Бенц Рус" проходят обработку на центральном складе и только после чего поступают в гражданский оборот на территории Российской Федерации. Все товары содержат специальные идентификационные признаки:

Специальная наклейка, содержащая техническую информацию о детали, стране изготовления, правообладателе и официальном импортере исключительно на русском языке;

Специальная голограмма с уникальным номером.

Оригинальные товары, легитимно ввезенные на территорию Российской Федерации не могут содержать наклеек иностранных поставщиков. Наличие указанных наклеек на товаре свидетельствует о ввозе на территорию РФ товаров неуполномоченными правообладателем лицами.

В ходе таможенного досмотра установлено, что товары, находящиеся на складе ответчика не содержат Специальной наклейки, содержащая техническую информацию о детали, стране изготовления, правообладателе и официальном импортере исключительно на русском языке, специальной голограммы с уникальным номером. На товарах имеются идентификационные знаки - этикетки иностранных поставщиков, которые прикрепляются к товарам, не предназначенным для ввоза и продажи на территории Российской Федерации.

В ходе проведения таможенной проверки установлено, что ответчик приобрел рассматриваемые товары на внутреннем рынке у ООО "Звезда Невы", ООО "Авангард", ООО "Кристалл", ООО "Аксиома", ООО "Нева Авто Партс", ООО "Питер Моторс", ООО "Автоцентр Пулково", в связи с чем Санкт-Петербургской таможней принято решение о возврате товаров в количестве 670 единиц.

Полагая, что осуществляя хранение, складирование товара с использованием товарных знаков, ответчик допустил нарушение принадлежащих истцу исключительных прав на поименованные товарные знаки, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, признал их обоснованными как по праву, так и по размеру.

Апелляционный суд, исследовав материалы дела, проанализировав доводы апелляционной жалобы, не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции.

Согласно ст. 138 ГК РФ в случае и в порядке, установленных ГК РФ и другими законами, признается исключительное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак и знак обслуживания и т.п.).

Отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров, с 01.01.2008 регулируются частью четвертой ГК РФ.

В соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 1225 ГК РФ товарные знаки и знаки обслуживания являются результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью).

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Согласно ч. 1 ст. 1229 ГК РФ другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования: - о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; - о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 настоящего Кодекса.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

На основании положений ст. ст. 1477, 1481 ГК РФ, товарным знаком признается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Статьей 1479 ГК РФ установлено, что на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (ст. 1482 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак любым не противоречащим закону способом. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве. Из приведенной нормы следует, что товар, его этикетка и упаковка рассматриваются как один объект. Индивидуализация товара осуществляется, в том числе, нанесением товарных знаков на этикетку и упаковку.

В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Исключительное право охватывает все возможные способы использования товарного знака, перечень которых, данный в ч. 2 ст. 1484 ГК РФ, является неисчерпывающим.

В этой связи, исходя из положений ст. 1484 ГК РФ, хранение товаров с нанесенным на них товарным знаком, является самостоятельным способом использования товарного знака

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Кроме того, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 43.2 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

В предмет доказывания в рамках заявленных по настоящему делу требований входит установление следующих обстоятельств: обладает ли истец исключительными правами на товарный знак; используется ли товарный знак; является ли обозначение, используемое ответчиком, сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком; используется ли обозначение для продвижения тех товаров и услуг, которые включены в область охраны товарного знака, т.е. однородных товаров и услуг.

Факт наличия у истца исключительных прав на словесный товарный знак "MERCEDES", "MERCEDES-BENZ", и изобразительный товарный знак - стилизованная трехлучевая звезда в окружности (свидетельства о регистрации Роспатента N 32836 и ВОИС N 212728), зарегистрированных в отношении товаров 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12-го классов МКТУ, подтверждается материалами дела и сторонами не оспаривается.

Материалами дела установлено, что ответчиком осуществляется хранение, складирования масел и запасных частей для автомобилей, маркированных Товарными знаками Истца, в количестве 853 единицы на общую сумму 3 125 620 рублей.

Все оригинальные запасные части и масла "Мерседес-Бенц" в целях идентификации подлежат маркировке. Маркировка состоит из товарного знака и специальной защитной этикеткой, которая наносится официальными дилерами при официальном импорте товара. Специальная защитная этикетка при импорте на территорию России содержит техническую информацию о детали, стране происхождения, правообладателе, официальном импортере на русском языке, а также специальную голограмму с уникальным номером.

Вместе с тем товар, хранение и складирование которого осуществляется ответчиком, не содержит этикеток на русском языке и голограммы с уникальным номером.

Напротив, на осмотренном таможенным органом товаре имеются этикетки иностранных поставщиков, что свидетельствует о том, что товар был ввезен на территорию Российской Федерации неуполномоченными лицами без разрешения правообладателя.

Указанные обстоятельства подтверждаются материалами дела.

Таким образом, судом первой инстанции сделан обоснованный вывод о доказанности материалами дела фактов использования ответчиками обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками истцов, и отсутствия доказательств правомерности использования ответчиками этих товарных знаков.

Доводы ответчика о том, что рассматриваемый товар приобретен на территории Российской Федерации, в связи с чем со стороны ответчика отсутствует нарушение прав истца на товарные знаки отклоняются апелляционным судом.

В соответствии с нормами ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Согласно ст. 1487 ГК РФ единственным ограничением исключительного права на товарный знак является так называемый принцип исчерпания права, который подразумевает, что с момента первого введения товара в оборот на определенной территории, права правообладателя в отношении такого товара на этой территории "исчерпываются" при условии, что правообладатель дал согласие на такое первое введение товара в оборот на этой территории.

Таким образом, в соответствии с указанной нормой права принцип исчерпания права имеет территориальное действие - в пределах территории Российской Федерации.

Принцип исчерпания права означает, что правообладатель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия, то есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Таким образом, в соответствии со статьей 1487 ГК РФ, введение в гражданский оборот на территории Российской Федерации не правообладателем и без его согласия товаров с использованием охраняемого товарного знака является незаконным, товар, введенный в оборот за пределами Российской Федерации с согласия правообладателя, но ввезенный в Российскую Федерацию без согласия правообладателя, считается незаконно введенным в гражданский оборот.

Материалами дела установлено отсутствие на рассматриваемом товаре этикеток на русском языке и голограммы с уникальным номером, подтверждающих легитимное введение товаров в гражданский оборот Российской Федерации.

Доказательства того, что реализуемый предпринимателем товар введен на территории Российской Федерации в оборот непосредственно правообладателем или с его согласия в материалы дела не представлены.

В силу вышеназванных положений действия ответчика по приобретению товара, маркированного товарным знаком истца у третьих лиц, без подтверждения ввоза такого товара на территорию Российской Федерации и введения их в гражданский оборот с согласия правообладателя не могут быть признаны законными.

Ссылки ответчика на то обстоятельство, что поскольку таможенным органом товар в количестве 670 единиц был освобожден от ареста и в отношении ответчика не применялись меры административной ответственности, признаются апелляционным судом несостоятельными, поскольку ответчик не являлся импортером рассматриваемого товара, в связи с чем в рамках полномочий таможенного органа меры административного воздействия к ответчику не подлежат применению. Вместе с тем, данное обстоятельство не влияет на установление факта нарушения ответчиком прав истца на товарный знак.

Ссылки ответчика на письмо официального дилера АО "Мерседер Бенц РУС", согласно которого в связи с временным отсутствием голографической этикетки канистры, заказанные на стандартные клиентские номера временно не будут оклеиваться на Центральном складе МБР, подлежит отклонению, поскольку указанная информация охватывает период с 26.05.2017 по июнь 2017 года, при этом рассматриваемый товар ввезен на территорию Российской Федерации в период с 2012 по 2016 года.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 43.3 постановления N 5/29, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Кроме того, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Истец, обращаясь в суд просил взыскать компенсацию в сумме 500 000 рублей.

Исследовав материалы дела, суд первой инстанции сделал вывод о взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в сумме 500 000 рублей.

Определяя данный размер компенсации, суд первой инстанции исходил из характера допущенного нарушения, объема товара, хранение и складирования которого осуществляет ответчик (670 единиц, сумма компенсации за каждый случай нарушения составляет 746,26 рублей), стоимости товара (минимальная цена единицы товара составляет 790 рублей, максимальная 72 110 рублей).

Апелляционный суд не находит оснований для уменьшения размера компенсации, поскольку взысканная судом первой инстанции сумма 500 000 рублей, отвечает принципам разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

Поскольку фактические обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены судом на основе полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, нормы материального и процессуального права не нарушены, у апелляционного суда отсутствуют основания для отмены принятого по делу судебного акта.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 21.09.2017 по делу N А56-21338/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Возвратить ООО "Альянс" (ОГРН 1027804886977) из федерального бюджета излишне уплаченную по платежному поручению N 590 от 25.10.2017 государственную пошлину в сумме 6 500 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

О.В. Горбачева

Судьи

М.В. Будылева Л.П. Загараева