Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 января 2018 г. N 09АП-52189/17

город Москва

09 января 2018 г.

Дело N А40-124334/17

Судья Девятого арбитражного апелляционного суда А.И. Трубицын,

рассмотрев в порядке упрощенного производства апелляционные жалобы ФГБУ "ФАПРИД" и АО "ГНПП "Регион" на решение Арбитражного суда города Москвы от 05 сентября 2017 года по делу N А40-124334/17, принятое судьей Мищенко А.В., по иску ФГБУ "ФАПРИД" к АО "ГНПП "Регион", третьи лица - Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), о взыскании 500 000 рублей,

без вызова сторон,

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" (далее - ФГБУ "ФАПРИД", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к акционерному обществу "ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕГИОН" (далее - АО "ГНПП "Регион", ответчик) о взыскании штрафа в размере 500 000 рублей по лицензионному договору для перечисления в доход федерального бюджета, об обязании предоставить отчетную документацию за 2-4 кварталы 2012 года, 1-4 кварталы 2013 года, 1-4 кварталы 2015 года, 1-4 кварталы 2016 года, 1 квартал 2017 года по лицензионному договору от 24.03.2011 N 1-01-11-00173.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 05 сентября 2017 года исковые требования удовлетворены частично: взыскан штраф в размере 300 000 рублей, в удовлетворении остальной части иска отказано.

В порядке части 2 статьи 229 АПК РФ мотивированное решение не составлялось.

Не согласившись с принятым решением, стороны обратились с апелляционными жалобами, в которых просят отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт.

В своей апелляционной жалобе истец указал, что отказ в удовлетворении требования об обязании ответчика представить отчетную документацию за спорные периоды не соответствует нормам материального и нормам процессуального права.

Ответчик в своей апелляционной жалобе указал, что данное дело подлежало рассмотрению в порядке общего искового производства, о чем просил ответчик в своем ходатайстве. Утверждает, что спорный лицензионный договор является прекращенным в связи с принятием Девятым арбитражным апелляционным судом постановления от 08.02.2012 по делу N А40-30750/11, которым установлено прекращение исключительных прав на секреты производства.

Стороны представили отзывы на апелляционные жалобы.

Повторно рассмотрев дело в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что решение суда от 05.09.2017 подлежит отмене в части ввиду следующего.

Из материалов дела следует, что между Российской Федерацией, от имени которой выступает ФГБУ "ФАПРИД" (лицензиар), и АО "ГНПП "Регион" (лицензиат) заключен Лицензионный договор от 24.03.2011 N 1-01-11-00173 о предоставлении ответчику права на использование результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД), права на которые принадлежат Российской Федерации. Предметом договора является предоставление лицензиату на срок действия договора права на использование РИД (технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе проведения опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке авиабомбы КАБ-500Кр-У (шифр "Дегустатор-У"), содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации, права на которые принадлежат Российской Федерации) с целью выполнения обязательств лицензиата в соответствии с условиями договора комиссии (дополнение к договору комиссии от 02.09.2010 N 045839060683-013589 к договору комиссии от 16.06.2010 N Р/045839060683-011965, заключенному лицензиатом с экспортером) и контракта (дополнение от 17.06.2010 N 045839060683 к контракту от 25.11.2005 N ATSC/CT/0035/05 (P/545811130130), заключенный с малазийской Корпорацией), и уплата лицензиатом платежа лицензиару за право пользования РИД.

Согласно пункту 9.1 Лицензионного договора лицензиат в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, представляет лицензиару отчетную документацию.

Так, по мнению истца, ответчиком допущены факты ненадлежащего исполнения обязательств по предоставлению отчетной документации по Лицензионному договору.

В соответствии с пунктом 9.6 Лицензионного договора в случае нарушения лицензиатом принятых на себя обязательств в соответствии с пунктами 9.1, 9.5, 15.3 договора, лицензиат выплачивает лицензиару штраф в размере 25 000 рублей за каждое нарушение.

Как указывает истец, ответчиком не исполнена обязанность по предоставлению отчетной документации за 20 отчетных периодов (за 2-4 кварталы 2012 года, за 1 - 4 кварталы 2013 года, за 1 - 4 кварталы 2014 года, 1-4 кварталы 2015 года, за 1-4 кварталы 2016 год и за 1 квартал 2017 года) в течение 30 календарных дней, следующих за отчетным периодом (пункт 9.1 Лицензионного договора), тем самым предприятие нарушило условия Лицензионного договора и положения статьи 1237 ГК РФ. Следовательно, по расчёту истца, предприятие обязано оплатить в доход федерального бюджета штраф в размере 500 000 рублей (20 отчетных периодов х 25 000 рублей).

При этом суд, с учетом вышеуказанных обстоятельств, представленных в материалы дела доказательств, удовлетворил иск в части взыскания с ответчика в пользу истца 300 000 рублей. В остальной части иска суд первой инстанции отказал в связи с пропуском исковой давности за непредставление отчетной документации за период со 2-го квартала 2012 года по 1 квартал 2014 года.

Довод апелляционной жалобы истца о том, что суд необоснованно отказал в удовлетворении требования об обязании предоставить отчетную документацию за спорные периоды, отклоняется апелляционным судом, поскольку в октябре 2015 года (письмо N Р3906/3-136760 от 07.10.2015) ОАО "Росооборонэкспорт" (экспортер по терминологии спорного лицензионного договора) проинформировало ответчика об аннулировании дополнения N 045839060683 от 17.06.2010 к контракту N ATSC/CT/0035/05(P/545811130130 от 25.11.2005 на техническое освидетельствование одного изделия КАБ-500КР-У в связи с отсутствием заинтересованности инозаказчика. На этом основании аннулированы также договор комиссии N Р/045839060683-011965 от 16.06.2010 и дополнение N 045839060683-013589 от 02.09.2010, заключенные между ОАО "Рособоронэкспорт" и ОАО "ГНПП "Регион".

Таким образом, была утрачена необходимость Лицензионного договора, заключенного с целью выполнения обязательства в соответствии с условиями договора комиссии и Контракта (пункты 2.1 и 5.1 договора). Поскольку согласно пункту 7.3 договора платеж по договору должен осуществляться после получения ответчиком полной выручки по договору комиссии, экономическая целесообразность договора также была утрачена.

Оформление отчетной документации после аннулирования договора комиссии и дополнения к нему стало невозможным, так как перестал существовать предмет исполнения - оказание услуг инозаказчику по освидетельствованию изделия.

Кроме того, ответчик информировал истца об аннулировании договора комиссии и дополнения к нему (письма N 3763/110 от 14.04.2017 и N 5005/110 от 22.05.2017).

В своей апелляционной жалобе ответчик указывает на то, что судом незаконно отказано в удовлетворении ходатайств о рассмотрении дела по общим правилам искового производства. Указанный довод подлежит отклонению судом апелляционной инстанции, поскольку основания, препятствующие рассмотрению дела в порядке упрощенного производства, перечисленные в части 2 статьи 227 АПК РФ, отсутствуют. Иных оснований для перехода к рассмотрению настоящего дела по общим правилам искового производства суд первой инстанции не усмотрел.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что суд первой инстанции необоснованно не принял во внимание доводы ответчика о том, что спорный лицензионный договор прекратил свое действие.

Так, вступившим в законную силу постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2012 по делу N А40-30750/11, имеющим преюдициальное значение для настоящего спора, установлен факт прекращения исключительных прав Российской Федерации на секреты производства (ноу-хау) на РИД, полученные в ходе проведения ОКР "Дегустатор-У" в отношении изделия КАБ-500КР-У, поименованного в предмете спорного лицензионного договора.

При этом в качестве РИД в предмете лицензионного договора указаны технические решения, технологические приемы и способы, полученные в ходе проведения ОКР, содержащиеся в конструкторской, технологической и другой нормативно-технической документации. Сами по себе технические решения, технологические приемы и способы в силу статьи 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности не являются, более того, в 1990-х годах признаны изобретениями, на них выданы патенты. Сам истец считает результатом интеллектуальной деятельности секреты производства (ноу-хау), то есть способ практического использования данных изобретений, но секреты производства утратили силу исключительных прав Российской Федерации в связи с публикацией Роспатентом описания изобретений в 1994-1997 г.г. Данные выводы изложены в судебных актах по делу N А40-30750/11, в которых также указано на недоказанность ФГБУ "ФАПРИД" того обстоятельства, что запатентованные изобретения являются лишь составной частью секрета производства. В настоящем деле истцом не приведено каких-либо новых доводов относительно данного обстоятельства.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1235 ГК РФ в случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

Таким образом, после вступления в законную силу судебного акта, признавшего прекращение исключительных прав Российской Федерации на результат интеллектуальной деятельности, являющийся предметом спорного лицензионного договора, данный договор прекратил свое действие.

Вопреки доводам истца, прекращение договора не свидетельствует о его недействительности либо ничтожности в период действия. Обязательства сторон по договору, в том числе обязательство ответчика по предоставлению отчетной документации, считаются прекращенными. Кроме того, как было указано выше, договор фактически не исполнялся после поступления информации от экспортера об утрате интереса инозаказчика к поставляемой по контракту продукции, следовательно, утратил силу и предмет лицензионного договора.

Оплата по спорному лицензионному договору от 14.04.2014 по платежному поручению N 151 сама по себе не свидетельствует о продолжении исполнения ответчиком данного договора, поскольку само платежное поручение истцом в материалы дела не представлено, а истец ссылается на банковскую выписку, назначение платежа не подтверждено, что не исключает перечисление части платежа, поступившего от инозаказчика за ранее поставленную продукцию, в качестве подлежащего уплате лицензионного вознаграждения.

Доводы апелляционной жалобы истца о том, что ответчик продолжает исполнять свои обязательства по другим лицензионным договорам, предметом которых являются те же самые результаты интеллектуальной деятельности, не имеют правового значения для разрешения рассматриваемого спора, поскольку в настоящем деле требования по другим лицензионным договорам заявлены не были.

Суд апелляционной инстанции обращает внимание на то, что ответчик до обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском (27.07.2017) неоднократно информировал истца о наличии оснований считать спорный лицензионный договор недействующим (письма от 14.04.2017 N 3763/110, от 22.05.2017 N 5005/110, ответ на претензию от 28.06.2017 N 6565/110).

Таким образом, выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельствам дела, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 270 АПК РФ является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 АПК РФ, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции вправе отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по делу новый судебный акт.

Принимая новый судебный акт об отказе в иске, суд апелляционной инстанции исходит из того, что спорный лицензионный договор прекратил свое действие в связи установлением арбитражным судом факта прекращения исключительных прав Российской Федерации на секреты производства. Соответственно, с 08.02.2012 прекращены обязательства сторон по договору, в том числе обязанность ответчика по предоставлению отчетной документации.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05 сентября 2017 года по делу N А40-124334/17 отменить в части взыскания с акционерного общества "Государственное научно-производственное предприятие "Регион" 300 000 рублей штрафа и 9 000 рублей государственной пошлины.

В удовлетворении иска отказать.

В остальной части решение оставить без изменения.

Апелляционную жалобу Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" оставить без удовлетворения.

Взыскать с Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения" в пользу акционерного общества "Государственное научно-производственное предприятие "Регион" 3 000 (три тысячи) рублей в возмещение расходов по государственной пошлине, уплаченной при подаче апелляционной жалобы.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья

А.И. Трубицын