Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12 февраля 2018 г. N 09АП-65136/17

г. Москва

12 февраля 2018 г.

Дело N А40-228562/16

Резолютивная часть постановления объявлена 15 января 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 февраля 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, Д.Н. Садиковой

при ведении протокола судебного заседания секретарем Тетериным Г.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Индивидуального предпринимателя Чернусь Георгия Владимировича и Общества с ограниченной ответственностью "СИМА-ЛЕНД"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 29 сентября 2017 года

по делу N А40-228562/16, принятое судьей А.В. Мищенко,

по иску Индивидуального предпринимателя Чернусь Георгия Владимировича

(ОГРНИП 304770000293385)

к Обществу с ограниченной ответственностью "СВМ Консалтинг"

(ОГРН: 1127746529833; 111123; Москва, пр-зд Электродный, 16),

Обществу с ограниченной ответственностью "СИМА-ЛЕНД"

(ОГРН: 1056605235983; 620010, Екатеринбург, ул. Черняховская, 86, 8)

третье лицо: Аллаярова Э.А.

о взыскании 2 830 000 рублей компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Чернусь Г.В. (лично, паспорт), Кудаков А.Д. (доверенность от 26.01.2016 г.)

от ответчика ООО "СИМА-ЛЕНД": Бывальцев Б.В. (доверенность от 18.09.2015);

от ответчика ООО "СВМ Консалтинг": не явился, извещен

от третьего лица: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Чернусь Георгий Владимирович (далее - ИП Чернусь Г.В., истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ответчикам: Обществу с ограниченной ответственностью "СВМ Консалтинг" (далее - ООО "СВМ Консалтинг") о взыскании 10 000 рублей компенсации, Обществу с ограниченной ответственностью "Сима-ленд" о признании нарушением исключительных прав истца на изготовление, ввоз на территорию РФ, продажу и предложение к продаже обществом с ограниченной ответственностью "Сима-ленд" на сайте www.sima-land.ru контрафактных товаров с товарными знаками N N 572840, 445343, 460185, 456337, 445342; о запрете использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками NN572840, 445343, 460185, 456337,445342; об обязании удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками NN 572840, 445343, 460185, 456337,445342 со страниц сайта www.sima-land.ru; о взыскании 220 000 рублей компенсации (с учетом уточнения требований ко второму ответчику в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)).

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, была привлечена Аллаярова Эльвира Амерхановна.

Решением арбитражного суда первой инстанции от 29.09.2017 принят отказ от требований о признании нарушением исключительных права на изготовление, ввоз на территорию РФ, продажу и предложение к продаже на сайте www.sima-land.ru контрафактных товаров с авторскими произведениями, запрете использовать авторские произведения в сети Интернет, обязании удалить авторские произведения, обязании уничтожить контрафактные товары, содержащие изображения авторских произведений. Производство по делу в этой части прекратить.

Судом взыскано с ООО "СВМ Консалтинг" в пользу ИП Чернуся Г.В. 10 000 рублей компенсации, а также 2 000 рублей в возмещение расходов по госпошлине.

Суд признал нарушением исключительных прав ИП Чернуся Г.В. на изготовление, ввоз на территорию РФ, продажу и предложение к продаже ООО "Сима-ленд" на сайте www.sima-land.ru контрафактных товаров с товарными знаками N N 572840, 456337.

Судом запрещено ООО "Сима-ленд" использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N N 572840, 456337.

На ООО "Сима-ленд" возложена обязанность удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N N 572840,456337 со страниц сайта www.sima-land.ru.

Суд взыскал с ООО "Сима-ленд" в пользу ИП Чернусь Г.В. 88 000 рублей. компенсации, а также 23 600 рублей в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска судом отказано.

Не согласившись с указанным судебным актом, истец и ответчик - ООО "Сима-ленд" обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобами.

По мнению истца, решение суда в части определения объема нарушений (в отношении товарных знаков N N 445343, 460185) и размера компенсации, взыскиваемой с ООО "Сима-ленд"

Ответчик указывает на то, что использовал на упаковках товара изображение полностью тождественное изображению промышленного образца с патента Des. 268657 от 19.04.1983 г., выданного на имя Tatsuya Kodaka. Указанный промышленный образец к моменту приоритета заявки истца на товарный знак по свидетельству N 456337 был широко известен и использовался без всяких ограничений всеми участниками рынка деревянных игрушек, сборных моделей - конструкторов в течение десятков лет.

В материалах дела имеются доказательства свободного выпуска в гражданский оборот указанного обозначения задолго до даты приоритета заявки истца на спорный товарный знак по свидетельству N 456337., подлежит изменению, поскольку не является законным и обоснованным, а выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют материалам дела.

Заявитель ссылается на злоупотребление истцом своими правами.

Определениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2017 и 05.12.2017 жалобы приняты к производству.

Информация о принятии апелляционных жалоб вместе с соответствующими файлами размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

В порядке статьи 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв с 10 по 15 января 2017 года.

В заседании суда апелляционной инстанции 10-15 января 2017 представители истца доводы жалобы поддержали. Представитель ООО "Сима-ленд" против удовлетворения жалобы истца возражал, доводы своей апелляционной жалобы поддержал. После перерыва представитель ответчика не явился.

ООО "СВМ Консалтинг, надлежащим образом извещенное, своего представителя для участия в разбирательстве не направил.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя первого ответчика в порядке статьи 156 АПК РФ.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 АПК РФ, изучив доводы жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что решение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене в части отказа в удовлетворении требований в отношении товарных знаков по свидетельствам N N 445343, 460185, а в остальной части оставлению без изменения на основании следующего.

Как установлено судом апелляционной инстанции, истец является правообладателем следующих комбинированных и объемного товарных знаков:

- товарный знак, включающий в себя словесное обозначение "Human Article", по свидетельству о государственной регистрации N 445343, с приоритетом от 13.09.2010, зарегистрированного 06.10.2011 в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ -головоломки из набора элементов для составления картины; игрушки; игры; модели сборные деревянные;

- товарный знак, включающий в себя словесное обозначение "ANIMALS", по свидетельству о государственной регистрации N 445342, с приоритетом от 13.09.2010, зарегистрированного 06.10.2011 в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ - головоломки из набора элементов для составления картины; игрушки; игры; модели сборные деревянные;

- товарный знак, включающий в себя словесное обозначение "Insect", по свидетельству о государственной регистрации N 456337, с приоритетом от 13.09.2010, зарегистрированного 14.03.2012 в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ - игрушки; игры; конструктор; модели сборные деревянные;

- товарный знак, включающий в себя словесное обозначение "Prehistoric Life", по свидетельству о государственной регистрации N 460185, с приоритетом от 13.09.2010,

зарегистрированного 23.03.2012 в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ -

игрушки; игры; конструктор; модели сборные деревянные;

- объемный товарный знак по свидетельству о государственной регистрации N 572840, с приоритетом от 09.04.2014, зарегистрированное 28.04.2016 отношении товаров 28 класса МКТУ - игрушки детские; игрушки гибкие; игрушки коллекционные; игрушки механические; игрушки развивающие; игрушки строительные; игрушки электрические; игрушки электронные; макеты [игрушки]; модели [игрушки]; образные игрушки; фигурки [игрушки]; игрушки в виде вымышленных персонажей; игрушки детские многофункциональные; игрушки детские развивающие; игрушки заводные пластмассовые; игрушки пластмассовые в виде персонажей; игрушки, развивающие для детей; игрушки с механическим приводом; игрушки с подвижными частями; игрушки с подвижными элементами; игрушки с сюрпризом [розыгрыши]; коробка с игрушкой сюрпризом; модели масштабные сборные [игрушки].

В силу статей 1484, 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 2 статьи 1484 исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии со статьями 1270, 1229 ГК РФ лицу, автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим закону способом.

Согласно пункту 2 статьи 1270 использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала или экземпляров; импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору.

В обоснование своих требований истец ссылается на изготовление ООО "Сима-ленд" товара, маркированного изображением сходным до степени смешения с объемным товарным знаком N 572840, что подтверждается фото лицевой стороны контрафактного товара, содержащей изображение товарного знака и оборотной стороны, на которой размещены данные об ответчике как о производителе товара, по заказу которого товар был изготовлен.

Таким образом, зафиксировано нарушение ответчиком исключительных прав истца в отношении товарного знака N 572840 в виде изготовления контрафактного товара, содержащего товарный знак.

Также истец ссылается на то, что ответчик ввез товар, маркированный изображением сходным до степени смешения с объемным товарным знаком истца N 572840 на территорию Российской Федерации с территории Китая, что подтверждается данными на оборотной стороны, на которой размещены данные об ответчике как о производителе товара

Продажа ответчиком товара, маркированного изображением сходным до степени смешения с объемным товарным знаком N 572840, подтверждается копией договора поставки N 695385 от 18.08.2015, а также товарной накладной N СЛ000096789, счетом-фактурой N 39009 от 27.08.2015 и транспортной накладной N 96789 от 10.09.2014.

Истец также ссылается на использование в сети Интернет в рекламе и объявлениях на сайте www.sima-land.ru ответчиком изображения товаров, маркированных товарными знаками истца с указанием цены продажи.

Принадлежность сайта ответчику подтверждается копией истории доменного имени, и не оспаривается ответчиком.

В подтверждение нарушения в форме незаконного использования товарных знаков в том числе N N 445343, 460185, 445342 в сети Интернет, а также в объявлениях и в рекламе, в том числе на сайте с доменным именем www.sima-land.ru, истец представил копии страниц сайта.

Отказывая частично в удовлетворении исковых требований, суд пришел к выводу, что заверенные истцом распечатки с сайта являются не надлежащими доказательствами.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с данными выводами ввиду следующего.

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Суд сделал необоснованный вывод о недостоверности доказательства лишь на том основании, что копии страниц сайта были заверены истцом. Представленные истцом копии страниц сайта ответчика содержали в левом нижнем углу каждой страницы адреса страниц сайта с зафиксированными нарушениями исключительных прав на товарные знаки истца, и для проверки соответствия действительности содержащиеся в доказательствах сведений суд имел возможность, с должен был, во исполнение положений статьи 71 АПК РФ, непосредственно ознакомиться с содержанием указанных страниц в сети Интернет, чтобы удостовериться в том, что информация соответствует действительности и находится на сайте ответчика.

Судом апелляционной инстанции в подтверждение длящегося нарушения прав истца на товарные знаки N N 445343, 460185 приобщены протокол осмотра письменных доказательств N 77АВ 5348404 от 17.10.2017 (приведено изображение конструктора деревянного 3Д "Динозавр 2", артикул N271971, содержащего товарный знак истца N 460185) и протокол осмотра письменных доказательств N 77АВ 5348406 от 17.10.2017. (приведено изображение конструктора деревянного 3Д "Военный вертолет", артикул N 272982, содержащего товарный знак истца N 445343.

Таким образом, доказательства нарушения прав на товарные знаки N N 445343, 460185, являлись достоверными, что подтверждается представленными дополнительно доказательствами продолжающегося и после вынесения решения судом нарушения исключительных прав истца.

При таких обстоятельствах требования в отношении указанных товарных знаков подлежат удовлетворению.

Довод жалобы ответчика об использовании до регистрации товарных знаков спорных изображений, судом апелляционной инстанции отклоняется.

Согласно пункту 1 статьи 1232 ГК РФ использование до даты приоритета товарного знака сходных изображений другими участниками гражданского оборота не порочит охраноспособность товарного знака, поскольку исключительное право на использование изображения в качестве товарного знака возникает только в результате его государственной регистрации.

Ответчик указывает, что использовал в продаваемых им, и предлагаемых на сайте www.sima-land.ru изделиях "Конструктор деревянный 3D "Бабочка" 253003" изображения полностью тождественное изображению промышленного образца США и приводит копию патента США USD268657.

Поскольку в Российской Федерации действует территориальный принцип действия исключительного права на промышленные образцы, предусматривающий признание и охрану исключительного права только при условии государственной регистрации в Роспатенте (пункт 1 статьи 1232 ГК РФ).

Кроме того, изображение на товаре ответчика и промышленный образец USD268657, не являются тождественными и характеризуются следующими отличиями: промышленный образец и товар характеризуются разным взаимным расположением элементов, в частности, на товаре крылья бабочки сведены примерно вдвое ближе друг к другу, чем в промышленном образце; на товаре между головой и крыльями видна достаточно длинная шея, которая отсутствует в промышленном образце; голова бабочки на товаре и в промышленном образце выполнены по-разному, а размер глаз отличается; задняя нижняя часть крыльев на товаре имеет существенно более острые концы, чем в промышленном образце.

Довод ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца необоснован и не соответствует материалам дела, поскольку истец зарегистрировал в качестве товарного знака оригинальное обозначение.

Ссылка ответчика на решение Суда по интеллектуальным правам от 14.04.2017 по делу СИП-760/2016 в качестве обоснования своей позиции ошибочна, поскольку указанное дело касалось рассмотрения административного дела в отношении установленной Роспатентом неправомерной регистрации иного товарного знака, а также, поскольку в материалах дела имелись доказательства принадлежности исключительных прав на оспариваемое обозначение у третьего лица.

Доказательств принадлежности исключительных прав на изображение совы у иного, чем правообладатель лица ранее даты приоритета товарного знака, ответчиком не представлено.

Таким образом, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для удовлетворения жалобы ООО "СИМА-ЛЕНД".

Учитывая изложенное, согласно пункту 2 статьи 269 АПК РФ решение Арбитражного суда города Москвы от 29.09.2017 подлежит отмене на основании пункта 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку выводы суда первой инстанции не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, с принятием по делу нового судебного акта об удовлетворении исковых требований в обжалуемой части.

Государственная пошлина по иску и апелляционным жалобам распределяется в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29 сентября 2017 года по делу N А40-228562/16 отменить в части отказа в удовлетворении требований в отношении товарных знаков по свидетельствам N 445343 и N 460185.

Признать нарушением исключительных прав ИП Чернуся Г.В. изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации, продажу и предложение к продаже на сайте www.sima-land.ru контрафактных товаров с товарными знаками N 445343 и N 460185.

Запретить ООО "СИМА-ЛЕНД" использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N 445343 и N 460185, в сети Интернет, в частности на сайте www.sima-land.ru

Обязать ООО "СИМА-ЛЕНД" удалить обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками N 445343 и N 460185, со страниц сайта www.sima-land.ru.

Взыскать с ООО "СИМА-ЛЕНД" компенсацию в размере 88 000 (Восьмидесяти восьми тысяч) рублей, за нарушения исключительных прав в виде предложения к продаже на сайте www.sima-land.ru контрафактных товаров с товарными знаками N 445343 и N 460185.

В остальной части решение оставить без изменения.

Апелляционную жалобу ООО "СИМА-ЛЕНД" оставить без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев Д.Н. Садикова