Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 19 февраля 2018 г. N 09АП-33007/17

г. Москва

19 февраля 2018 г.

Дело N А40-217931/16

Резолютивная часть постановления объявлена 12 февраля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 19 февраля 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей О.Г. Головкиной, А.Н. Григорьева,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.В. Федотовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО "ПродуктСервис", ООО "Курортмедсервис"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 июня 2017 года

по делу N А40-217931/16, принятое судьёй Агафоновой Е.Ю.

по иску ООО "Курортмедсервис"

к ООО "ПродуктСервис", ООО "Йодные технологии и маркетинг"

третье лицо: ООО "НЕО-ФАРМ"

о взыскании 34 400 000 руб., об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара

при участии в судебном заседании:

от истца: Семенов А.В. (по доверенности от 09.01.2017), Душин А.А. (по доверенности от 02.03.2016)

от ответчиков: от ООО "ПродуктСервис" - Горшенина И.А. (по доверенности от 11.11.2017), от ООО "Йодные технологии и маркетинг" - Кондратенкова Ю.Б. (по доверенности от 14.12.2017), Хабаров И.А. (по доверенности от 26.09.2017)

от третьего лица: извещено, представитель не явился

УСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "КУРОРТМЕДСЕРВИС" (истец) обратилось в суд к ответчикам - обществу с ограниченной ответственностью "Йодные технологии и маркетинг" и обществу с ограниченной ответственностью "ПродуктСервис" о солидарном взыскании 51 600 000 руб., об изъятии из оборота и уничтожении контрафактного товара, об изъятии из оборота и уничтожении орудия, оборудования, иных средств.

Решением суда от 15 июня 2017 года с ООО "ПРОДУКТСЕРВИС" (ОГРН 1047796332022, ИНН 7725510097, адрес: 115172, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ ГОНЧАРНАЯ, д. 9/16, СТР. 1) в пользу ООО "КУРОРТМЕДСЕРВИС" (115477,ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КАНТЕМИРОВСКАЯ,29,1, ОГРН 1127746314112, ИНН 7724831370) взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 10 637 856 руб. (Десять миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей), а также расходы по государственной пошлине в размере 41 232 руб. (Сорок одна тысяча двести тридцать два рубля). В удовлетворении остальной части иска отказано.

Отказывая в иске к ответчику ООО "Йодные технологии и маркетинг", суд пришел к выводу, что данный ответчик при производстве товара действовал добросовестно, до заключения агентского договора предпринял необходимые и достаточные меры для удостоверения наличия прав на товарные знаки у ООО "ПродуктСервис". Совокупность изложенных выше обстоятельств не свидетельствует о том, что действия ответчиков были совместно направлены на неправомерное использование товарных знаков истца, и образовали единый состав правонарушения.

Удовлетворяя требования за счет ответчика ООО "ПродуктСервис", суд посчитал правомерным взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки с ООО "ПродуктСервис" в размере 10 637 856 руб.(из расчета: 2 товарных знака * 15 462 шт. (количество товара после уничтожения) * 172 руб. (стоимость товара) *2 (двукратная компенсация).

В удовлетворении исковых требований в части изъятия оборудования, предназначенного для изготовления контрафактной продукции, и его уничтожения, суд отказал, поскольку истцом в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представлено доказательств его принадлежности ответчику на праве собственности. Суд также отказал в требовании об уничтожении контрафактной продукции в виду непредоставления истцом сведений о том, где, у кого и в каком количестве храниться контрафактная продукция.

С решением не согласились истец и ответчик ООО "ПродуктСервис", по делу поданы две апелляционные жалобы.

По мнению истца, требования о взыскании компенсации подлежали удовлетворению в полном объеме солидарно за счет обоих ответчиков, так как их действия носили умышленный согласованный характер. Освободив ответчика ООО "Йодные технологии и маркетинг" от ответственности, суд по сути признал данного ответчика "добросовестным производителем контрафактного товара". Между тем, отсутствие вины производителя не имеет по настоящему спору правового значения.

Ответчик ООО "ПродуктСервис" просит решение суда отменить и принять новый судебный акт о полном отказе в иске, так как исключительные права истца ни на один из заявленных истцом товарных знаков не нарушены.

В суде апелляционной инстанции истцом заявлено об отказе от иска в части требований неимущественного характера. Названный отказ соответствует закону, не нарушает прав иных лиц, в связи с чем производство по делу в части указанных требований подлежит прекращению (ст.ст. 49, 150 АПК РФ).

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 15 июня 2017 года подлежащим отмене.

Как усматривается из материалов судебного дела, общество с ограниченной ответственностью "КУРОРТМЕДСЕРВИС" является российским производителем, обладающий запатентованными технологиями и производством биологически активных добавок (БАД).

15.01.2013 истец на основании договора отчуждения, зарегистрированного Роспатентом за номером РД0116847, приобрёл исключительные права на товарные знаки "ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ" N 264357, "БАЮ-БАЙ" N 338019, "Баю-бай" N 183422.

19.01.2013 исключительные права на перечисленные товарные знаки на основании договора отчуждения, зарегистрированного Роспатентом под номером РД0120872, приобрело ООО "МонтажСервис", позднее переименованное в ООО "ПродуктСервис" (ответчик).

18.07.2016 постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда по делу N А40-49613/13-26-23, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2016, договор отчуждения от 19.03.2013, зарегистрированный Роспатентом под номером РД0120872, был признан недействительным. Также суд апелляционной инстанции признал исключительное право общества с ограниченной ответственностью "КУРОРТМЕДСЕРВИС" на товарные знаки по Свидетельствам о государственной регистрации N 183422, N 264357, N 338019.

28.06.2013 ответчик ООО "ПродуктСервис" получил свидетельство о государственной регистрации биологически активной добавки "Баю-Бай". Капли" N RU.77.99.11.003.Е.005630.06.13 с указанием в качестве производителя ООО "Йодные технологии и маркетинг".

02.09.2013 ответчики ООО "ПродуктСервис" и ООО "Йодные технологии и маркетинг" заключили агентский договор, в соответствии с которым ООО "Йодные технологии и маркетинг" обязалось произвести на собственных мощностях для ООО "ПродуктСервис" биологически активные добавки, в том числе "Баю-Бай".

16.09.2013 ответчики заключили договор купли-продажи N 1-09/2013, на основании которого ООО "ПродуктСервис" обязалось поставлять второму ответчику - ООО "Йодные технологии и маркетинг" биологически активные добавки, в том числе "Баю-Бай".

28.10.2013 согласно акту о выполнении заказа/поручения ООО "Йодные технологии и маркетинг" завершило производство указанной продукции, включая производство вторичной упаковки и этикеток, в следующем количестве: "Баю-Бай". Капли" - 50.000 штук.

Факт продажи БАД "Баю-Бай". Капли" производства Ответчика ООО "Йодные технологии и маркетинг" конечному потребителю подтверждается кассовым чеком ООО "НЕО-ФАРМ" от 05.02.2014 с указанием наименования БАД Баю-Бай. капли, фотографией упаковки товара, на которой присутствуют обозначения "БАЮ-БАЙ", "ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ", с указанием изготовителя "ООО "Йодные технологии и маркетинг", Россия, 249717, Калужская обл., Козельский район, с. Фроловское", а также указанием на ООО "ПродуктСервис" как на лицо, принимающее претензии по качеству.

Согласно пункту 13 информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы с точки зрения рядового потребителя.

В соответствии с п.14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, N 4322 "обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом".

На произведённой ответчиком ООО "Йодные технологии и маркетинг" продукции размещены сходные до степени смешения с товарными знаками истца "ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ" N 264357, "БАЮ-БАЙ" N 338019, "Баю-бай" N 183422 обозначения, что подтверждается: образцами упаковки товара, на которых присутствуют обозначения "БАЮ-БАЙ", "ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ", а также сравнительных фотографий продукции, произведенной ООО "Йодные технологии и маркетинг" и продукции, производимой истцом.

Суд пришел к выводу, что общее впечатление от названий БАДов, которые используются продукции ответчиков, позволяет утверждать об их сходстве до степени смешения с товарными знаками истца.

Факт однородности товаров, произведённых обществом "Йодные технологии и маркетинг" и товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки "ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ" N 264357, "БАЮ-БАЙ" N 338019, "Баю-бай" N 183422 установлен решением Суда по интеллектуальным правам от 30.04.2014 г. и постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 30.07.2014 г. по делу N СИП-434/2013.

В соответствии с ч. 1 ст. 1484 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым, не противоречащим закону, способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1484 ГК РФ.

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (ст. 1229 ГК РФ).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

При таких обстоятельствах товарная партия, произведённая обществом "Йодные технологии и маркетинг" на основании свидетельства о государственной регистрации биологически активной добавки "Баю-Бай". Капли" N RU.77.99.11.003.E.005630.06.13 в рамках агентского договора с ООО "ПродуктСервис", на упаковках которой размещены обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца "ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ" N 264357, "БАЮ-БАЙ" N 338019, "Баю-бай" N 183422, является контрафактной.

Действительно, как указывает истец, согласно ч.3 ст.1250 ГК РФ, если иное не установлено настоящим Кодексом, предусмотренные подпунктом 3 пункта 1 и пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, допущенное нарушителем при осуществлении им предпринимательской деятельности, подлежат применению независимо от вины нарушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллектуальных прав произошло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Между тем, истцом не учтено, что действующая в настоящее время редакция ч.3 ст.1250 ГК РФ вступила в силу с 01 октября 2014 года.

Тогда как действовавшая до 01 октября 2014 года редакция устанавливала безвиновное применение ответственности только в отношении требований неимущественного характера.

Таким образом, выводы суда первой инстанции о том, что при производстве товара ответчик действовал добросовестно, до заключения агентского договора предпринял необходимые и достаточные меры для удостоверения наличия прав на товарные знаки у ООО "ПродуктСервис". Совокупность изложенных выше обстоятельств не свидетельствует о том, что действия ответчиков были совместно направлены на неправомерное использование товарных знаков истца, и образовали единый состав правонарушения, означают отсутствие в действиях ответчика ООО "Йодные технологии и маркетинг" вины, а не признание, вопреки утверждениям жалобы истца, данного ответчика "добросовестным производителем контрафактного товара".

Более того, все действия по производству и вводу в гражданский оборот спорной партии товара, на которые ссылается истец в иске и в письменных пояснениях (партия товара "Биологически активная добавка к пище "Баю-Бай.Капли" во флаконах т/с по 50 мл согласно Паспорту качества N 857 в количестве 50 000 шт. Дата выпуска Х 2013, т.1, л.д. 2-8, т.4, л.д. 125-130) совершены ответчиками до 01 октября 2014 года, что исключает применение к обоим ответчикам принципа безвиновной ответственности в отношении спорной партии.

Поскольку о противоправности своих действий ответчикам могло стать известно не ранее 16 мая 2016 года - дата оглашения резолютивной части Постановления Девятого Арбитражного апелляционного суда по делу N А40-49613/2013, которым решение Арбитражного суда города Москвы от 21 декабря 2015 года было отменено, а договор от 29.10.2012 г. был признан недействительным, оснований для привлечения ответчиков к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания компенсации не имеется.

При этом не может быть принят во внимание довод истца о том, что ссылка ответчиков на Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2016 года (резолютивная часть от 16 мая 2016 года) по делу N А40-49613/2013 является злоупотреблением правом, поскольку доводы об оценке действий ООО "ПродуктСервис" на предмет соответствия нормам ст.10 и ст.168 ГК РФ заявлялись ООО "Курортмедсервис" в кассационной жалобе при рассмотрении дела N А40-49613/2013 в Суде по интеллектуальным правам (страница 5 мотивировочной части Постановления СИП от 11 октября 2016 года по делу N А40-49613/2013).

Между тем, кассационная жалоба ООО "Курортмедсервис" оставлена без удовлетворения.

Соответственно, договор от 29 октября 2012 года признан недействительным только по ст.ст. 53, 168 ГК РФ по причине его заключения от имени ООО "Курортмедсервис" бывшим генеральным директором Гуляевым М.Г.

При таких обстоятельствах, а именно, наличие корпоративного конфликта в органах управления истца, что в конечном счете и привело к признанию договора от 29 октября 2012 года недействительным, не может быть отнесено по правовым последствиям применительно к настоящему спору как признание ответчиков виновными в отношении партии товара, выпущенного в октябре 2013 года.

Соответственно, оснований для удовлетворения иска к обоим ответчикам не имеется.

Госпошлина, приходящаяся на частичный отказ от иска, подлежит возврату истцу из бюджета в сумме 7 000 руб. (ст.ст. 333.222, 333.40 НК РФ).

Расходы ответчика по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на истца в сумме 3 000 руб. (ст.10 АПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 4 части 1 статьи 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 15 июня 2017 года по делу N А40-217931/16 отменить.

Принять отказ ООО "Курортмедсервис" от иска в части требования:

- изъять из оборота и уничтожить контрафактный товар "Биологически активная добавка к пище" с незаконно размещенным товарным знаком "Баю-бай" по Свидетельству РФ N 183422 и "БАЮ-БАЙ" по Свидетельству РФ N 338019, произведенный ООО "Йодные технологии и маркетинг" в количестве 50 ООО шт. Дата выпуска Х.2013 г., а также контрафактный товар "Биологически активная добавка к пище" с незаконно размещенным товарным знаком "Живые Витамины" по Свидетельству РФ N 264357;

- изъять из оборота и уничтожить орудия, оборудование или иные средства, главным образом используемые ООО "Йодные технологии и маркетинг" по адресу: Россия, 249717, Калужская область, Козельский район, с. Фроловское или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на средства индивидуализации при производстве контрафактного товара "Биологически активная добавка к пище" с незаконно размещенным товарным знаком товарный знак "БАЮ-БАЙ" по Свидетельству РФ N 338019, "БАЮ-БАЙ" по Свидетельству РФ N 338019 и "Живые Витамины" по Свидетельству РФ N 264357. В остальной части иска отказать.

Взыскать с ООО "Курортмедсервис" в пользу ООО "ПродуктСервис" 3 000 руб. - в возмещение расходов по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Возвратить ООО "Курортмедсервис" 7 000 руб. - госпошлины излишне уплаченной по чек ордеру СБ N 9038 Филиал N 1683 от 27.10.2016 (плательщик Гладышева Людмила Николаевна) из федерального бюджета.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

О.Г. Головкина А.Н. Григорьев