Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2018 г. N 13АП-3440/18

г. Санкт-Петербург

26 февраля 2018 г.

Дело N А56-52302/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 26 февраля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 февраля 2018 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Дмитриевой И.А.

судей Будылевой М.В., Згурской М.Л.

при ведении протокола судебного заседания: Николаевым И.И.

при участии:

от истца: Бредина А.Г. по доверенности от 13.09.2017

от ответчика: Дмитриева В.В. по доверенности от 29.12.2017

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-3440/2018) Огай Дениса Марксовича на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.12.2017 по делу N А56-52302/2017 (судья Виноградова Л.В.), принятое

по иску ООО "СУШИ МАРКА"

к Огай Денису Марксовичу

о защите исключительных прав на товарный знак

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "СУШИ МАРКА" (ИНН 7816537949, ОГРН 1127847250200; далее истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) о признании администрирования ответчиком - Огай Денисом Марксовичем доменного имени "sushishop26.ru" нарушением исключительных прав на товарный знак "СУШИ ШОП", а также о запрете ответчику использовать доменное имя "sushishop26.ru" и обязании аннулировать запись о регистрации доменного имени "sushishop26.ru".

Решением суда от 20.12.2017 уточненные исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с указанным решением суда, ответчик обжаловал его в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, а представитель истца их отклонил по мотивам, изложенным в отзыве на жалобу.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, Общество с ограниченной ответственностью "Суши марка" (Истец, Правообладатель) является обладателем исключительных прав на товарный знак "СУШИ ШОП", согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 506505 с приоритетом от 07 июня 2012 г. зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности Российской Федерации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 17 февраля 2014 года, в отношении товаров 16, 29, 30 классов Международной классификации товаров и услуг:

16. - афиши; плакаты; бланки; брошюры; буклеты; бумага упаковочная; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; изделия картонные; изображения графические; календари; картинки; картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; конверты [канцелярские товары]; коробки картонные или бумажные; мешки [конверты, пакеты] для упаковки бумажные или пластмассовые; открытки поздравительные; пакетики бумажные; папки для документов; подставки для пивных кружек; продукция печатная; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые бумажные; штемпели [печати]; этикетки, за исключением текстильных.

29 - водоросли морские обжаренные; икра; икра рыбная обработанная; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; лосось; масло кунжутное пищевое; мидии неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; супы; сыры; тунец; филе рыбное.

30 - водоросли [приправа]; имбирь [пряность]; паста соевая [приправа]; соус соевый; соус томатный; суши.

ООО "Регистратор доменных имён РЕГ.РУ", являющимся аккредитованным регистратором доменных имен в домене верхнего уровня.RU, 25 июня 2014 года зарегистрировано доменное имя "sushishop26.ru". В соответствии с представленной регистратором информацией администратором доменного имени "sushishop26.ru" является Огай Денис Марксович (Ответчик).

Ссылаясь на то обстоятельство, что Ответчик без согласия Истца использует при администрировании доменного имени "sushishop26.ru" обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком Истца, что затрудняет Истцу продвижение своего товара на рынке, то есть является недобросовестной конкуренцией, Истец обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ.

Суд первой инстанции, оценив представленные доказательства, признал иск обоснованным как по праву, так и по размеру и удовлетворил уточненные исковые требования в полном объеме.

Апелляционный суд, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, пришел к выводу о неправомерности вынесенного по делу решения в силу следующего.

Пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс) установлено, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

На основании пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При оценке сходства обозначений, права на которые принадлежат истцу, применяются Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197.

В соответствии с указанными рекомендациями оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов. При этом, формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым (п. 3).

В соответствии с правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), (визуальном) и смысловом (семантическом)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При оценке действий администратора домена на предмет наличия или отсутствия в его действиях акта недобросовестной конкуренции, запрещенной статьей 10.bis Парижской конвенции, суду необходимо проверить наличие или отсутствие трех критериев в совокупности: доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица; у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени; доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно. Указанная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.11.2008 N 5560/08 по делу N А56-46111/2003.

Поскольку настоящий спор связан с требованием о запрете использования обозначения в доменном имени, а, по сути, с требованием об изменении доменного имени, также подлежат учету положения параграфа 4 (a) (i - iii) Единообразной политики по разрешению споров в связи с доменными именами, одобренной Интернет-корпорацией по присвоению названий и номеров (ICANN), согласно которым изменение доменного имени производится на основании совокупности следующих критериев: спорное доменное имя ответчика идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком истца; у администратора доменного имени (ответчика) нет прав и законных интересов в отношении спорного доменного имени; спорное доменное имя зарегистрировано и используется администратором доменного имени (ответчиком) недобросовестно.

Материалами дела подтверждается, что истец является обладателем прав на товарный знак "СУШИ ШОП" с графическим изображением в сочетании красно-оранжевого, белового, черного, по классу МКТУ и перечню товаров и услуг: 16, 29, 30. Приоритет товарного знака получен истцом в 07.06.2012 году.

Словесное обозначение Суши шоп является неохраняемыми элементами товарного знака.

Истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своих товарных знаков любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

В материалы дела представлен протокол осмотра доказательств, согласно которому ответчиком при регистрации домена "sushishop26.ru" использовано словесное обозначение Суши шоп, тождественное товарному знаку, принадлежащему истцу, а также графическое изображение.

Как разъяснено в пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Вместе с тем использование исключительно неохраняемых элементов товарного знака не может быть признано нарушением. Неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака, и обуславливать угрозу их смешения потребителями.

Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 28.10.2015 по делу N СИП-670/2014, неохраняемый элемент товарного знака не обладает охраноспособностью, в связи с чем, его использование другими лицами в любом случае не может признаваться нарушением исключительных прав.

В рассматриваемом случае, ответчиком в доменном имени "sushishop26.ru" используются неохраняемые словесные элементы истца Суши шоп.

Имеющиеся в товарном знаке истца словесные элементы Суши шоп не подлежат правовой охране и их использование иными лицами нельзя признать нарушением исключительных прав истца.

Кроме того, как видно из материалов дела, ООО "СУШИ МАРКА" является обладателем исключительных прав на товарный знак в отношении услуг 16,29,30 классов МКТУ. В свою очередь предприниматель Огай Д.М. использует доменное имя "sushishop26.ru" при оказании услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Доводы подателя жалобы о не извещенности его о времени и месте рассмотрения искового заявления отклоняется судом апелляционной инстанции.

Согласно статье 121 этого Кодекса лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном названным Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено этим Кодексом.

Информация о принятии искового заявления или заявления к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено указанным Кодексом. Документы, подтверждающие размещение арбитражным судом на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанных сведений, включая дату их размещения, приобщаются к материалам дела.

В соответствии с абзацем 2 части 4 статьи 121 АПК РФ судебные извещения, адресованные гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, направляются по месту их жительства. При этом место жительства индивидуального предпринимателя определяется на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В силу пункта 3 части 4 статьи 123 того же Кодекса лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с указанием источника данной информации.

В случае, если место нахождения или место жительства ответчика неизвестно, надлежащим извещением считается направление извещения по последнему известному месту нахождения или месту жительства ответчика (часть 5 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Как установлено судом апелляционной инстанции, копии судебных актов по настоящему делу, в том числе определение о принятии искового заявления к производству, были направлены предпринимателю по адресу, известному из ЕГРИП. При этом включение этого адреса в ЕГРИП в качестве адреса предпринимателя подтверждается актуальной на дату подачи иска выпиской из ЕГРИП от 07.08.201 (л.д. 44).

Таким образом, на дату судебного заседания 14.09.2017 суда первой инстанции у суда имелись сведения о последнем известном месте жительства ответчика по указанному выше адресу, по которому и направлялась судебная корреспонденция.

В пункте 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что по смыслу пункта 1 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ).

С учетом положения пункта 2 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

В пунктах 67 и 68 названного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации также содержатся разъяснения о том, что юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.

Таким образом, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что предприниматель был надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения спора в суде первой инстанции, поскольку судебная корреспонденция была направлена судом первой инстанции на основании пункта 4 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по адресу регистрации предпринимателя, указанному ЕРИП, но возвращена организацией почтовой связи в суд с указанием на истечение срока хранения. При этом организацией почтовой связи соблюдены правила работы с судебной корреспонденцией, предусмотренные приказом ФГУП "Почта России" от 31.08.2005 N 343. Определение суда от 10.08.2017 о принятии иска к производству и назначении судебного заседания было своевременно опубликовано в сети Интернет. Доказательств обращения в организацию почтовой связи с заявлением о переадресации поступающей в его адрес корреспонденции предпринимателем не представлено.

Апелляционный суд полагает неправомерным вывод суда первой инстанции о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

Решение суда первой инстанции подлежит отмене.

Судебные расходы распределены в соответствии со статьей 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.12.2017 по делу N А56-52302/2017 отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ООО "СУШИ МАРКА" (ИНН 7816537949, ОГРН 1127847250200) в пользу Огай Дениса Марксовича расходы по уплате госпошлины в размере 150 руб.

Возвратить Огай Денису Марксовичу из федерального бюджета излишне уплаченную при подаче апелляционной жалобы госпошлину в размере 2 850 руб., перечисленную по чек-ордерам Северо-Западного банка от 12.01.2018 и от 17.01.2018.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

И.А. Дмитриева

Судьи

М.В. Будылева М.Л. Згурская