Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2018 г. N 19АП-9160/17

г. Воронеж

26 февраля 2018 г.

Дело N А35-3898/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 16 февраля 2018.

Постановление в полном объеме изготовлено 26 февраля 2018.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мокроусовой Л.М.,

судей Колянчиковой Л.А.,

Серегиной Л.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Щелгуновой Д.О.,

при участии:

от OUTFIT7 LIMITED (Аутфит7 Лимитед): представители не явились, извещены надлежащим образом;

от индивидуального предпринимателя Зудова Алексея Михайловича: представители не явились, извещены надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу OUTFIT7 LIMITED (Аутфит7 Лимитед) на решение Арбитражного суда Курской области от 07.11.2017 по делу N А35-3898/2017, по иску OUTFIT7 LIMITED (Аутфит7 Лимитед) к индивидуальному предпринимателю Зудову Алексею Михайловичу о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 60 000 руб. 00 коп. и судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

Компания OUTFIT7 LIMITED (Аутфит7 Лимитед, далее - истец) обратилась в Арбитражный суд Курской области с иском к индивидуальному предпринимателю Зудову Алексею Михайловичу (далее - ИП Зудов А.М., ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 60 000 руб. 00 коп. и судебных расходов.

Определением Арбитражного суда Курской области от 15.05.2017 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 АПК РФ.

Определением от 16.06.2017 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Решением Арбитражного суда Курской области от 07.11.2017 в удовлетворении исковых требований OUTFIT7 LIMITED отказано.

Не согласившись с указанным решением и ссылаясь на его незаконность и необоснованность, компания OUTFIT7 LIMITED обратилась в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просила решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных исковых требований в полном объеме.

В судебное заседание суда апелляционной инстанции представители компании OUTFIT7 LIMITED и ИП Зудова А.М. не явились.

Учитывая наличие у суда доказательств надлежащего извещения сторон о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассматривалась в их отсутствие в порядке статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации АПК РФ.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции считает, что решение Арбитражного суда Курской области от 07.11.2017 следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, компании OUTFIT7 LIMITED является правообладателем товарных знаков N 1111352 - дата регистрации 08.09.2011, N 1111353 - дата регистрации 08.09.2011, N 1150226 - дата регистрации 27.08.2012, N 1111354 - дата регистрации 08.09.2011, N 1111340 - дата регистрации 03.01.2012, N 1109374 - дата регистрации 03.01.2012. Указанные товарные знаки являются действующими на территории Российской Федерации.

28.05.2016 представители истца приобрели у ответчика в магазине "Енотик" в ТРЦ "Атриум", расположенном по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Севастопольская, д. 101 А, товар - игрушка интерактивный пластиковый телефон в картонной упаковке.

Покупка подтверждается кассовым чеком от 28.05.2016, товарным чеком от 28.05.2016, в которых содержатся сведения о наименовании, количестве, стоимости покупки, ИНН и наименованием ответчика, дата заключения договора розничной купли-продажи, а также чеком оплаты банковской картой.

Факт предложения товара к продаже и обстоятельства заключения договора розничной купли-продажи подтверждаются видеосъемкой, произведенной в целях самозащиты гражданских прав на основании статей 12, 14 ГК РФ.

Ссылаясь на то, что при реализации данного товара ответчиком было нарушено его исключительное право на товарные знаки, зарегистрированные под N 1111352, N 1111353, N 1150226, N 1111354, N 1111340 и N 1109374, путем предложения к продаже и реализации товара, сходного до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Разрешая спор по существу, суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных OUTFIT7 LIMITED исковых требований.

Суд апелляционной инстанции считает выводы арбитражного суда первой инстанции соответствующими действующему законодательству и фактическим обстоятельствам дела.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ, исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Пунктом 3 ст. 1484 ГК РФ предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Из разъяснений, изложенных в пункте 2 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, а также положений ст. 494 ГК РФ следует, что использованием исключительных прав является предложение к продаже (продажа) товара, совершенное лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу.

В силу ст. 493 ГК РФ договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.

Свидетельствами о регистрации товарных знаков с проставленным апостилем и нотариально заверенным переводом подтверждается, что OUTFIT7 LIMITED является обладателем исключительных прав на товарные знаки N 1111352 - дата регистрации 08.09.2011, N 1111353 - дата регистрации 08.09.2011, N 1150226 - дата регистрации 27.08.2012, N 1111354 - дата регистрации 08.09.2011, N 1111340 - дата регистрации 03.01.2012, N 1109374 - дата регистрации 03.01.2012, внесенные записью в Международный реестр товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков.

Факт принадлежности истцу исключительных прав на вышеуказанные средства индивидуализации (товарные знаки) ответчиком не оспорен.

Доказательств наличия у ИП Зудова А.М. права на использование товарных знаков, зарегистрированных под N N 1111352, 1111353, 1150226, 1111354, 1111340, 1109374, не представлено.

Между тем, факт реализации ответчиком спорного товара, сходного до степени смешения с товарными знаками истца (интерактивного пластикового телефона в картонной упаковке) без согласия правообладателя подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами (товарный и кассовые чеки, видеозапись).

По смыслу ст. 1515 ГК РФ нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Из разъяснений, содержащихся в п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" следует, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Вопрос о сходстве до степени смешения может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии со ст. 1301 ГК РФ, в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250,1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения;

3) в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно п. 4 ст. 1515 ГК РФ в отношении товарного знака, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям, данным в п. 43.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем 2 статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Возражая против удовлетворения заявленных исковых требований, ответчик указал, на то, что обращение OUTFIT7 LIMITED с настоящим иском является повторным (с учетом состоявшихся судебных актов по делу N А35-4725/2016).

Как указал ответчик, о нарушении им исключительных прав истца на товарные знаки ИП Зудов А.М. был извещен лишь 27.05.2016, получив копию искового заявления по делу N А35-4725/2016. О контрафактности товара ответчику не было известно, каких-либо заявлений и предупреждений о незаконности торговли вышеуказанным товаром до получения вышеуказанного документа в адрес ответчика не поступало. Вместе с тем, истец, поставив ответчика в известность о подаче соответствующего искового заявления в арбитражный суд, 28.05.2016 вновь приобрел у него контрафактный товар. По мнению ответчика, действия истца по защите своих исключительных прав следует расценивать как злоупотребление правом по смыслу положений статьи 10 ГК РФ.

Из п. 36 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015, следует, что компенсация в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения. При этом одним случаем нарушения является одна сделка купли-продажи (оформленная одним чеком) независимо от количества проданных товаров, на которые нанесен один и тот же товарный знак, либо несколько последовательных сделок купли-продажи товара (оформленных отдельными чеками).

Распространение нескольких товаров при неправомерном использовании одного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации составляет одно правонарушение, если такое нарушение охватывается единством намерений правонарушителя.

Из материалов дела следует и не оспаривается истцом, что исковое заявление о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав OUTFIT7 LIMITED на товарные знаки N 1111352, N 1111353, N 1150226, N 1111354, N 1111340 и N 1109374 по факту реализации 01.07.2015 контрафактного товара получено ИП Зудовым А.М. 27.05.2016.

Факт нарушения ИП Зудовым А.М. исключительных прав OUTFIT7 LIMITED на товарные знаки, выраженный в предложении к продаже и реализации спорного товара - игрушки интерактивный пластиковый телефон в картонной упаковке, установлен в ходе рассмотрения дела N А35-4725/2016 (резолютивная часть решения оглашена 18.10.2016), требования истца удовлетворены частично. Предметом настоящего спора также является взыскание компенсации за нарушение исключительных прав OUTFIT7 LIMITED на товарные знаки N1111352, N1111353, N1150226, N1111354, N1111340 и N1109374 путем предложения к продаже и реализации спорного товара - игрушки интерактивный пластиковый телефон в картонной упаковке, приобретенного у ответчика 28.05.2016.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в рассматриваемом случае реализация товаров 01.07.2015 и 28.05.2016 осуществлена при едином намерении (умысле) продавца, что может быть, например, при продаже одной партии товара.

Приобретение аналогичных товаров у одного и того же продавца, купля-продажа которых оформлена отдельными чеками, свидетельствует о совершении нескольких последовательных сделок купли-продажи, что согласно разъяснениям, изложенным в п. 36 Обзора от 23.09.2015, следует рассматривать как один случай нарушения.

Учитывая то обстоятельство, что между продажами предприниматель не привлекался к ответственности за первоначально допущенное правонарушение, принадлежность к одной партии товара не опровергнута, апелляционная коллегия не усматривает оснований для переоценки выводов суда.

При оценке степени вины ответчика, арбитражный суд области правомерно указал, что истец, приобретая 01.07.2015 спорную игрушку, не поставил ответчика в известность о незаконности продажи товара, не предупредил о необходимости прекратить реализацию контрафактного товара. В то время как при обнаружении нарушения прав на товарные знаки истец, действуя разумно и добросовестно, с целью пресечения нарушения прав, мог обратиться к ответчику с указанием на допущенное нарушение.

Доказательств того, что OUTFIT7 LIMITED до 27.05.2016 ставило ответчика в известность о незаконности продажи товара и предупреждало его о необходимости прекратить реализацию контрафактного товара, истцом суду не представлено (ст.ст. 9, 65 АПК РФ).

В соответствии с действующим законодательством правообладатель наделяется правом выбора одного из двух вариантов определения размера взыскиваемой компенсации.

В зависимости от выбора правообладателем конкретного варианта определения размера компенсации различаются и правовые возможности обращения с соответствующим требованием.

При изложенных обстоятельствах, поэтапное обращение по каждому случаю продажи без извещения продавца не может быть признано добросовестным способом осуществления права на защиту.

Так, как правомерно указал суд первой инстанции, если правообладатель избрал способ расчета компенсации в соответствии с пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, то его право на взыскание компенсации считается реализованным (исчерпанным) в результате рассмотрения судом единоличного случая нарушения исключительного права, поскольку указанная компенсация определяется судом в размере, определяемом исходя из объема допущенного нарушения в целом.

В настоящем случае предложение ответчиком к продаже товара (игрушки интерактивный пластиковый телефон в картонной упаковке), содержащего обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца, и его приобретение (при указанных выше обстоятельствах) на основании последовательных сделок купли-продажи можно рассматривать как одно нарушение исключительных прав истца на спорные товарные знаки, за совершение которого ответчик в рамках дела N А35-4725/2016 уже был привлечен к гражданско-правовой ответственности.

Следовательно, повторное обращение истца в суд с настоящим иском о взыскании с ответчика ещё одной суммы компенсации в размере 60 000 руб. за то же нарушение является неправомерным.

Учитывая изложенное, арбитражный суд области пришел к правильному выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы не могут быть приняты судом апелляционной инстанции в качестве основания для отмены решения арбитражного суда, поскольку выводов суда первой инстанции они не опровергают, а выражают лишь несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно ч. 4 ст. 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционным судом не установлено.

При таких обстоятельствах, решение Арбитражного суда Курской области от 07.11.2017 следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы в сумме 3 000 руб. согласно ст. 110 АПК РФ относится на заявителя жалобы (уплачена при подаче жалобы).

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Курской области от 07.11.2017 по делу N А35-3898/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу OUTFIT7 LIMITED (Аутфит7 Лимитед) - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судья

Л.М. Мокроусова

Судьи

Л.А. Колянчикова Л.А. Серегина