Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 9 апреля 2018 г. N 08АП-1901/18

город Омск

09 апреля 2018 г.

Дело N А70-15306/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 02 апреля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 апреля 2018 года.

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Солодкевич Ю.М.,

судей Семёновой Т.П., Тетериной Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарём Матвеевой Ю.И., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-1901/2018) общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний Луч" на решение Арбитражного суда Тюменской области от 27.12.2017 по делу N А70-15306/2017 (судья Маркова Н.Л.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "ЭСБ-Технологии" к обществу с ограниченной ответственностью "Группа компаний Луч" о запрете незаконного использования товарного знака, о взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Группа компаний Луч" - Латинского Д.Г. (доверенность от 01.04.2018 сроком действия три года), Поветкиной М.Г. (доверенность от 23.03.2018 сроком действия три года);

от общества с ограниченной ответственностью "ЭСБ-Технологии" - Литуновской Т.В. (доверенность N 2 от 01.02.2018 сроком действия один год);

установил:

общество с ограниченной ответственностью "ЭСБ-Технологии" (далее - ООО "ЭСБ-Технологии", истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском, в котором просило запретить обществу с ограниченной ответственностью "Группа компаний Луч" (далее - ООО "ГК Луч", ответчик) использовать товарный знак ПЛЭН на интернет-сайтах http://ik.otoplenieru.ru, http://otoplenieru.ru, а также в контекстной рекламе yandex, google, mail и любой иной контекстной рекламе в сети Интернет, и взыскать с ответчика 500 000 руб. компенсации.

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 27.12.2017 по делу N А70-15306/2017 исковые требования удовлетворены полностью, распределены расходы по государственной пошлине.

Не согласившись с решением, ответчик в апелляционной жалобе просит его отменить.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указал, что представленный истцом протокол осмотра доказательств нотариусом не является надлежащим доказательством. Договор и накладная, на которые сослался ООО "ГК Луч", подтверждают добросовестность общества. Доказательств того, что сайт отопление-плэн.рф администрируется, принадлежит ответчику, не имеется. В информации, размещенной на сайте ответчика, факта смешения товара истца и подобных товаров других производителей нет, судом данный факт не исследовался. Слово ПЛЭН используется как распространенное на рынке сокращение от пленочного электрического нагревателя, а не как товарный знак ПЛЭН ООО "ЭСБ-Технологии" - постоянное лидерство эффективности и надежности. Ответчик является субдилером истца, информация о чем размещена на сайте последнего. При определении компенсации суд первой инстанции не учел отсутствие вины ответчика. Подробно доводы приведены в апелляционной жалобе.

К апелляционной жалобе приложены дополнительные доказательства: распечатка на 12 листах из web -архива сайта estechnologi.ru.

От истца поступил письменный отзыв на апелляционную жалобу.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель ООО "ГК Луч" заявил ходатайство о приобщении к материалам дела обозначенных выше дополнительных доказательств, указав в его обоснование, что общество полагало, что представило достаточно доказательств в подтверждение своих возражений против иска, суд только в решении дал оценку этим доказательствам как ненадлежащим, в связи с чем дополнительно представляется информация с сайта истца, где, как указывает ответчик, была размещена информация о том, что ООО "ГК Луч" является субдилером ООО "ЭСБ-Технологии".

Представитель ООО "ЭСБ-Технологии" возражал против удовлетворения ходатайства ООО "ГК Луч".

Представитель ответчика поддержал требования, изложенные в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции и принять по делу новый судебный акт, дополнил свою позицию по делу.

Представитель истца возразил на доводы ответчика, высказался согласно отзыву на апелляционную жалобу, изложил свою позицию по делу, просил оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 8, 9, 65, частью 2 статьи 268 АПК РФ, пунктом 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", суд апелляционной инстанции отказал в приобщении к материалам дела представленных ответчиком документов, поскольку он не обосновал невозможность их представления суду первой инстанции по не независящим от него обстоятельствам, как того требует статья 268 АПК РФ.

Документы будут возвращены подателю апелляционной жалобы вместе с настоящим постановлением.

Рассмотрев материалы дела, выслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции проверил законность и обоснованность обжалуемого решения и установил, что заявленные в рамках настоящего дела исковые требования мотивированы тем, что ООО "ЭСБ-Технологии" использует товарный знак ПЛЭН при осуществлении деятельности, связанной с производством и реализацией пленочных электронагревателей, ООО "ГК Луч" неправомерно использует данный товарный знак на двух интернет-сайтах, принадлежащих ему: htip://ik.otoplenieru.гu и http://otoplenieru.ru, на которых потребителям предлагается приобрести пленочные электронагреватели как под товарным знаком истца (ПЛЭН), так и под товарным знаком Зебра-ЭВО 300 производства ООО "ПСО-Эволюшн", а также пленочных нагревателей, поименованных "ПЛЭН-Зебра", что является наименованием, сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Истец, помимо прочего, указал, что ответчик, реализуя товар компании-конкурента через интернет-сайты, действует недобросовестно, используя в контексте сайта слова, словосочетания и выражения с товарным знаком ПЛЭН, являющиеся ключевыми словами в интернет поиске. Целью незаконного использования товарного знака ПЛЭН ответчиком при заполнении контента интернет-сайтов http://ik.otoplenieru.ru и http://otoplenieru.ru, по мнению истца, является увеличение количества переходов на свой сайт пользователей, осуществляющих поиск пленочных электронагревателей ПЛЭН по ключевым словам с использование слов "ПЛЭН", "Отопление ПЛЭН", при этом реализуя продукцию компании - конкурента истца.

ООО "ГК Луч", возражая против исковых требований, сослалось на то, что не нарушило права истца на товарный знак, в частности, в связи с тем, что общество добросовестно приобрело продукцию, произведенную ООО "ЭСБ-Технологии" и вышедшую в свободный оборот на рынок, и добросовестно ее продает.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из того, что ответчик незаконно использует товарный знак истца в рекламе в сети Интернет, а также в доменном имени сайта https\\отопление-плэн.рф, доказательством чего является представленный ООО "ЭСБ-Технологии" нотариальный протокол осмотра доказательств от 06.12.2017 N 74 АА 3969459. Кроме того, суд первой инстанции учёл, что в разделе "Виды потолочного отопления ПЛЭН" сайта otоplenieru.ru используется наименование товара, реализуемого ответчиком, под наименованием, сходным до степени смешения с товарным знаком истца: "ПЛЭН-Зебра", "Новое поколение ПЛЭН-Зебра".

Вопреки доводам, приведенным в апелляционной жалобе, оснований для переоценки вывода суда первой инстанции об удовлетворении исковых требований, не имеется.

В силу статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью) являются, в частности, товарные знаки, то есть на обозначения, служащие для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (статья 1477 ГК РФ).

Исходя из пункта 1 статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Из материалов дела усматривается, что ООО "ЭСБ-Технологии" является производителем пленочных электронагревателей и правообладателем товарного знака N 408416, имеющего словестное обозначение ПЛЭН.

Товарный знак ПЛЭН зарегистрирован, в частности, в отношении следующих классов МКТУ: 11 - оборудование для саун; приборы отопительные электрические; радиаторы для отопления; радиаторы электрические; установки отопительные; устройства для нагрева; устройства для сушки; устройства для тепловой обработки пищевых продуктов; элементы нагревательные; 37 - установка, наладка и ремонт отопительного оборудования.

Из имеющегося в материалах дела свидетельства государственной регистрации товарного знака "ПЛЭН", принадлежащего ООО "ЭСБ-Технологии", не усматривается расшифровка указанной аббревиатуры как: "Постоянное Лидерство Эффективности и Надежности", на что указывает ответчик.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в частности, путем размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; путем размещения в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Содержание и объем исключительного права использования товарного знака определяется в соответствии со статьей 1229 ГК РФ.

В пункте 1 статьи 1229 ГК РФ указано, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

Исходя из пункта 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений на товарах истца и ответчика является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Согласно пункту 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Из материалов дела усматривается, что в обоснование исковых требований истцом вместе с иском представлен нотариальный протокол осмотра доказательств от 30.08.2017 N 74 АА 3771086, составленный в порядке статей 102, 103 Основ законодательства о нотариате, утвержденных Верховным Советом Российской Федерации 11.02.1993 N 4462-1, и распечатки страниц с сайтов http://ik.otoplenieru.ru и http://otoplenieru.ru, из которых следует, что ответчиком в сети Интернет размещались предложения к неопределенному кругу лиц о продаже товаров ООО "ЭСБ-Технологии" с указанием его товарного знака ПЛЭН и товаров под обозначенными судом первой инстанции наименованиями, сходными до степени смешения с товарным знаком истца (ПЛЭН).

Отсутствие в распечатках страниц из сети интернет верхних частей страниц, содержащих командную строку, в которой отображается адрес сайта, об обратном не свидетельствует, поскольку в самом протоколе осмотра доказательств нотариусом приведена последовательность действий, в том числе по какому адресу в командной строке браузера происходит переход на осматриваемые страницы.

То, что ответчик не является собственником или администратором сайтов, осмотр страниц которых осуществлен нотариусом (http://ik.otoplenieru.ru, http://otoplenieru.ru), не имеет правового значения для рассмотрения настоящего спора, поскольку содержание протокола осмотра доказательств от 30.08.2017 N 74 АА 3771086 и содержание распечатанных интернет страниц позволяет сделать однозначный вывод о том, что сайты использовались ответчиком для переадресации к реализуемой им продукции ООО "ЭСБ-Технологии" с указанием его товарного знака ПЛЭН и товаров под наименованиями, сходными до степени смешения с товарным знаком общества ("ПЛЭН-Зебра", "Новое поколение ПЛЭН-Зебра").

Кроме нотариального протокола осмотра доказательств от 30.08.2017 N 74 АА 3771086 истцом представлен нотариальный протокол осмотра доказательств от 28.11.2017 N 74 АА 3969359, составленный после обращения ООО "ЭСБ-Технологии" в суд с иском к ООО "ГК Луч", и распечатка с осмотренного нотариусом сайта http://otoplenieru.ru/chelyabinsk, из которой следует, что ответчик в рекламе реализуемой продукции использует товарный знак истца ПЛЭН.

Из иных распечаток, сделанных нотариусом, следует, что ответчиком размещается реклама о реализуемой им продукции с указанием на товарный знак истца в таких поисковых системах, как yandex, google, mail.

Относительно нотариального протокол осмотра доказательств от 06.12.2017 N 74 АА 3969459, составленного в процессе рассмотрения спора между сторонами, на который сослался суд первой инстанции, суд апелляционной инстанции указывает, что он не является надлежащим доказательством того, что именно ответчиком в доменном имени сайта https\\отопление-плэн.рф указан товарный знак истца, так как отсутствуют документы о том, что сайт принадлежит ответчику.

Вместе с тем, из распечаток с осматриваемого нотариусом сайта (https\\отопление-плэн.рф) следует, что ООО "ГК Луч" предлагает к продаже продукцию, имеющую аббревиатуру ПЛЭН, что соответствует зарегистрированному истцом товарному знаку, и может ввести третьих лиц в заблуждение относительно производителя рекламируемого ответчиком товара.

Согласно статье 1487 ГК РФ, на которую ссылается податель апелляционной жалобы, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Между тем, допустимых доказательств введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем товарного знака или с его согласия (его уполномоченным лицом) товара с указанием его товарного знака (ПЛЭН), впоследствии реализуемого ООО "ГК Луч", ответчиком не представлено.

Представленные ООО "ГК Луч" суду первой инстанции товарные накладные N 38 от 18.09.2014 между ООО "Энергосберегающие технологии" (поставщик) и ООО ТПК "КСК" (грузополучатель), N 254 от 29.08.2017 между ООО "КСК-Групп" (поставщик) и ООО "ГК Луч" (грузополучатель), договор N 55 от 15.01.2014 (дилерские услуги) между ООО "Энергосберегающие технологии" и ООО ТПК "КСК", на которые он ссылается в апелляционной жалобе, а также иные документы, имеющиеся в материалах дела, таковыми не являются.

Делая такой вывод, суд апелляционной инстанции исходит из изложенного ниже.

Из материалов дела следует, что в качестве доказательство того, что ООО "Энергосберегающие технологии" на момент передачи товара по товарной накладной накладные N 38 от 18.09.2014 являлось, как указывает ответчик в жалобе, региональным складом ООО "ЭСБ-Технологии" в Омской области, он ссылается на распечатку с сайта последнего https://estechnology.ru/partners (т. 1 л. 135).

Между тем, из ее содержания нельзя установить, когда именно сделана распечатка и по состоянию на какую дату. Нотариусом распечатанный текст не заверен.

Согласно пункту 1.1 договора N 55 от 15.01.2014 ООО "Энергосберегающие технологии" (продавец) поручает, а ООО ТПК "КСК" (дилер) берет на себя обязанности по распространению ПЛЭН (пленочный лучистый электронагреватель), именуемого в дельнейшем "продукт" и обеспечению послепродажного сопровождения продукта на территории Тюмени и Тюменской области, ХМАО, ЯНАО.

При этом в пункте 2.4 договора указано, что дилер имеет продавать продукт, произведенный только ООО "НПО "Энергосберегающие технологии", однако, доказательств того, что ООО "НПО "Энергосберегающие технологии" в действительности производит продукцию под товарным знаком ООО "ЭСБ-Технологии" и с его разрешения, не имеется.

Наименование товара в обозначенных выше товарных накладных, его характеристики не позволяют утверждать, что по ним передавался товар, приобретенный ООО ТПК "КСК" у ООО "ЭСБ-Технологии" или его официальных дилеров.

Кроме того, суд апелляционной инстанции отмечает, что количество 7 позиций товара, обозначенных в товарной накладной N 38, датированной 18.09.2014, количество 7 позиций товара, обозначенных в накладной N 254, датированной 29.08.2017, то есть почти три года спустя, совпадает, кроме того, в последней накладной указан дополнительный товар.

Дилерский договор между ООО "Энергосберегающие технологии" и ООО "ЭСБ-Технологии", который должен существовать, если ООО "Энергосберегающие технологии" на дату товарной накладной N 38, в действительности являлось дилером ООО "ЭСБ-Технологии", не представлен.

С ходатайством об его истребовании у ООО "Энергосберегающие технологии" в порядке статьи 66 АПК РФ ответчик к суду первой инстанции не обращался.

Судом апелляционной инстанции установлено, что истцом в обоснование возражений против доводов ответчика и в доказательство того, что единственным официальным дилером пленочных лучистых электронагревателей (ПЛЭН) является ООО Бизнес Альянс "Максвел" представлен договор N Д/1-12/2014 от 03.12.2014 с правом эксклюзива на указанную территорию в торговле (дилерские услуги) между ООО Центр продаж "ЭСБ-Технологии" (продавец) и ООО Бизнес Альянс "Максвел" (дилер), согласно условиям которого продавец получает, а дилер берет на себя обязанности по распространению ПЛЭН (пленочный лучистый электронагреватель), являющегося элементом системы лучистого обогрева, именуемого в дальнейшем "продукт", а именно: по его продаже, установке и обеспечению необходимого гарантийного и послегарантийного обслуживания (пункт 1.1).

В соответствии с пунктом 2.1 договора N Д/1-12/2014 от 03.12.2014 товары передаются дилеру для их последующей реализации на территории Тюменской области, Курганской области, Ханты-Мансийского АО, Ямало-Ненецкого АО.

Дилер обязуется нет продавать продукт третьим лицам вне территории, а также не продавать продукт посредникам, которые намерены продавать продукцию третьим лицам, находящимся вне территории (пункт 2.4 договора N Д/1-12/2014 от 03.12.2014).

Проанализировав условия договора N 55 от 15.01.2014, представленного ответчиком, и договора N Д/1-12/2014 от 03.12.2014, представленного истцом, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что они отличны по своему содержанию, с учетом приведенных выше обстоятельств, договор N 55 от 15.01.2014 не является доказательством того, что предлагаемые им к продаже товары указанием ПЛЭН, зарегистрированного истцом товарного знака, введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно ООО "ЭСБ-Технологии" правообладателем или с его согласия (его уполномоченным лицом - дилером).

Учитывая приведенные выше нормы права и обстоятельства, исковые требования ООО "ЭСБ-Технологии" о запрете ООО "ГК Луч" использовать товарный знак ПЛЭН на интернет-сайтах http://ik.otoplenieru.ru, http://otoplenieru.ru, а также в контекстной рекламе yandex, google, mail и любой иной контекстной рекламе в сети Интернет являются законными и обоснованными, так как ответчиком нарушены исключительные права истца за зарегистрированный в установленном порядке товарный знак, что выразилось в незаконном его использовании.

Статья 1515 ГК РФ, устанавливающая ответственность за незаконное использование товарного знака, в пункте 4 предусматривает, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

По смыслу обозначенной статьи привлечение нарушителя прав на товарный знак к ответственности имеет целью не только компенсацию потерпевшему, но экономическое стимулирование прекращения дальнейшего нарушения законных прав правообладателя товарного знака.

В пункта 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных истцом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая количество и ассортимент предлагаемого ответчиком к продаже товара с указанием товарного знака истца, обстоятельство, связанное с тем, что ответчик на момент рассмотрения спора судом первой инстанции продолжал незаконно использовать товарный знак, о чем свидетельствует, в частности, протокол осмотра доказательств от 28.11.2017, характер допущенного нарушения, вину ответчика, вероятные убытки правообладателя от действий ответчика, заявленный и взысканный судом первой инстанции размер компенсации (500 000 руб.) соразмерен допущенному нарушению, является разумным.

С учетом изложенного в настоящем постановлении, доводы, приведенные в апелляционной жалобе, основаниями для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы не являются.

Нарушений судом первой инстанции норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, суд апелляционной инстанции не установил.

При таких обстоятельствах принятое по делу решение подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе, в связи с отказом в её удовлетворении, относятся на ООО "ГК Луч" в порядке статьи 110 АПК РФ.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьями 270-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

постановил:

решение Арбитражного суда Тюменской области от 27.12.2017 по делу N А70-15306/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Ю.М. Солодкевич

Судьи

Т.П. Семёнова Н.В. Тетерина