Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 апреля 2018 г. N 09АП-14193/18

г. Москва

13 апреля 2018 г.

Дело N А40-146587/17

Резолютивная часть постановления объявлена 12 апреля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 13 апреля 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей В.Р. Валиева, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.В. Федотовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Биг Кайзер Прецизионсверкцойге АО (Швейцария), Big Kaiser Prдzisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.)

на решение Арбитражного суда города Москвы от 16 января 2018 года

по делу N А40-146587/17, принятое судьей О.В. Козленковой,

по иску Биг Кайзер Прецизионсверкцойге АО (Швейцария), Big Kaiser Prдzisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.)

к Обществу с ограниченной ответственностью "БАМГРУПП"

(ОГРН: 1167746505080; 115114, Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 2, этаж 1, помещение 1, комната 34)

третье лицо: АО "ОДК-СТАР"

о взыскании 500 000 рублей компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: извещен, представитель не явился

от ответчика: Просянов И.В. (по доверенности от 15.12.2017)

от третьего лица: извещено, представитель не явился

УСТАНОВИЛ:

Компания Big Kaiser Przisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) (Швейцария) (Биг Кайзер Прецизионсверкцойге АО) (далее - компания, истец) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к Обществу с ограниченной ответственностью "БАМГРУПП" (далее - ООО "БАМГРУПП", ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 500 000 рублей.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено Акционерное общество "ОДК-СТАР".

Решением от 16.01.2018 Арбитражный суд города Москвы в удовлетворении иска отказал.

Не согласившись с принятым решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в заявленном размере.

Заявитель апелляционной жалобы указал, что выводы суда не соответствуют обстоятельства дела, и суд неправильно применил нормы материального права.

Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2018 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 12.04.2018.

Информация о принятии апелляционной жалобы вместе с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Девятого арбитражного апелляционного суда (www.9aas.arbitr.ru) и Картотеке арбитражных дел по веб-адресу (www.//kad.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Представитель ответчика в судебном заседании арбитражного апелляционного суда 12.04.2018 возражал против доводов апелляционной жалобы, представил (направил) письменный пояснения по апелляционной жалобе, по доводам которых просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Истец и третье лицо, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, своих представителей в судебное заседание не направили.

Арбитражный апелляционный суд, руководствуясь статьями 123, 156, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, рассмотрел настоящее дело в отсутствие представителей истца и третьего лица.

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266 и 268 АПК РФ.

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы, приходит к выводу о том, что судом первой инстанции вынесено законное и обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

При исследовании обстоятельств дела установлено, что истец является правообладателем графического товарного знака "KAISER" по международной регистрации N 572197 (дата приоритета 31.05.1991) в отношении товаров 7 и 8 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ) и словесного товарного знака "BIG KAISER" (дата приоритета 13.09.2010) в отношении товаров и услуг 07, 09, 37 и 42 классов МКТУ.

В обоснование исковых требований истец указал, что ответчик нарушил исключительные права истца указанные на товарные знаки "KAISER" и "BIG KAISER" путем подачи заявки на участие в открытом запросе котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключить договор поставки инструмента "Big Kaiser" для нужд АО "ОДК-СТАР" (извещение N ZK17041200039).

Заявка, по мнению истца, является предложением о продаже товаров.

Информация о запросе котировок размещена на электронной торговой площадке в сети Интернет по адресу http://web.etprf.ru/NotificationZK/Print/id/l78291, заказчик и организатор - АО "ОДК-СТАР".

Предмет закупки, согласно документации и извещению - "Поставка инструмента "Big Kaiser"" (07 класс МКТУ), начальная (максимальная) цена - 26 849,89 швейцарских франков.

Истец указал, что ООО "БАМГРУПП" никогда не приобретало товары под международными товарными знаками "KAISER" и "BIG KAISER" ни у Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.), ни у ООО "ХАЛТЕК - ДоАЛЛ" (единственного поставщика, имеющего согласие правообладателя на ввоз в РФ товаров под торговыми марками KAISER и BIG KAISER), то есть не легализовало ввезенный товар под такими марками на территории РФ в установленном законом порядке.

Таким образом, по мнению истца, ответчик нарушил исключительные права истца на товарные знаки, осуществив действия по предложению к продаже товаров под зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими истцу.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 1225, 1229, 1477, 1479, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), исходил из того, что факт нарушения ответчиком исключительного права истца на принадлежащий ему на товарный знак, представленными в материалы дела доказательствами не подтверждается.

При этом суд первой инстанции указал, что из представленных истцом доказательств не следует, что документация организатора закупки содержала требования о маркировке поставляемого товара каким-либо товарным знаком, а следовательно факт использования ответчиком принадлежащих компании товарных знаков материалами дела не подтверждается.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривающий дело по правилам статьи 268 АПК РФ, соглашается с выводами суда первой инстанции и отклоняет доводы апелляционной жалобы.

Так, согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную указанным Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности илисредства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Однородность признается по факту, если товары (услуги) по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При установлении однородности товаров (услуг) должны приниматься во внимание такие обстоятельства, как род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно разъяснениям пункта 43.2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 5/29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 АПК РФ, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Судом апелляционной инстанции установлено, что согласно закупочной документации для нужд третьего лица - АО "ОДК-СТАР", проводился запрос котировок по предмету закупки. При этом техническое задание организатора закупки содержало требование относительно поставки товара указанной в нем фирмы-производителя, а не товарного знака.

Ответчик по результатам проведения закупки не был признан победителем торгов, договор поставки спорного инструмента заключен с иным лицом.

При этом сам по себе факт подачи ответчиком заявки на участие в закупке не свидетельствует о нарушении прав истца.

Кроме того, суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить следующее.

Российская Федерация является участником как Мадридского соглашения, так и Протокола к Мадридскому соглашению.

В отношении Российской Федерации применено положение пункта 2 статьи 3-ter Протокола к Мадридскому соглашению о территориальном расширении, в соответствии с которым заявление о территориальном расширении охраны товарного знака может быть сделано после его международной регистрации.

В пункте 2 статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.

Общее правило подпункта "а" пункта 1 статьи 4 Протокола к Мадридскому соглашению знаков гласит, что с даты регистрации или с даты внесения записи, предусмотренных положениями статей 3 и 3ter, в каждой соответствующей Договаривающейся Стороне знаку должна предоставляться такая же охрана, как если бы знак был заявлен непосредственно в патентном ведомстве этой Договаривающейся Стороны.

Однако даты, с которых предоставляется такая охрана, в этих двух случаях будут различными. При осуществлении процедуры международной регистрации в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Протокола к Мадридскому соглашению датой международной регистрации будет считаться датаполучения заявки патентным ведомством страны происхождения заявки при условии, что Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) получило заявку в течение двух месяцев с этого момента. Если указанный двухмесячный срок будет пропущен, то датой международной регистрации будет считаться дата получения этой заявки Международным бюро ВОИС.

По поводу территориального расширения, в отношении которого заявка подана в Международное бюро ВОИС уже после государственной регистрации товарного знака, в пункте 2 статьи 3ter Протокола к Мадридскому соглашению установлено, что соответствующее расширение вступает в силу с даты внесения записи о нем в Международный реестр.

При этом коллегия судей полагает возможным отметить, что при разрешении вопроса о возможности применения мер гражданско-правовой ответственности в отношении лиц, использующих обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации, заявленным на территориальное расширение в Российской Федерации, в период между датой получения заявки и датой внесения записи о нем в Международный реестр следует учитывать следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Мадридского соглашения граждане каждой Договаривающейся Стороны могут обеспечить во всех других странах -участницах настоящего Соглашения охрану своих знаков, применяемых для товаров или услуг и зарегистрированных в стране происхождения, путем подачи заявок на указанные знаки в Международное бюро интеллектуальной собственности, при посредстве ведомства указанной страны происхождения.

В соответствии со статьей 3ter Мадридского соглашения Международное бюро незамедлительно регистрирует заявление о территориальном расширении и извещает о нем заинтересованные ведомства. Заявление публикуется в периодическом журнале, издаваемом Международным бюро (пункт 2).

Таким образом, из положений данной статьи следует, что первоначально публикуются именно сведения относительно заявления о территориальном расширении.

В том случае, если национальное ведомство не имеет возражений, территориальное расширение вступает в силу с даты внесения записи о заявке в Международный реестр знаков.

В статье 5 Мадридского соглашения закреплено, что национальные ведомства, уведомленные Международным бюро о подаче заявления о расширении охраны в соответствии со статьей 3ter, имеют право заявить, что охрана не может быть предоставлена этому знаку на их территории (пункт 1).

Ведомства, которые хотят воспользоваться таким правом, должны уведомить Международное бюро о своем отказе с указанием всех мотивов в срок, предусмотренный их национальным законодательством, но не позднее истечения срока в один год, считая с даты заявления о расширении охраны в соответствии со статьей 3ter.

Таким образом, учитывать, что международный товарный знак, в отношении которого подана заявка на территориальное расширение в Российской Федерации, проходит экспертизу в национальном ведомстве, то даты внесения записи о нем в Международный реестр и подачи заявки могут не совпадать.

Как установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 19.09.2017 по делу N А40-109432/17-12-593 по иску Big Kaiser Przisionswerkzeuge к ООО "Технопрагма", из базы данных Международного Бюро Всемирной Организации по Интеллектуальной Собственности (МБ ВОИС) следует, что правовая охрана знака BIG KAISER на территории Российской Федерации предоставлена на основании решения Роспатента, датированного 01.03.2017.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны знака BIG KAISER на территории Российской Федерации произведена 08.06.2017, тогда как заявка на участие в закупке подана ответчиком 18.04.2017 в 10 час. 44 мин, что подтверждается протоколом по оценке заявок и выбору победителя от 04.05.2017.

Извещение о проведении спорной закупки опубликовано 05.04.2017 третьим лицом в сети Интернет на сайте торговой площадки ООО "ЭТИ" по адресу: http://etprf.ru/BRNotification.

Из опубликованного третьим лицом текста извещения о закупке следует, что предметом договора являлась поставка инструмента производства компании Big Kaiser (индивидуальный номер закупки - 00812).

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что из материалов дела не следует, что документация организатора закупки содержала требования о маркировке поставляемого товара каким-либо товарным знаком.

Сама по себе подача заявки на участие в запросе котировок не является использованием товарного знака, связанным с маркировкой товара (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), поскольку указывает на намерение поставить в будущем товар, соответствующий определенным характеристикам, установленным заказчиком (покупателем).

На момент размещения заявки самого товара нет в наличии, и у правообладателя нет оснований утверждать, что в момент подачи заявки ответчик предлагает товар незаконно находящийся в обороте на территории РФ.

При этом в самой заявке обозначение, сходное с товарными знаками истца, также не используется.

Повторно рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд апелляционной инстанции соглашается с изложенным в решении суда выводами, поскольку судом первой инстанции при рассмотрении спора правильно определен характер спорного правоотношения, круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, верно определены законы и иные нормативные акты, которые следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем имеющимся в деле доказательствам с соблюдением требований арбитражного процессуального законодательства.

Изложенные в апелляционной жалобе доводы не опровергают выводы суда, основанные на полном и всестороннем исследовании доказательств.

Доводы истца о том, что при указании производителя товара ответчик имел ввиду товарный знак истца не может быть признано судом апелляционной инстанции во внимание, так как не подтверждено материалами дела.

Доводы подателя апелляционной жалобы об обратном основаны на переоценке представленных в дело доказательств. Иное толкование заявителем положений гражданского законодательства, а также иная оценка обстоятельств настоящего дела не свидетельствуют о неправильном применении судом норм материального права.

Принимая во внимание требования вышеназванных норм материального и процессуального права, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд апелляционной инстанции считает, что истец не доказал обоснованность его исковых требований и доводов апелляционной жалобы.

Оснований, установленных статьей 270 АПК РФ для отмены судебного решения арбитражного суда первой инстанции, по настоящему делу не имеется.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 16 января 2018 года по делу N А40-146587/17 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

В.Р. Валиев Е.Б. Расторгуев