Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2018 г. N 15АП-2319/18

город Ростов-на-Дону

17 апреля 2018 г.

дело N А32-45288/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 10 апреля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 17 апреля 2018 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ефимовой О.Ю.,

судей Гуденица Т.Г., Соловьевой М.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Мируковой Я.Ю.

при участии:

от Новороссийской таможни Хмелевской Д.К. по доверенности от 17.01.2018 N 04-34/028, удостоверение и Долгих А.А. по доверенности от 24.05.2017 N 95, удостоверение;

от общества с ограниченной ответственностью "Мир Комфорта" Блошенцева В.И. по доверенности от 22.08.2017,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы компании Евроклимат ЛЛР (представитель правообладателя товарного знака "ROVEX")

и Новороссийской таможни

на решение Арбитражного суда Краснодарского края от 19.01.2018 по делу N А32-45288/2017, принятое в составе судьи Чеснокова А.А. по заявлению Новороссийской таможни к обществу с ограниченной ответственностью "Мир Комфорта" при участии третьего лица: компании "Евкролимат ЛЛР" - представитель правообладателя товарного знака "ROVEX" о привлечении к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

Новороссийская таможня (далее - таможенный орган, таможня) обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Мир Комфорта" (далее - ООО "Мир Комфорта", общество) о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечена компания "Евкролимат ЛЛР" - представитель правообладателя товарного знака "ROVEX".

Определением от 01.12.2017 дела N А32-45289/2017 и А32-45288/2017 объединены в одно производство с присвоением единого номера N А32-45288/2017.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 19.01.2018 в удовлетворении заявленных требований отказано. Суд пришел к выводу об отсутствии в деянии ООО "Мир Комфорта" состава вмененного ему административного правонарушения в связи с недоказанностью объективной стороны административного правонарушения - незаконности использования чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. Суд также указал, что ООО "Мир Комфорта" документально подтвердило, что обозначение "ROVEX" используется им для индивидуализации продукции, производимой китайскими заводами по заказу и исключительно для ООО "Мир Комфорта" с 2012 года, т.е. задолго до даты приоритета товарного знака "ROVEX" по свидетельству N 619097, в связи с чем ассоциируется у потребителей и контрагентов исключительно с ООО "Мир Комфорта". При этом документов, подтверждающих начало использования в хозяйственной деятельности правообладателя компании Евроклимат ЛЛР товарного знака "ROVEX" по свидетельству N 619097 с момента установления приоритета, т.е. с 03.08.2016, в материалы дела не представлено, в связи с чем наличие копии лицензионного договора от 31.10.2017 не свидетельствует о реальном использовании товарного знака в гражданском обороте.

Компания Евроклимат ЛЛР обжаловала решение суда первой инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), и просила его отменить, ссылаясь на то, что в период с 06.06.2017 и до отмены правовой охраны товарного знака "ROVEX" по свидетельству N 619097 или заключению лицензионного соглашения с правообладателем, использование спорного обозначения нарушает законодательство РФ в сфере охраны прав интеллектуальной собственности. Помещение ввезенного товара под процедуру реэкспорта и выставление претензий китайскому поставщику со стороны ООО "Мир Комфорта" свидетельствует о незаконном нанесении на ввезенный товар обозначений "ROVEX". Также указывает, что суд, установив факт злоупотребления правом со стороны правообладателя на спорный товарный знак, не исследовал цель регистрации такого знака, реальные намерения правообладателя и причину неиспользования зарегистрированного товарного знака со стороны правообладателя. Неиспользование товарного знака объяснил наличием спора на зарегистрированный товарный знак.

Новороссийская таможня в апелляционной жалобе и дополнении к ней также просила решение суда первой инстанции отменить ввиду неправильного применения судом норм материального права и неверной оценки фактическим обстоятельствам дела. По мнению таможенного органа в деянии общества имеется состав вмененного ему административного правонарушения, поскольку на момент совершения правонарушения товарному знаку была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации. ООО "Мир Комфорта" какие-либо документы, подтверждающие право на использование товарного знака "ROVEX" в ходе административного расследования не представило. Полагает, что фактом обращения ООО "Мир Комфорта" к правообладателю для получения разрешения на использование указанного товарного знака "ROVEX" подтверждается субъективная сторона правонарушение, поскольку общество осознавало противоправность своего деяния.

В отзыве на апелляционные жалобы ООО "Мир Комфорта" указало на законность и обоснованность принятого по делу судебного акта, поскольку действия компании Евроклимат ЛЛР, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак по свидетельству N 619097 признаны незаконными на основании решения Московкого УФАС от 19.02.2018 по делу N 1-142515/2017. Материалами дела подтверждено, что обозначение "ROVEX" использовалось ООО "Мир Комфорта" для индивидуализации продукции, производимой исключительно по заказу общества с 2012 года. Данный товарный знак ассоциируется у потребителей именно с ООО "Мир Комфорта", что подтверждается данными социологического исследования. Компания Евроклимат ЛРР никогда не использовала товарный знак "ROVEX". В подтверждение своих доводов общество также ссылается на то, что 07.03.2018 Палата по патентным спорам Роспатента приняла решение (резолютивная часть), которым удовлетворила возражения ООО "Мир Комфорта", признав частично недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 619097.

В судебном заседании представители таможни просили решение суда отменить, апелляционную жалобу удовлетворить.

Представитель общества просил решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

От компании "Евкролимат ЛЛР" представитель в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного заседания извещен надлежащим образом, в связи с чем суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями части 3 статьи 156 АПК РФ, не установил процессуальных препятствий к рассмотрению апелляционной жалобы в отсутствие третьего лица по делу.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционных жалоб и отзыва на них, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что апелляционные жалобы не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 30.10.2015 между компанией "NINGBO AUX ELECTRIC CO LTD", Китай и ООО "Мир Комфорта" заключен контракт N АМ2015 на поставку кондиционеров, VRF систем, чиллеров, сплит-систем напольного, мобильного, кассетного, напольно-потолочного, канального и настенного типа в комплекте и фанкойлами кассетного, напольного- потолочного, канального и настенного типа торговой марки "ROVEX".

Во исполнение договора указанного договора в адрес ООО "Мир Комфорта" 08.07.2017 в порт Новороссийск прибыл т/х "MSC ELEONORA", с борта которого на территорию ЗТК АО "НЛЭ" выгружены контейнеры N N MEDU7431487, MEDU7441417, MEDU7441952, MEDU7441886, MEDU7441850, MEDU7441839, MEDU7431553, MEDU7431609, MEDU7432230, MEDU7442291 с товаром "система кондиционирования воздуха типа сплит-система" общим количеством 1670 грузовых мест, общим весом брутто 89185 кг, что подтверждается коносаментом от 26.05.2017 N MSCUQJ461048.

Ввезенный товар оформлен в таможенном отношении по декларациям на товары (далее - ДТ) N 10317090/180717/0012397 и 10317090/180717/0012396.

По ДТ N 10317090/180717/0012397 задекларирован следующий товар:

- товар N 1 "система кондиционирования воздуха типа "сплит-система", предназначена для установки в жилых помещениях", изготовитель NINGBQ AUX ELECTRIC CO., LTD, марка ROVEX, товарный знак отсутствует, модель RBС- 18HR1/CCU-18HR1/RBС-18-PANEL, в количестве 40 штук, расположенные в части контейнеров NN MEDU7431553, MEDU7431609, MEDU7441839, весом брутто 2720,00 кг., вес нетто 2720,00 / 2360,00 кг., классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000, таможенной стоимостью 783017,44 рублей;

- товар N 2 "система кондиционирования воздуха типа "сплит-система", предназначена для установки в жилых помещениях", изготовитель NINGBQ AUX ELECTRIC CO., LTD, марка ROVEX, товарный знак отсутствует, модель RB-36HR1/CCU36HR1/RB-36-PANEL, в количестве 32 штук, расположенные в части контейнеров NN MEDU7432230, MEDU7441839, весом брутто 3696,00 кг., вес нетто 3696,00 / 3200,00 кг., классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000, таможенной стоимостью 1120046,33 рублей;

- товар N 3 "система кондиционирования воздуха типа "сплит-система", предназначена для установки в жилых помещениях", изготовитель NINGBQ AUX ELECTRIC CO., LTD, марка ROVEX, товарный знак отсутствует, модель RB-48HR1/CCU48HR1/RB-48-PANEL, в количестве 40 штук, расположенные в части контейнеров NN MEDU7432230, MEDU7441839, весом брутто 5980,00 кг., вес нетто 5980,00 / 5300,00 кг., классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000, таможенной стоимостью 1588381,22 рублей;

- товар N 4 "система кондиционирования воздуха типа "сплит-система", предназначена для установки в жилых помещениях", изготовитель NINGBQ AUX ELECTRIC CO., LTD, марка ROVEX, товарный знак отсутствует, модель RCF36HR1/CCU-36HR1, в количестве 14 штук, расположенные в части контейнера N MEDU7431553, весом брутто 1694,00 кг., вес нетто 1694,00 / 1456,00 кг., классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000, таможенной стоимостью 467204,37 рублей;

- товар N 5 "система кондиционирования воздуха типа "сплит-система", предназначена для установки в жилых помещениях", изготовитель NINGBQ AUX ELECTRIC CO., LTD, марка ROVEX, товарный знак отсутствует, модель RCF48HR1/CCU-48HR1, в количестве 20 штук, расположенные в части контейнера N MEDU7441839, весом брутто 3280,00 кг., вес нетто 3280,00 / 2900,00 кг., классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000, таможенной стоимостью 786765,17 рублей;

- товар N 6 "система кондиционирования воздуха типа "сплит-система", предназначена для установки в жилых помещениях", изготовитель NINGBQ AUX ELECTRIC CO., LTD, марка ROVEX, товарный знак отсутствует, модель RCF60HR1/CCU-60HR1, в количестве 40 штук, расположенные в части контейнера N MEDU7431553, весом брутто 6600,00 кг., вес нетто 6600,00 / 5840,00 кг., классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000, таможенной стоимостью 1751332,26 рублей;

- товар N 7 "система кондиционирования воздуха типа "сплит-система", предназначена для установки в жилых помещениях", изготовитель NINGBQ AUX ELECTRIC CO., LTD, марка ROVEX, товарный знак отсутствует, модель RD-24HR1/CCU24HR1, в количестве 20 штук, расположенные в части контейнера N MEDU7431609, весом брутто 1920,00 кг., вес нетто 1920,00 / 1720,00 кг., классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000, таможенной стоимостью 489760,97 рублей;

- товар N 8 "система кондиционирования воздуха типа "сплит-система", предназначена для установки в жилых помещениях", изготовитель NINGBQ AUX ELECTRIC CO., LTD, марка ROVEX, товарный знак отсутствует, модель RD-48HR1/CCU48HR1, в количестве 20 штук, расположенные в части контейнера N MEDU7432230, весом брутто 3420,00 кг., вес нетто 3420,00 / 3060,00 кг., классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000, таможенной стоимостью 871575,25 рублей;

- товар N 9 "система кондиционирования воздуха типа "сплит-система", предназначена для установки в жилых помещениях", изготовитель NINGBQ AUX ELECTRIC CO., LTD, марка ROVEX, товарный знак отсутствует, модель RD-60HR1/CCU60HR1, в количестве 40 штук, расположенные в части контейнера N MEDU7431609, весом брутто 6880,00 кг., вес нетто 6880,00 / 6160,00 кг., классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000, таможенной стоимостью 1805183,64 рублей.

По ДТ N 10317090/180717/0012396 задекларированы:

- товар N 1 "система кондиционирования воздуха типа "сплит-система", предназначена для установки в жилых помещениях", изготовитель NINGBQ AUX ELECTRIC CO., LTD, марка ROVEX, товарный знак отсутствует, модель RBС- 18HR1/CCU-18HR1/RBС-18-PANEL, в количестве 40 штук, расположенные в части контейнеров NN MEDU7441850, MEDU7441952, весом брутто 2720,00 кг., вес нетто 2720,00 / 2360,00 кг., классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000, таможенной стоимостью 781471,70 рублей;

- товар N 2 "система кондиционирования воздуха типа "сплит-система", предназначена для установки в жилых помещениях", изготовитель NINGBQ AUX ELECTRIC CO., LTD, марка ROVEX, товарный знак отсутствует, модель RB-36HR1/CCU36HR1/RB-36-PANEL, в количестве 12 штук, расположенные в части контейнеров NN MEDU7442291, MEDU7441952, весом брутто 1386,00 кг., вес нетто 1386,00 / 1200,00 кг., классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000, таможенной стоимостью 419229,44 рублей;

- товар N 3 "система кондиционирования воздуха типа "сплит-система", предназначена для установки в жилых помещениях", изготовитель NINGBQ AUX ELECTRIC CO., LTD, марка ROVEX, товарный знак отсутствует, модель RCF36HR1/CCU-36HR1, в количестве 36 штук, расположенные в части контейнеров NN MEDU7441850, MEDU7441952, MEDU7442291, весом брутто 4356,00 кг., вес нетто 4356,00 / 3744,00 кг., классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000, таможенной стоимостью 1198907,31 рублей;

- товар N 4 "система кондиционирования воздуха типа "сплит-система", предназначена для установки в жилых помещениях", изготовитель NINGBQ AUX ELECTRIC CO., LTD, марка ROVEX, товарный знак отсутствует, модель RCF48HR1/CCU-48HR1, в количестве 60 штук, расположенные в части контейнеров NN MEDU7441850, MEDU7441952, весом брутто 9840,00 кг., вес нетто 9840,00 / 8700,00 кг., классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000, таможенной стоимостью 2354701,98 рублей;

- товар N 5 "система кондиционирования воздуха типа "сплит-система", предназначена для установки в жилых помещениях", изготовитель NINGBQ AUX 6 ELECTRIC CO., LTD, марка ROVEX, товарный знак отсутствует, модель RCF60HR1/CCU-60HR1, в количестве 60 штук, расположенные в части контейнеров NN MEDU7441850, MEDU7442291, весом брутто 9900,00 кг., вес нетто 9900,00 / 8760,00 кг., классификационный код ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000, таможенной стоимостью 2621371,21 рублей.

В результате фактического контроля в виде таможенного досмотра (акты таможенного досмотра от 24.07.2017 N 10317090/240717/003103 и от 27.07.2017 N 10317090/270717/003104) установлено наличие на товарах NN 1-9 и NN 1-5 соответственно маркировки "ROVEX" (на наружном блоке "сплит-системы" и на картонной коробке, в которой упакована данная часть товара, на картонной коробке, в которой упакован внутренний блок товара "сплит-система", на панелях внутреннего блока и на картонной коробке, в которой упакована данная часть товара), в то время как согласно представленному в таможенный орган письму компании "Евроклимат ЛЛР" правообладателем товарного знака "ROVEX" является компания "EUROCLIMAT LLP"/Limited Liability Partnership/ (175 Darkes Lane, Suite B, 2nd Floor, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1BW, England, Great Britain, Company registration number: OC368928); "Евроклимат ЛЛР"/175, Даркес Лейн, Суит В, 2 флор, Поттерс Бар, Хертфордшир, ЕN6 1 BW, Великобритания (GB); товарный знак "ROVEX" зарегистрированный под номером 619097 в отношении товаров 11 класса МКТУ; договор об отчуждении исключительного права на вышеуказанный товарный знак или договор на его использование компания "Евроклимат ЛЛР" с ООО "Мир Комфорта" не заключала, каких-либо иных разрешений на использование указанного товарного знака не представляла. В выпуске товаров NN 1-9 и NN 1-5, заявленных в ДТ N 10317090/180717/0012397 и N 10317090/180717/0012396 было отказано.

ООО "Мир Комфорта" в целях помещения товара, ранее заявленного по ДТ N 10317090/180717/0012397 и N 10317090/180717/0012396, под таможенную процедуру реэкспорта были поданы ДТ N 10317090/100817/0013548 и N 10317090/120817/0013667.

Придя к выводу о том, что ООО "Мир Комфорта" ввело в гражданский оборот товары, имеющие обозначения сходные до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству N 619097 для однородных товаров, незаконно использовало исключительное право на товарный знак без согласия правообладателя - компании "Евроклимат ЛЛР", таможенным органом были возбуждены дела об административных правонарушениях и проведении административного расследования, в рамках которых получены заключения эксперта от 04.10.2017 N 12406010/0033789 и N 12406010/0033787, согласно которым словесное изображение "ROVEX", размещенное на товаре, обнаруженном при досмотре "система кондиционирования воздуха типа "сплит-система"" моделей: RBС-18HR1/CCU-18HR1/RBС-18-PANEL, в количестве 40 штук; RB36HR1/CCU-36HR1/RB-48-PANEL в количестве 32 штук; RB-48HR1/CCU-48HR1/RB-48- PANEL в количестве 40 штук; RCF-36HR1/CCU-36HR1 в количестве 14 штук; RCF48HR1/CCU-48HR1 в количестве 20 штук; RCF-60HR1/CCU-60HR1 в количестве 40 штук; RD-24HR1/CCU-24HR1 в количестве 20 штук; RD-48HR1/CCU-48HR1 в количестве 20 штук; RD-60HR1/CCU-60HR1 в количестве 40 штук", и на его упаковке, а также моделей: RBС-18HR1/CCU-18HR1/RBС-18-PANEL, в количестве 40 штук, RB36HR1/CCU-36HR1/RB-48-PANEL, в количестве 8 штук, RB-36HR1/CCU-36HR1/RB-24- PANEL в количестве 4 штук, RCF-36HR1/CCU-36HR1, в количестве 36 штук, RCF48HR1/CCU-48HR1, в количестве 60 штук, RCF-60HR1/CCU-60HR1, в количестве 60 штук", и на его упаковке сходно до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации под N 619097.

Товар, обнаруженный при таможенном досмотре "система кондиционирования воздуха типа "сплит-система"" моделей: RBС-18HR1/CCU18HR1/RBС-18-PANEL, в количестве 40 штук; RB-36HR1/CCU-36HR1/RB-48-PANEL в количестве 32 штук; RB-48HR1/CCU-48HR1/RB-48-PANEL в количестве 40 штук; RCF36HR1/CCU-36HR1 в количестве 14 штук; RCF-48HR1/CCU-48HR1 в количестве 20 штук; RCF-60HR1/CCU-60HR1 в количестве 40 штук; RD-24HR1/CCU-24HR1 в количестве 20 штук; RD-48HR1/CCU-48HR1 в количестве 20 штук; RD-60HR1/CCU-60HR1 в количестве 40 штук", а также RBС-18HR1/CCU-18HR1/RBС-18-PANEL, в количестве 40 штук, RB36HR1/CCU-36HR1/RB-48-PANEL, в количестве 8 штук, RB-36HR1/CCU-36HR1/RB-24- PANEL в количестве 4 штук, RCF-36HR1/CCU-36HR1, в количестве 36 штук, RCF48HR1/CCU-48HR1, в количестве 60 штук, RCF-60HR1/CCU-60HR1, в количестве 60 штук" однороден товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак N 619097 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

По выявленным признакам административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ, таможенным органом в отношении ООО "Мир Комфорта" составлены протоколы об административных правонарушениях N 10317000-689/2016 и N 10317000-690/2016.

Материалы дел об административных правонарушениях N 10317000-689/2016 и N 10317000-690/2016 по части 1 статьи 14.10 КоАП РФ таможенным органом направлены для рассмотрения в арбитражный суд.

В соответствии с частью 6 статьи 205 АПК РФ при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает: имелось ли событие административного правонарушения; имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении; имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол; предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол; а также определяет меры административной ответственности.

Диспозиция части 1 статьи 14.10 КоАП РФ состоит в незаконном использовании чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

В пункте 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" разъяснено, что установленная статьей 14.10 КоАП РФ административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, по смыслу этой статьи, может быть применена лишь в случае, если предмет правонарушения содержит незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений.

При этом указанное определение предмета административного правонарушения не означает, что к административной ответственности, предусмотренной названной статьей, может быть привлечено лишь лицо, непосредственно разместившее соответствующий товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходное с ними обозначение на таком предмете.

Способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара в силу статей 1484 и 1519 Гражданского кодекса Российской Федерации не ограничиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом.

Процедура регистрации и охраны товарных знаков предусмотрена Мадридским соглашением о международной регистрации знаков, а также Протоколом к Мадридскому соглашению, действующими в рамках Парижской конвенции, участницей которых является Россия.

В соответствии с частью 2 статьи 1 Мадридского соглашения от 14.04.1891 "О международной регистрации знаков" граждане каждой договаривающейся страны могут обеспечить во всех других странах - участницах настоящего Соглашения охрану своих знаков, применяемых для товаров или услуг и зарегистрированных в стране происхождения, путем подачи заявок на указанные знаки в Международное бюро интеллектуальной собственности.

Статьей 1225 Гражданского кодекса РФ установлено, что результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе товарные знаки и знаки обслуживания.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Статьей 1477 Гражданского кодекса РФ установлено, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ)

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (статья 1482 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака, в том числе, на товарах, на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

С учетом изложенного, статья 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" при решении вопроса о том, с какого момента считается оконченным административное правонарушение, выразившееся в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений путем ввоза товара, содержащего незаконное воспроизведение этих средств индивидуализации, на таможенную территорию Российской Федерации (кроме случаев помещения товара под таможенные процедуры, условия которых исключают возможность введения товара в оборот на территории Российской Федерации), необходимо исходить из следующего.

Под ввозом товаров на таможенную территорию Российской Федерации понимаются совершение действий, связанных с фактическим пересечением товарами таможенной границы, и все последующие действия с этими товарами до их выпуска таможенными органами.

Таким образом, указанное административное правонарушение является оконченным с момента перемещения товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений, через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации.

Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, изложенной в Определении от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555, товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 ГК РФ), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Таким образом, совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные законодательством.

По мнению компании "Евроклимат ЛЛР", указанной в качестве правообладателя спорного знака, с момента регистрации товарного знака "ROVEX" ей принадлежит исключительное право на данный знак и его использование.

Однако, согласно пунктам 13 и 14 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" при решении вопроса о том, содержит ли предмет административного правонарушения незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений, судам следует учитывать, что заключение правообладателя по данному вопросу не является заключением эксперта в смысле статьи 86 АПК РФ или статьи 26.4 КоАП РФ. Вместе с тем такое заключение является доказательством, которое оценивается судом наряду с другими доказательствами.

Также как следует из Определения Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 по делу N А08-8802/2013, с учетом установленного Кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Верховным Судом Российской Федерации также указано, что в случае установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны заявителя, суд, кроме факта использования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины использования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

При рассмотрении настоящего дела, учитывая наличие спора на зарегистрированный товарный знак, суд апелляционной инстанции полагает необходимым проверить отсутствие или наличие факта злоупотребления правом со стороны правообладателя.

В частности, согласно представленным ООО "Мир Комфорта" документам (тома 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,3,14,15,16,17) следует, что ООО "Мир Комфорта" осуществляет ввоз и реализацию на территории Российской Федерации кондиционеров, маркированных обозначением "ROVEX", изготовленных по заказу заявителя в КНР компаниями GUANGDONG CHIGO AIR CONDITIONING CO., LTD, Company Haier International Co., Ltd., NINGBO AUX IMP & EXP CO., LTD., NINGBO AUX ELECTRIC CO., LTD. с 2010 года на основании договоров поставки, в том числе от 07.12.2012 N 1/010811, от 14.01.2013 N 2, от 13.11.2015 N И/13.11.2015, от 13.09.2016 N 12/13.09.2016.

Представлен договор на разработку логотипа "ROVEX" от 09.08.2012 N 9/08, заключенный с Ковтун В.С. (т.7 л.д.53-150, т.8 л.д. 1-115, в т.ч. приложения), согласно которому разработано графическое изображение словесного обозначения "ROVEX", выработан фирменный стиль, разработаны инструкции по эксплуатации с учетом выбранного логотипа, гарантийные талоны к поставляемой технике, этикетки, упаковки кондиционеров, каталоги "ROVEX", а также рекламного слогана "Покоритель стихий" и его дизайна.

Многочисленные договоры о размещении рекламных материалов в эфире радио государственных и региональных радиокомпаний, договоры на изготовление полиграфической продукции с логотипом "ROVEX", договоры на размещение рекламы в общественных местах свидетельствуют о вводе логотипа "ROVEX" в гражданский оборот ООО "Мир Комфорта" и активное продвижение данного логотипа.

Судом проанализированы представленные в материалы дела договоры поставки произведенной по заказу ООО "Мир Комфорта" бытовой техники (различных кондиционеров) на территории Российской Федерации и установлено наличие больших объемов поставок продукции с нанесением обозначения "ROVEX", совершенных обществом в города Российской Федерации, в том числе Республику Адыгею (с 2015 года), Астраханскую область (с 2016 года), Белгородскую область (с 2014 года), Волгоградскую область (с 2014 года), Воронежскую область (с 2014 года), Краснодарский край (с 2014 года), Республику Крым (с 2015 года), Москву (с 2016 года), Московскую область (с 2015 года), Ростовскую область (с 2014 года), Саратовскую область (с 2015 года), Ставропольский край (с 2014 года), Удмуртскую Республику (с 2016 года).

Из решения Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве от 16.02.2018, которым действия компании "Евроклимат ЛЛР", связанные с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 619097 в отношении товаров 11 класса МКТУ, признаны актом недобросовестной конкуренции, судом апелляционной инстанции также установлено, что в соответствии с письмом АО "РСИЦ", представленным антимонопольному органу, установлено, что владельцем домена rovex.com.ru является Абакумов A.M., который в свою очередь, является учредителем ООО "Мир Комфорта".

Также ООО "Мир Комфорта" представлен договор на создание сайта от 15.01.2013, заключенный между Бакаевым А.П. и Абакумовым A.M., в связи с чем, установлено, что лицом, использующим сайт в сети Интернет по адресу rovex.com.ru при осуществлении деятельности хозяйствующего субъекта, является ООО "Мир Комфорта".

Из содержания указанного решения Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве от 16.02.2018 по делу N 1-14-2515/77-17 следует, что компания "Евроклимат ЛЛР" имела намерение воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью такого обозначения, в связи с чем регистрация товарного знака "ROVEX" не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя и ее в связи с этим защитой от иных лиц.

Также судом апелляционной инстанции учитывается факт более раннего обращения в Роспатент с заявлением о регистрации обозначения "ROVEX" в качестве средства индивидуализации ООО "Мир Комфорта" (заявка N 2012739357).

В материалы дела представлены результаты социологического исследования оценки узнаваемости торговой марки "ROVEX", N 17/009, 2017, проведенное ООО "Эксперт Бизнес Брокер", по результатам которого около 70% респондентов знакомы с торговой маркой "ROVEX", при этом на розничном рынке продукция под указанной торговой маркой стала узнаваемой в течение 1-2 последних лет, на оптовом рынке - в течение 3-4 лет.

Судом первой инстанции компании "Евроклимат ЛЛР" предложено было представить доказательства использования товарного знака "ROVEX" по свидетельству N 619097 в отношении кондиционеров и сплит-систем, в том числе подтверждающих факт использования в хозяйственной деятельности товарного знака "ROVEX" по свидетельству N 619097 с момента установления приоритета - с 03.08.2016, однако таких доказательств не представлено.

Довод о том, что пользование товарным знаком не осуществлялось в связи с предполагаемым спором о праве на этот товарный знак не является надлежащим доказательством цели регистрации товарного знака в связи с осуществлением хозяйственной деятельности. Представление компанией "Евроклимат ЛЛР" копии лицензионного договора от 31.10.2017 правомерно оценено как ненадлежащее доказательство реального использовании товарного знака в гражданском обороте.

Более того, компания "Евроклимат ЛЛР" в апелляционной жалобе указывает на то, ООО "Мир Комфорта" правомерно использовало спорный торговый знак до момента установления приоритета, что свидетельствует об осведомленности компании о нахождении в гражданском обороте обозначения "ROVEX" и подтверждает злоупотребление третьим лицом права на защиту, поскольку компания не производила системы кондиционирования со спорным обозначением как до даты приоритета товарного знака, так и после его регистрации, не совершало действий по продвижению спорного обозначения, и в силу широкой известности обозначения на дату приоритета товарного знака, не могла не знать о его существовании и использовании иными лицами.

ООО "Мир Комфорта" дважды обращалось в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с заявками на регистрацию на свое имя в качестве товарного знака обозначения "ROVEX" используемого в качестве незарегистрированного графического обозначения для индивидуализации продукции, производимой по заказу общества.

При принятии судебного акта суд апелляционной инстанции также руководствовался информацией, содержащейся в представленном в материалы дела протоколе заседания коллегии Палаты по патентным спорам Роспатента от 07.03.2018 по возражениям ООО "Мир Комфорта" против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству N 619097, согласно которому возражения удовлетворены. Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 619097 признано недействительным в части.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Парижской конвенции и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.

При таких фактических обстоятельствах и правовом регулировании установлено отсутствие квалифицирующего признака для привлечения к административной ответственности для указанной статьи - незаконное использование чужого товарного знака, в связи с чем в деянии общества отсутствует состав вмененного ему правонарушения.

Довод о том, что общество само обращалось за разрешением использовать товарный знак к правообладателю - компании "Евроклимат ЛЛР" отклоняется с учетом установленных обстоятельств и позиций сторон, а также в связи с пояснениями общества о том, что целью обращения к третьему лицу с предложением заключить лицензионный договор являлась минимизация убытков за простой и хранение товара, приостановленного таможенным органом.

Фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения настоящего спора, установлены судом первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств.

Доводы апелляционной жалобы, сводящиеся к иной, чем у суда первой инстанции трактовке тех же обстоятельств дела и норм права, не опровергают правомерность и обоснованность выводов суда первой инстанции, не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

Нарушений или неправильного применения норм материального или процессуального права, являющихся в силу статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием к отмене или изменению решения апелляционной инстанцией не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Краснодарского края от 19.01.2018 по делу А32-45288/2017 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через арбитражный суд первой инстанции в срок, не превышающий двух месяцев с даты принятия.

Председательствующий

О.Ю. Ефимова

Судьи

Т.Г. Гуденица М.В. Соловьева