Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2018 г. N 07АП-831/18

город Томск

17 апреля 2018 г.

Дело N А45-7928/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 10 апреля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 17 апреля 2018 года.

Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Фертикова М.А., судей Киреевой О.Ю., Павловой Ю.И.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Косачевой О.С. с использованием средств аудиозаписи, рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Сибирские фасады" (N 07АП-831/2018(1)), общества с ограниченной ответственностью "АКВА СИТИ" (N 07АП-831/2018 (2)) на решение от 13.12.2017 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-7928/2017

по иску общества с ограниченной ответственностью "Юнистем", г. Санкт-Петербург (ИНН 7813598534, ОГРН 1147847336592)

к 1) обществу с ограниченной ответственностью "АКВА СИТИ", г. Новосибирск (ИНН 5407480952, ОГРН 1125476185889)

2) обществу с ограниченной ответственностью "Сибирские фасады", г. Новосибирск (ИНН 5406712167, ОГРН 1125476086504)

о запрете ответчикам изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей, в которых использовано изобретение по патенту N 2599243 "Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций"; обязании выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав

В судебном заседании приняли участие:

от истца: Соколова Т.А. по доверенности N 2 от 15.01.2018 (сроком до 31.12.2018), паспорт,

от ответчиков:

от общества с ограниченной ответственностью "АКВА СИТИ": без участия (извещен);

от общества с ограниченной ответственностью "Сибирские фасады": Овчинникова О.К. по доверенности от 09.01.2018 (сроком до 31.12.2018), паспорт

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "Юнистем" (далее - ООО "Юнистем") обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АКВА СИТИ" (далее - ООО "АКВА СИТИ") и обществу с ограниченной ответственностью "Сибирские фасады" (далее - ООО "Сибирские фасады") о запрете изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот или хранить для этих целей, в которых использовано изобретение по патенту N 2599243 "Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций"; обязании ООО "Сибирские фасады" выплатить компенсацию в размере 2 000 000 рублей за нарушение исключительных прав; обязании ООО "АКВА СИТИ" выплатить компенсацию в размере 2 000 000 рублей за нарушение исключительных прав.

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 13 декабря 2017 г. исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик ООО "Сибирские фасады" обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование своих доводов заявитель считает, что в материалах дела отсутствуют доказательства об использовании ответчиком в производственной конструкции всех признаков изобретения, проведенных в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения. Выводы относительно того, по каким мотивам суд не согласия с доводами ответчика в решении отсутствуют. Отказывая в проведении судебной экспертизы суд нарушил положения ст. 87 АПК РФ. Судом неверно определен объект права, защищенного изобретением по патенту N 2599243, а также неверно определено понятие "Система" и определение технического назначения изобретения. В решении суда не содержится указания на конкретное количество модулей, подпадающих под запрет использования, что свидетельствует об абстрактности данного требования. Судом не дана оценка представленным доказательства в обоснование позиции о праве преждепользования ответчиком. Проектная документация разработана проектной службой в мае 2015 г. Судом нарушено единство судебной практики.

В дополнении к апелляционной жалобе податель считает, что система ограждающих конструкций балконов и лоджий многоквартирного дома N 1 не содержит какждый признак изобретения "Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций" по патенту N 2599243.

ООО "АКВА СИТИ" также подало апелляционную жалобу, в которой просит его отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование своих доводов податель указывает на то, что в нарушение требований 71, 86, 87, 182 АПК РФ, 1358 ГК РФ незаконно и необоснованно отказал в проведении судебной экспертизы, не полностью выяснил обстоятельства имеющие значение для дела, не доказаны имеющие значение для дела обстоятельства, которые суд посчитал установленными.

Истец, в порядке ст. 262 АПК РФ представил письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором с доводами и требованиями ее подателя не согласился, просил оставить жалобу без удовлетворения, а обжалуемое решение без изменения.

Судебное разбирательство откладывалось.

В соответствии со статьей 18 АПК РФ в связи с очередным отпуском судьи Ждановой Л.И., произведена замена состава суда, сформирован следующий состав Фертиков М.А. (председательствующий), Киреева О.Ю., Павлова Ю.И.

В связи с заменой состава суда рассмотрение дела начато с самого начала.

Будучи надлежащим образом извещенным о времени и месте проведения судебного заседания, ответчик ООО "АКВА СИТИ" своего представителя в заседание суда апелляционной инстанции не направил.

На основании п. 3 ст. 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие представителей указанных лиц, по имеющимся материалам.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика ООО "Сибирские фасады" поддержал доводы апелляционной жалобы по основаниям, в ней указанным.

Представитель истца поддержал ранее изложенную в отзыве позицию, решение считает законным и обоснованным, жалобы - не подлежащие удовлетворению. Заявил ходатайство о приобщении к материалам дела запроса, протокола заседания коллегии Роспатента от 30.03.2018.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь частью 1, абзацем 1 статьи 268 АПК РФ в целях полного и всестороннего исследования обстоятельств настоящего спора, ходатайство истца удовлетворил, приобщил к материалам дела запрос, протокол заседания коллегии Роспатента от 30.03.2018.

Документы, представленные истцом в опровержение доводов апелляционных жалоб, приобщены к материалам дела на основании абзаца 2 статьи 268 АПК РФ.

Рассмотрев ходатайство ответчика ООО "АКВА СИТИ" о проведении по делу повторной судебной экспертизы суд апелляционной инстанции не находит оснований для его удовлетворения.

В соответствии со статьей 87 АПК РФ при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту (часть 1).

В случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов (часть 2).

Проанализировав заключение экспертов от 04.09.2017 г., суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что заключение соответствует требованиям, предъявляемым законодательством, в нем даны полные, конкретные и ясные ответы на поставленные вопросы, не допускающие противоречивых выводов или неоднозначного толкования. Эксперт предупреждена об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Кроме того, заявляя ходатайство о назначении по делу повторной судебной экспертизы, заявителем не представлено: кандидатуры судебных экспертов и их письменное согласие на проведение экспертизы с указанием стоимости и сроков проведения; не внесены на депозитный счет суда денежные средства для оплаты стоимости повторной судебной экспертизы.

Таким образом, у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для удовлетворения ходатайства ответчика о назначении повторной судебной экспертизы по делу.

Заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, проверив в соответствии со ст. 268 АПК РФ законность и обоснованность решения Арбитражного суда Новосибирской области от 13.12.2017 апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, ООО Юнистем" является патентообладателем изобретения "Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций", защищенного патентом РФ N 2599243 с приоритетом 21.07.2015 и сроком действия 20 лет.

В ходе строительства в г. Новосибирске жилого комплекса "Ясный берег" по строительному адресу: г. Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 112/2 стр., в ограждающих конструкциях балконов ответчиками было использовано изобретение, защищенное патентом РФ N 2599243.

Застройщиком жилого комплекса является ООО "АКВА СИТИ", разрешение на строительство N Ru N 54303000-69 от 13.03.2014 (в ред. от 09.12.2015 N 54-Ru 54303000-69-ul-2015).

29.07.2016 застройщиком получено разрешение на ввод в эксплуатацию 54-Ru54303000-173-2016.

Изготовление и монтаж ограждающих конструкций балконов на объекте осуществлялось ООО "Сибирские фасады".

01.07.2015 ООО "Сибирские фасады", в лице генерального директора Куриленко И.Н., обращалось к истцу с просьбой ознакомить общество с модульной системой светопрозрачных ограждающих конструкций балконов и лоджий типа Unistem.

02.07.2015 истцом в ответ на обращение ООО "Сибирские фасады" по электронной почте было направлено письмо - предложение на поставку материалов и комплектующих для изготовления холодных светопрозрачных ограждающих конструкций балконов и лоджий системы Unistem, исх. N 16 от 02.07.2015, с приложением соответствующей технической документации (чертежей конструкций).

Факт обмена корреспонденцией между истцом и ООО "Сибирские фасады" подтверждается Протоколом осмотра доказательств на бланке 78 АБ 1755160 от 07.02.2017, произведённым нотариусом Санкт-Петербурга Герасименко П. В.

С целью более полного ознакомления с модульной системой остекления балконов и лоджий, ООО "Сибирские фасады" приглашены на основании письма N 17 от 09.07.2015 в Санкт - Петербург. Ответ на предложение не последовал.

Позднее истцу стало известно, что ООО "Сибирские фасады" в качестве подрядчика осуществляет изготовление и монтаж ограждающих конструкций балконов, используя модульную технологию истца на объекте жилого комплекса "Ясный берег" (г. Новосибирск).

Анализ информации, размещенной на сайте застройщика (ООО "АКВА СИТИ") (www.yasnybereg.ru), подтвердил внешнее сходство ограждающей конструкции балконов с модульной системой светопрозрачных ограждающих конструкций балконов, защищенных заявкой на изобретение N 2015130140 "Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций", по которой в то время проводилась экспертиза заявки по существу.

Факт наличия информации, размещенной на сайте застройщика (www.yasnybereg.ru), подтверждается Протоколом осмотра доказательств на бланке 78 АБ 1755172 от 08.02.2017, произведенным ВрИО нотариуса Санкт-Петербурга Малышевым В.А. (т. 1 л.д. 48-85).

Истец направил в адрес ООО "АКВА СИТИ" (застройщика) предупредительное письмо за N 67 от 13.01.2016 (т. 1 л.д. 86-90), указав на нарушение исключительных прав истца при строительстве объекта. Копия указанного письма была также направлена в адрес ООО "Сибирские фасады".

Истцом направлены претензии N 103/16 от 05.12.2016 в адрес ООО "Сибирские фасады" и N 104/16 от 05.12.2016 в адрес ООО "АКВА СИТИ" и ООО "Строительный концерн "Метаприбор".

В феврале 2017 года истцом в адрес ответчиков направлены досудебные претензии. Первый ответчик в своем ответе на претензию (N 83 от 17.03.2016) требования истца отклонил как неосновательные (т. 1 л.д.122-124). Второй ответчик оставил претензию без ответа и удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили для истца основанием к обращению в арбитражный суд с настоящим иском о защите нарушенных исключительных прав на изобретение по патенту РФ N 2599243 "Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций".

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции принял по существу законное и обоснованное решение, при этом выводы арбитражного суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на правильном применении норм действующего законодательства Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции, отклоняя доводы апелляционной жалобы, при этом исходит из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Подпунктом 1 пункта 2 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что использованием промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

Пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В целях установления факта использования ответчиками спорного изобретения, определением от 17.07.2017 по делу назначена экспертиза, проведение которой поручено эксперту ООО "Агентство защиты интеллектуальной собственности "ИНКО" Шехтман Екатерине Львовне по результатам которого было составлено экспертное заключение.

Из экспертного заключения и пояснений, данных экспертом ООО "Агентство защиты интеллектуальной собственности "ИНКО" Шехтман Екатерины Львовны в судебном заседании, следует, что изделии "Ограждающие конструкции балконов и лоджий многоквартирного дома N 1 (г. Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 112/2)" содержится каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы изобретения по патенту N 2599243 "Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций".

Суд апелляционной инстанции исследовав экспертное заключение, поддерживает выводы суда первой инстанции о том, что заключение Шехтман Е.Л. соответствует требованиям ст.82,83,86 АПК РФ. Заключение основано на материалах дела, фактическом осмотре реального объекта, выводы являются ясными и полными, противоречия в выводах эксперта отсутствуют.

Эксперт в установленном порядке предупрежден об уголовной ответственности, соответственно, правовых оснований не доверять заключению эксперта у суда первой и апелляционной инстанции не имеется.

Доказательств некомпетентности привлеченного судом эксперта, нарушений законодательства экспертом и иных злоупотреблений при проведении экспертизы в материалах дела не имеется.

Данное заключение является надлежащим и допустимым доказательством по делу, выводы заключения дополнительно аргументированы ответами эксперта на поставленные перед ней вопросами. Нарушений порядка назначения экспертизы, предусмотренного статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, из материалов дела не усматривается.

На основании изложенного, судом первой инстанции обоснованно принято экспертное заключение в качестве допустимого доказательства и судом обоснованно отказано ООО "АКВА СИТИ" в удовлетворении ходатайства о назначении повторной судебной экспертизы.

Из копии ходатайство представленной в материалы дела истцом, следует, что Коллегией ППС от 30.03.2018 рассматривалось возражение ООО "Сибирские Фасады" против выдачи патента РФ N 2599243.

Согласно протокола заседания коллегии от 30.03.2018 заявителю отказано в удовлетворении возражения в отношении выдачи патента РФ N 2599243 на изобретение "Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций".

Таким образом, фака изготовления ООО "Юнистем", а также использование ответчиками изобретение, защищенное патентом N 2599243, и как следствие нарушение исключительного права использования полезной модели, правообладателем которой является ООО "Юнистем" подтверждаются материалами дела.

В отношении права преждепользования суд первой инстанции верно указал, что в силу п. 1 ст. 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

В пункте 28 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, разъяснено, что преждепользование - это право безвозмездно использовать тождественное решение в определенном объеме и без расширения такого использования. Права преждепользователя ограничены тем объемом применения тождественного решения, который был им достигнут на дату приоритета, либо, если использование не было начато до этой даты, объемом, соответствующим сделанным приготовлениям.

В нарушение положений ст. 65 АПК РФ первым ответчиком не доказана и документально не подтверждена совокупность обстоятельств и условий (независимость создания решения от истца, добросовестность использования данного решения до даты приоритета патента истца, объем такого использования, а также факт отсутствия превышения указанного объема после даты приоритета) на установление права преждепользования.

В этой связи доводы жалоб ответчиков отклоняются судом апелляционной инстанции как необоснованные.

В силу статьи 1406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.

В соответствии с пунктом 43.3 совместного постановления пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29, при определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно статье 322 Гражданского кодекса Российской Федерации Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не предусмотрено иное.

Согласно пункту 6.1 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации ы случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Исходя из срока и характера использования ответчиками изобретения, необходимости восстановления имущественного положения правообладателя, и одновременной необходимости сохранения баланса прав и законных интересов сторон, суд первой инстанции определил размер компенсации 500 000 руб. с каждого.

Апелляционный суд не находит оснований для переоценки данного вывода суда первой инстанции.

Доводы апеллянтов о недопустимости использования экспертного заключения в качестве доказательства по делу, по сути, свидетельствуют о несогласии с результатами проведения экспертизы.

Вопреки доводам заявителя жалобы ООО "Сибирские Фасады" требование о признании ограждающей конструкции балконов и лоджий многоквартирного дома контрафактной продукцией, а также о демонтаже или изъятии истцом не заявлялось.

Ссылка на нарушение судом первой инстанции единства судебной практики в данном случае является необоснованной.

Иные доводы апеллянтов не содержат каких-либо доводов, которые опровергали бы выводы судебного решения, направлены на иную оценку собранных по делу доказательств, не влияют на правильность принятого судом решения, в связи с чем, не могут служить основанием к отмене или изменению решения суда.

Оценивая доводы апелляционной жалобы, судебной коллегией принимается во внимание, что постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 N 16549/12 сформулирована правовая позиция, согласно которой из принципа правовой определенности следует, что решение суда первой инстанции, основанное на полном и всестороннем исследовании обстоятельств дела, не может быть отменено исключительно по мотиву несогласия с оценкой указанных обстоятельств, данной судом первой инстанции.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не установлено.

При указанных обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным, оснований для отмены судебного акта не имеется.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционных жалоб в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на подателей жалоб.

Руководствуясь статьями 110, 258, 268, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации, апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение от 13.12.2017 Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-7928/2017 оставить без изменения, апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью "Сибирские фасады", общества с ограниченной ответственностью "АКВА СИТИ" - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.

Судья

М.А.Фертикова