Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 апреля 2018 г. N 09АП-8113/18

г. Москва

26 апреля 2018 г.

Дело N А40-146660/17

Резолютивная часть постановления объявлена 19 апреля 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 апреля 2018 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.Р. Валиева,

судей Н.И. Левченко, Д.Н. Садиковой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Е.В. Федотовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Эл-Юнион"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 декабря 2017 года

по делу N А40-146660/17, принятое судьёй Шудашовой Я.Е.

по иску АО Биг Кайзер Прецизионсверкцойге

к ООО "Эл-Юнион"

третье лицо: АО "ОДК-СТАР"

о взыскании компенсации за незаконное использование международных товарных знаков KAISER и BIG KAISER в размере 1 514 511,01 рублей.

при участии в судебном заседании:

от истца: извещен, представитель не явился

от ответчика: Черкашин С.М. (по доверенности от 30.08.2017)

от третьего лица: извещено, представитель не явился

УСТАНОВИЛ

Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) (далее также Истец) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с исковым заявлением о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью "ЭЛ-ЮНИОН" (далее Ответчик) компенсации за использование международного товарного знака BIG KAISER в размере 500 000 руб., с учетом уточнения требований в порядке ст.49 АПК РФ, ссылаясь на положения ст.ст.1484, 1515 ГК РФ.

Решением суда от 25 декабря 2017 года исковые требования удовлетворены в размере принятого уточнения.

С решением не согласился ответчик, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об отказе в иске.

По мнению заявителя жалобы, суд не принял во внимание, что ответчик не является победителем торгов и, как следствие, не может быть признан лицом, нарушившим исключительные права истца на товарный знак BIG KAISER - (сертификат N 1055784).

Заслушав доводы представителя истца, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по дела, судебная коллегия находит решение суда от 25 декабря 2017 года подлежащим отмене.

Как усматривается из материалов судебного дела, Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) является юридическим лицом по законодательству Швейцарии, создано 09.07.1969 г., зарегистрировано в торговом регистре Цюриха под номером СНЕ-102.159.089 по адресу: Glattalstrasse 516 8153 Rumland, Schweiz.

Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.) - правообладатель международного товарного знака BIG KAISER, зарегистрированного в международном регистре Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), который ведется в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. и Протоколом к нему от 27 июня 1989 г.

На основании Постановления Совета Министров СССР от 3 сентября 1975 года N 775-243 "О присоединении к Мадридскому соглашению" и Постановления Правительства Российской Федерации от 19 декабря 1996 г. N 1503 "О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков", международные товарные знаки, зарегистрированные в порядке, установленном Мадридским соглашением, подлежат охране на территории РФ.

Регистрация товарного знака BIG KAISER на территории Российской Федерации подтверждается сертификатом N 1055784 (действует до 30.09.2020 г.).

Согласно сертификата 1055784, список товаров и услуг по МКТУ, на которые в порядке ст. 1481, 1492, 1503 ГК РФ распространяется защита товарных знаков KAISER и BIG KAISER, включает класс МКТУ: 07 "Механические инструменты".

Судом установлено, что ООО "ЭЛ-ЮНИОН" нарушило права истца на товарный знак BIG KAISER путем подачи заявки на участие в Открытый запрос котировок в электронной форме без квалификационного отбора на право заключить договор поставки инструмента "Big Kaiser" для нужд АО "ОДК-СТАР" (извещение N ZK17041200039).

Заявка является предложением о продаже товаров. Информация о запросе котировок размещена на электронной торговой площадке в сети Интернет по адресу http://web.etprf.ru/NotificationZK/Print/id/178291, заказчик и организатор - АО "ОДК- СТАР". Предмет закупки, согласно документации и извещению -"Поставка инструмента "Big Kaiser"" (т.е. 07 класс МКТУ), начальная (максимальная) цена - 26 849,89 швейцарских франков.

Вместе с тем, как указывает Истец, ООО "ЭЛ-ЮНИОН" никогда не приобретало товары под международными товарными знаками KAISER и BIG KAISER ни у Big Kaiser Prazisionswerkzeuge AG (Big Kaiser Precision Tooling Ltd.), ни у ООО "ХАЛТЕК - ДоАЛЛ", т.е. не легализовало ввезенный товар под такими марками на территории РФ в установленном законом порядке. Доказательств иного суду не представлено.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу, что ответчик нарушил исключительные права истца на товарный знак, осуществив действия по предложению к продаже товаров под зарегистрированными товарными знаками, принадлежащих истцу и удовлетворил заявленные требования на основании ст.ст. 1229, 1484, 1487, 1515 ГК РФ.

Между тем, судом первой инстанции не учтено следующее.

Сама по себе подача заявки на участие в запросе котировок не является использованием товарного знака, связанным с маркировкой товара (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), поскольку указывает на намерение поставить в будущем товар, соответствующий определенным характеристикам, установленным заказчиком (покупателем). На момент размещения заявки самого товара нет в наличии, и у правообладателя (истец) нет оснований утверждать, что в момент подачи заявки ответчик предлагает товар незаконно находящийся в обороте на территории РФ.

Таким образом, доводы истца о незаконном использовании ответчиком вышеуказанных обозначений не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Достаточных и допустимых доказательств незаконного использования ответчиком рассматриваемого товарного знака не представлено. Соответственно, иск удовлетворению не подлежал.

Излишне уплаченная в связи с уточнением исковых требований госпошлина подлежит возврату истцу из бюджета в сумме 15 145 руб. (ст.ст. 333.22, 333.40 НК РФ).

Расходы ответчика по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на истца в сумме 3 000 руб. (ст.110 АПК РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 25 декабря 2017 года по делу N А40-146660/17 отменить. В иске отказать.

Взыскать с АО Биг Кайзер Прецизионсверкцойге АО в пользу ООО "Эл-Юнион" 3 000 руб. - в возмещение расходов по оплате госпошлины за рассмотрение апелляционной жалобы.

Возвратить АО Биг Кайзер Прецизионсверкцойге АО 15 145 руб. - госпошлины излишне уплаченной по платежному поручению N 3049 от 20.07.2017 (плательщик ООО "ХАЛТЕК-ДоАЛЛ) из федерального бюджета.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Д.Н. Садикова Н.И. Левченко