Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 мая 2018 г. N 17АП-4589/18

г. Пермь

10 мая 2018 г.

Дело N А60-35614/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 03 мая 2018 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 10 мая 2018 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Муталлиевой И.О.,

судей Гребенкиной Н.А., Кощеевой М.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Гусельниковой П.А.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу истца, ООО "Издательский дом "Железнодорожное дело",

на решение Арбитражного суда Свердловской области

от 25 января 2018 года по делу N А60-35614/2017

по иску ООО "Издательский дом "Железнодорожное дело" (ОГРН 1097746265968, ИНН 7733699424)

к Национальному союзу железнодорожников (ОГРН 1116600002243, ИНН 6658994070),

третье лицо: федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (ОГРН 1087746736296, ИНН 7705846236),

о защите исключительных прав, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,

в отсутствие лиц, участвующих в деле,

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке ст. 121, 123 АПК РФ, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

установил:

ООО "Издательский дом "Железнодорожное дело" (далее - истец) обратилось в арбитражный суд Свердловской области с иском к Национальному союзу железнодорожников (далее - ответчик) с требованиями: 1) об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика тиражей Журнала "Железнодорожное дело 1520"; 2) об обязании Роскомнадзор отозвать Свидетельство о регистрации СМИ - ПИ N ФС 77-63210 от 01.10.2015; 3) о взыскании 500 000 руб. компенсации.

Решением Арбитражный суд Свердловской областиСвердловской области от 25.01.2018 (резолютивная часть от 18.01.2017), принятым судьей Селиверстовой Е.В., в удовлетворении иска отказано в полном объеме.

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить. В жалобе заявитель указывает на неприменение судом подлежащих применению норм - ст. ст. 1229, 1477, 1481, 1484 ГК РФ. Считает, что судом оставлены без оценки и не рассмотрены доказательства истца, касающиеся его прав на товарный знак. Указывает, что СМИ ответчика сходно до степени смешения с товарным знаком истца и названием СМИ истца, вводит в заблуждение читателей.

Согласно представленного отзыва на апелляционную жалобу, ответчик просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, считает, что судом учтены все обстоятельства дела.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, что в соответствии со ст. 156 АПК РФ не препятствует рассмотрению дела в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. ст. 266, 268 АПК РФ.

Судом первой инстанции установлено и имеющимися в материалах дела доказательствами подтверждается, что ООО "Издательский дом "Железнодорожное Дело" является учредителем и издателем печатного издания "Железнодорожное дело" - Свидетельство о перерегистрации ПИ N ФС 77-55560 от 07.10.2013 Роскомнадзора (первоначальное Свидетельство о регистрации N 01322 от 26.06.1992, выданное Министерством печати и информации Российской Федерации).

ООО "Издательский дом "Железнодорожное Дело" является правообладателем товарного знака (комбинированный) по свидетельству РФ N 176989. Словесный элемент товарного знака - Издательство "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ДЕЛО" (Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 176989 от 29.10.2010).

Товарный знак N 176989 зарегистрирован, в том числе, в отношении: класс N 16 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): издания печатные, в том числе периодические, календари, карты, каталоги, книги, газеты, журналы, открытки почтовые и поздравительные, плакаты.

Как следует из искового заявления, в 2014 году ООО "Издательский дом "Железнодорожное Дело" было обнаружено, что Национальный союз железнодорожников издает печатное издание - журнал под аналогичным названием "Железнодорожное дело", а 01.10.2015 ответчик зарегистрировал в Роскомнадзоре СМИ под названием "Железнодорожное дело 1520" - Свидетельство о регистрации ПИ N ФС 77-63210 от 01.10.2015 Роскомнадзора.

Полагая, что тематика журналов "Железнодорожное дело" и "Железнодорожное дело 1520" схожа друг с другом, название журналов "Железнодорожное дело" и "Железнодорожное дело 1520" сходны до степени смешения, а также название журнала "Железнодорожное дело 1520" сходно до степени смешения с товарным знаком N 176989, истец обратился в суд с настоящим иском.

Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции руководствовался положениями ст. ст. 8, 13, 15 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" и не установил оснований для удовлетворения требования в части отзыва свидетельства о регистрации журнала "Железнодорожное дело 1520" от 01.10.2015 серии ПИ N ФС 77-63210. Суд также не усмотрел оснований для удовлетворения требования об изъятии из оборота и уничтожении за счет ответчика тиражей Журнала "Железнодорожное дело 1520" и взыскании компенсации, поскольку журнал ответчика зарегистрирован на законных основаниях, не является контрафактным.

Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, суд апелляционной инстанции не находит оснований для изменения судебного акта.

В соответствии с п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 названной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

На основании п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим кодексом.

Фактически в обоснование иска истцом положено то обстоятельство, что ответчик издает журнал под аналогичным названием, и название журнала ответчика сходно до степени смешения с товарным знаком истца.

Истец ссылается на нарушение ответчиком исключительного права на товарный знак по свидетельству РФ N 176989, в подтверждение чего представил документы, подтверждающие приобретение исключительного права на товарный знак (л. д. 12, 13, 125-126), копию журнала ответчика N 7/2017 (л. д. 50-67).

Товарный знак по свидетельству РФ N 176989 является комбинированным, содержит изобразительный элемент в виде паровоза и словесный элемент - Издательство "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ДЕЛО".

Обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

Степень различительной способности товарного знака, его известность и узнаваемость среди средних российских потребителей конкретного товара представляет собой обстоятельство, которое подлежит доказыванию и которое должно подтверждаться материалами дела.

Как следует из материалов дела и истец (Свидетельство о перерегистрации ПИ N ФС 77-55560 от 07.10.2013 Роскомнадзора), и ответчик (Свидетельство о регистрации ПИ N ФС 77-63210 от 01.10.2015 Роскомнадзора) зарегистрировали в установленном порядке каждый свое печатное издание - истец (печатное СМИ альманах), ответчик (печатное СМИ журнал).

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем.

Согласно сведений из ЕГРЮЛ истец зарегистрирован в качестве юридического лица - 04.05.2009; правообладателем товарного знака (комбинированный) по свидетельству РФ N 176989 истец стал 29.10.2010, что следует из приложения к свидетельству на товарный знак.

В случае неиспользования товарного знака у потребителей соответствующих товаров и услуг не возникают какие-либо ассоциативные связи с этим знаком, с его принадлежностью определенному лицу, а соответственно, отсутствует и вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителей ввиду отсутствия узнаваемости товарного знака.

В связи с этим неиспользование правообладателем противопоставленного товарного знака может быть учтено как фактор, приводящий к выводу об отсутствии вероятности смешения оспариваемого и неиспользуемого противопоставленного товарных знаков (учитывая отсутствие узнаваемости противопоставленного товарного знака в глазах потребителей), а следовательно, данное обстоятельство является существенным для настоящего дела.

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст. 10 ГК РФ, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования.

В материалы дела представлены сведения из архива интернет - ресурса архивные номера журнала "Железнодорожное дело" за 1993 год (N 1), за 1996 год (N 3, (11)), за 1997 год (N 2(14), N 3 (15)) - л. д. 45-49, которые не имеют отношения к истцу, т.к. право на товарный знак возникло у истца только 29.10.2010.

В опровержение доводов истца, ответчиком были представлены сведения о том, что истец не использует свой товарный знак для публикации журнала.

Указанные обстоятельства истцом надлежащими доказательствами не опровергнуты (ст. ст. 9, 65, 70 АПК РФ).

Кроме того, апелляционным судом учтено, что суд первой инстанции определением от 21.11.2017 предлагал истцу уточнить просительную часть требований по п. 1, 2.

Возможностью реализации предоставленного права истец не воспользовался (ст. 9 АПК РФ).

Так в п. 1 иска истец просил: "изъять из оборота и уничтожить за счет ответчика тиражи Журнала "Железнодорожное дело 1520"".

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 данной статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

Таким образом, требование об изъятии материального носителя может быть заявлено не только к лицу, являющемуся собственником такого имущества, но и к иным лицам.

Вместе с тем, истец не указал лицо, которому адресовано данное требование, не указал о каких именно экземплярах журнала идет речь (за какой период), в каком количестве и у кого они находятся.

Удовлетворение такого требования влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта.

По п. 2 требований иска, истец просил: "обязать Роскомнадзор отозвать Свидетельство о регистрации СМИ - ПИ N ФС 77-63210 от 01.10.2015".

Вместе с тем, в числе ответчиков Роскомнадзор, т.е. лицо к которому заявлено данное требование, истцом не привлечен, ходатайство в порядке ст. 46 АПК РФ истцом не заявлено.

Поскольку убедительных доводов, основанных на доказательной базе, позволяющих изменить или отменить обжалуемый судебный акт, апелляционная жалоба не содержит, оснований к ее удовлетворению не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно п. 4 ст. 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителя апелляционной жалобы в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 110, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 января 2018 года по делу N А60-35614/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

И.О. Муталлиева