Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 мая 2018 г. N 15АП-2002/18

город Ростов-на-Дону

11 мая 2018 г.

дело N А53-20824/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 11 мая 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 мая 2018 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Фахретдинова Т.Р.,

судей Глазуновой И.Н., Мисника Н.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Позднышевым А.С.,

при участии (до перерыва): от истца: Летау В.Э. по доверенности от 10.05.2018;

от ответчика: Изварин В.В. по доверенности от 12.02.2018,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО производственное объединение "Завод Криогенного Оборудования",

ООО "Кислородмаш"

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 16.01.2018 по делу N А53-20824/2017

по иску общества с ограниченной ответственностью "Кислородмаш"

к обществу с ограниченной ответственностью производственное объединение "Завод Криогенного Оборудования"

при участии третьего лица - Грушенкова Олега Юрьевича

о признании действий по использованию обозначения нарушающими исключительное право, об обязании удалить обозначение, о взыскании компенсации за незаконное использование обозначения,

принятое в составе судьи Тер-Акопян О.С.,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Кислородмаш" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью Производственное объединение "Завод Криогенного Оборудования", третье лицо : Грушенков Олег Юрьевич о признании действий по использованию обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству N 560566, нарушающим исключительное право; об обязании удалить из рекламы, размещенной в сети "Интернет" обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству N 560566; о взыскании 5 000 000 руб. компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству N 560566.

Решением суда от 16.01.2018 признаны действия ООО ПО "Завод Криогенного Оборудования" по использованию обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству N 560566, нарушающим исключительное право общества с ограниченной ответственностью "Кислородмаш".

Взыскано с ответчика 100 000 руб. - компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству N 560566, также 47 500 руб.- судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказано.

Истец обжаловал решение суда в порядке главы 34 АПК РФ, просил решение суда изменить в части размера взысканной компенсации.

Жалоба мотивирована следующим.

Вероятность причинения истцу убытков является существенной вследствие высокой стоимости продукции.

Продукция, которую производят стороны, является редкой и дорогостоящей, стоимость которой может составлять более 300 000 000 руб. за одну единицу продукции.

Рекламное объявление с использованием обозначения "КИСЛОРОДМАШ" носит коммерческий характер и размещено ответчиком с целью привлечения внимания и увеличения объемов продаж конкурентных товаров ответчика, рекламному объявлению ответчика привлечет именно обозначение "КИСЛОРОДМАШ", так как оно стоит в первой строке объявления, написано крупнее, чем остальной текст объявления, и на него падает логическое ударение.

Возможные убытки истца проявляются в том числе в получении ответчиком необоснованной выгоды исключительно за счёт деловой репутации истца. Использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, является актом недобросовестной конкуренции при продвижении своего товара на аналогичном рынке, нацеленным на снижение доли истца на данном рынке.

Реклама, размещённая ответчиком в системе "Яндекс.Директ" с использованием обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, впервые была замечена истцом в ноябре 2016 г. Рекламное объявление было изменено Ответчиком, а обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком Истца, было удалено из текста рекламы только в конце ноября 2017 г.

Количество показов в поисковой системе "Яндекс" по запросу "Кислородмаш" составляет 337 раз.

По предварительной оценке счетов на оказание услуг предоставленных ООО "Яндекс" в ответ на судебный запрос, в кампанию ответчиком было вложено более 250 000 руб.

Судом первой инстанции не был обоснован размер взысканной с Ответчика компенсации за нарушение исключительного права истца на товарный знак, а также не были указаны причины, послужившие основанием для снижения размера требуемой компенсации.

Ответчик также обжаловал решение суда в апелляционном порядке, просил решение отменить.

Жалоба мотивирована следующим.

Ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учетом отсутствия индивидуализирующей способности. Основной признак, по которому предоставляется правовая охрана товарному знаку при использовании ключевых слов для поиска в Интернете, отсутствует.

Правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака, в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и неспособно вызвать их смешения.

Указание третьими лицами товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака в понимании ст. 1484 ГК РФ.

Использование слова, аналогичного зарегистрированному словесному товарному знаку, в качестве ключевого слова для поиска в сети Интернет не может быть приравнено к использованию товарного знака.

Само по себе словосочетание "ООО "Кислородмаш"" используемое ООО ПО "Завод Криогенного Оборудования" в контекстной рекламе и сообщении, содержащемся на сайте ответчика, указано в отношении иного юридического лица - ООО "Кислородмаш" (г. Одесса) и никак не связано с истцом.

Материалы, содержащиеся в контекстной рекламе и на сайте ответчика, направлены не на отвлечение потребителей истца, а носят исключительно информационный характер, относительно иной коммерческой организации, действующей на территории другого государства с аналогичным фирменным наименованием.

Наименование Кислородмаш введено в лексический оборот на территории стран СНГ не истцом, а именно той организацией, о которой на своем сайте упоминает ответчик задолго до учреждения ООО "Кислородмаш" (г. Новочеркасск)

В судебном заседании стороны доводы апелляционных жалоб поддержали.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующему.

Как следует из материалов дела, ООО "Кислородмаш" является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству N 560566, дата приоритета 26.06.2013, который представляет собой обозначение, состоящее из словесного элемента "КИСЛОРОДМАШ", выполненного оригинальным шрифтом кириллицей, и изобразительного элемента в виде стилизованной буквы "К" с наложением на неё орнамента в виде язычка пламени.

Данный Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг по классам Международной классификации товаров и услуг ( МКТУ):

- 01 (препараты криогенные),

- 07 (машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением; инкубаторы; торговые автоматы; воздуходувки [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; компрессоры [машины]; машины воздуходувные; насосы [части машин или двигателей]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы [части машин]; сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; станки; теплообменники [части машин]; трубы паровых котлов [части машин]; турбины ветряные; турбины гидравлические; турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; турбокомпрессоры; установки вакуумной очистки центральные; установки всасывающие промышленные; устройства воздухоотсасывающие; устройства делительные),

- 09 (приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; оборудование для тушения огня; вакуумметры; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты]; измерители давления; индикаторы давления; индикаторы температурные; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или воды; приборы измерительные электрические; приборы измерительные; приборы контрольно-измерительные для паровых котлов; устройства теплорегулирующие),

- 11 (устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; воздухонагреватели; газоохладители, не являющиеся частями машин; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические [части нагревательных установок]; котлы газовые; насосы тепловые; приборы и установки для охлаждения; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе;

принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо-или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; трубы отопительных котлов; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения воды; установки для кондиционирования воздуха; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки систем водоснабжения; элементы нагревательные).

Истец использует Товарный знак в своей предпринимательской деятельности по производству и продаже криогенных воздухоразделительных установок и иного криогенного оборудования, в частности осуществляет маркировку Товарным знаком продукции, использует Товарный знак на документации, связанной с реализацией продукции, в рекламе и объявлениях.

Истец также использует Товарный знак в сети Интернет, в том числе на своём сайте, расположенному по адресу: http://www.oookislorodmash.ru (далее - Сайт), и в доменном имени (oookislorodmash.ru), зарегистрированному 19 марта 2014 года, что подтверждается информацией с сервиса Whois, размещённому на сайте АО "Региональный Сетевой Информационный Центр" (RU-CENTER) по адресу: https://www.nic.ru/whois/ (далее - сервис Whois).

Истец является обладателем исключительного права на фирменное наименование, включённого в Товарный знак.

Исключительное право на фирменное наименование, которое включает в себя указание на организационно-правовую форму "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" и/или сокращённо "ООО" и собственно наименование "КИСЛОРОДМАШ", возникло у истца в момент государственной регистрации юридического лица, а именно 27 сентября 2012 года в соответствии со свидетельством ОГРН.

Фирменное наименование истца включено в качестве словесного элемента - "КИСЛОРОДМАШ" в Товарный знак.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) истец осуществляет следующие виды предпринимательской деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029- 2014 КДЕС. Ред. 2):

- 46.69.5 - Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;

- 28.12 - Производство гидравлического и пневматического силового оборудования;

- 33.12 - Ремонт машин и оборудования; - 46.69.2 - Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин.

Истец использует Фирменное наименование в своей предпринимательской деятельности, в частности путём его указания на бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах и их упаковках, а также в сети Интернет на Сайте и в доменном имени (oookislorodmash.ru).

Истец установил, что ответчик использует обозначение "ООО "КИСЛОРОДМАШ"", тождественное словесному элементу Товарного знака, включающему Фирменное наименование, в заголовке поисковой контекстной рекламы, размещённой в системе "Яндекс.Директ". В данной рекламе содержится ссылка на сайт, расположенный по адресу: http://kriozavod.ru.

Согласно данным сервиса Whois, администратором домена kriozavod.ru является частное лицо ("Private Person"), однако на странице сайта http://kriozavod.ru. в разделе "Контакты" (http://kriozavod.ru/kontakty-zko) имеются данные, свидетельствующие о фактическом владельце сайта и домена kriozavod.ru, а именно данные ответчика.

Указанные обстоятельства были нотариально заверены Протоколом осмотра информации письменных доказательств от 17.05.2017, составленным временно исполняющим обязанности нотариуса города Москвы Кузнецова В.Н. Левиным А.А. (далее - Протокол осмотра).

Протоколом осмотра установлено, что при введении в поисковой строке Яндекс (Yandex) по адресу http://www.yandex.ru слова "кислородмаш" происходит переход на страницу, на которой размещены активные ссылки, представляющие собой результат поиска по значению "кислородмаш". Справа от первых двух ссылок имеется надпись "Реклама", что отображается при распечатывании интернет-страницы. Первой из указанных двух активных ссылок является ссылка "ООО "Кислородмаш" / kriozavod.ru", под которой расположена надпись "Весь перечень криогенного оборудования и запасных частей. Звоните!", при нажатии на которую происходит автоматический переход на страницу сайта http://kriozavod.ru, имеющую адрес: http://kriozavod.ru/o-kompanii-zko. При осмотре данной интернет-страницы нотариусом установлено следующее: в левом верхнем углу интернет-страницы размещён логотип "ЗКО" Завода Криогенного Оборудования, в верхней части страницы расположены активные ссылки. По просьбе истца был совершён переход по активным ссылкам "ПРОДУКЦИЯ", на странице которой содержится информация о производимой продукции, включающей криогенное оборудование, воздухоразделительные установки, газификаторы и криогенные ёмкости, аренда криогенных цистерн и газификаторов, изготовление плоскодонных криогенных ёмкостей, и "КОНТАКТЫ", страница которой содержит данные о фактическом владельце сайта, в частности реквизиты ответчика.

Ответчик подтвердил, что он ведёт предпринимательскую деятельность по производству криогенных воздухоразделительных установок, криогенных емкостей и газификаторов. Таким образом, ответчик осуществляет деятельность, аналогичную деятельности истца, в том числе торговлю оптовую прочими машинами и оборудованием (46.69), производство гидравлического и пневматического силового оборудования (28.12) и ремонт машин и оборудования (33.12).

К истцу за получением согласия на использование обозначения, включающего словесный элемент Товарного знака, ответчик не обращался, каких-либо соглашений об использовании его Товарного знака не заключал.

Таким образом, ответчик использует в своей рекламе словесный элемент "КИСЛОРОДМАШ" Товарного знака истца без его разрешения, при этом ответчик использует его для рекламирования своих товаров, которые аналогичны товарам истца.

Письмом от 15.06.2017 с исх. N 34 истец обратился с претензией к ответчику, в которой потребовал прекратить незаконное использование обозначения "ООО "КИСЛОРОДМАШ", в том числе на будущее время, путём удаления его из рекламы и уплатить компенсацию в размере 2 500 000 руб. Однако ответа не последовало.

Суд первой инстанции руководствовался следующим.

Статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьёй 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Согласно пункту 1 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путём его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет".

В соответствии со статьёй 1475 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включённое в Единый государственный реестр юридических лиц, которое возникает со дня государственной регистрации юридического лица. Исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путём размещения товарного знака в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе, в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и Товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждённых Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года N 482 (далее - Правила).

Из положений пункта 41 Правил следует, что обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

- графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

- смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно положениям пункта 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно пункту 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 декабря 2007 года N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Ответчиком используется в заголовке рекламного сообщения в сети Интернет обозначение, содержащее словесный элемент "КИСЛОРОДМАШ", что тождественно словесному элементу комбинированного Товарного знака, принадлежащего Истцу, а также Фирменному наименованию. Такое использование является использованием по смыслу статьи 1484 ГК РФ.

Сходство используемого Ответчиком обозначения и Товарного знака выражается в следующем:

- между обозначениями имеется смысловое (семантическое) сходство, поскольку используемое Ответчиком обозначение "КИСЛОРОДМАШ" и словесный элемент Товарного знака полностью совпадают, в их основу заложены одинаковые понятия, в частности сочетание слов "кислород" и "маш" (сокр. от "машиностроение");

- между обозначениями имеется звуковое сходство, обусловленное одинаковым произношением обозначения и словесного элемента Товарного знака, слова и слоги совпадают, а в используемое ответчиком обозначение добавлен лишь дополнительный элемент "ООО".

Таким образом, обозначение "КИСЛОРОДМАШ", используемое ответчиком в рекламе, сходно Товарному знаку, правообладателем которого является Истец.

Товары, в отношении которых ответчик использует сходное с Товарным знаком обозначение, являются однородными с товарами, обозначаемыми Товарным знаком Истца

Однородность товаров, на которые распространяется охрана Товарного знака, и товаров, для рекламирования которых ответчиком используется сходное обозначение, подтверждается, прежде всего, тем, что истец и ответчик ведут предпринимательскую деятельность на одном товарном рынке, в частности на рынке по производству криогенных воздухоразделительных установок и иного криогенного оборудования. Информация об осуществляемой деятельности содержится как на сайте истца, так и на сайте ответчика, и является общедоступной. Следовательно, у истца и ответчика один круг потребителей.

Товары, производимые истцом и ответчиком, принадлежат к одному виду, производятся из одного и того же материала и по одной технологии. Функциональное назначение товаров также аналогично, что обуславливает и их взаимозаменяемость.

В подтверждение однородности товаров учитывается и сходство видов деятельности, информация о которых содержится в сведениях ЕГРЮЛ об истце и ответчике.

Таким образом, товары, для рекламирования которых ответчиком используется сходное обозначение, являются однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован Товарный знак истца.

Используемое ответчиком обозначение сходно до степени смешения с Товарным знаком истца.

В силу пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При этом для признания обозначения ответчика сходным до степени смешения с Товарным знаком истца достаточно уже самой опасности, а не реального смешения в глазах потребителя. Данная позиция нашла своё отражение в судебной практике, в частности в Определении Верховного Суда Российской Федерации N 300-КГ16-18067 от 09 января 2017 года по делу N СИП-257/2015, в Постановлении Суда по интеллектуальным правам N СО 1-590/2016 от 28 июля 2016 года по делу N А07-9621/15.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утверждённых Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года N 197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент запоминается легче, чем изобразительный. Данное положение нашло отражение в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам N СО 1-187/2016 от 21 апреля 2016 года по делу N СИП-527/2015, Решении Суда по интеллектуальным правам от 26 мая 2016 года по делу N СИП-257/2015.

В соответствии с позицией Верховного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении Президиума N 2979/06 от 18 июля 2006 года по делу N А40-63533/2004, угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Приведённые выше обстоятельства, а также доводы о сходстве обозначения ответчика и Товарного знака и об однородности товаров, в отношении которых ответчиком используется сходное обозначение и в отношении которых охраняется и используется истцом Товарный знак, свидетельствуют о том, что использование ответчиком такого обозначения в рекламе собственной продукции вызывает смешение у потребителей, создает впечатление, что между истцом и ответчиком существуют организационные или экономические связи.

Кроме того, истец и ответчик осуществляют свою деятельность в одном регионе (Ростовская область), что также создает опасность смешения в глазах потребителя товаров истца и ответчика.

Следовательно, ответчик использует обозначение, сходное до степени смешения с Товарным знаком и тождественное Фирменному наименованию истца, способное ввести в заблуждение потребителей относительно производителя товаров.

Данная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой, в частности Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 30 сентября 2014 года по делу N А56- 24037/2013 согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что использование товарных знаков в заголовке и тексте рекламного объявления является нарушением исключительного права на товарный знак и способно ввести потребителей в заблуждение. В данном деле ответчиком также было использовано словесное обозначение, сходное до степени смешения с комбинированным товарным знаком истца.

Незаконность такого использования подтверждается тем, что истец, являясь правообладателем Товарного знака по свидетельству N 560566, а также обладателем Фирменного наименования, не давал разрешения ответчику на использование сходного с его Товарным знаком и тождественного Фирменному наименованию обозначения "КИСЛОРОДМАШ", а сам ответчик не обращался к истцу за получением такого разрешения.

Таким образом, ответчиком незаконно используется обозначение, сходное до степени смешения с Товарным знаком, чем нарушается исключительное право истца на Товарный знак.

Вышеуказанные выводы суда первой инстанции апелляционным судом поддерживаются, поскольку соответствуют обстоятельствам спора.

Доводы жалобы судом не принимаются.

Так, довод о том, что ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учетом отсутствия индивидуализирующей способности, отклоняются, поскольку обозначение используется ответчиком непосредственно в заголовке и тексте рекламного объявления, что судом первой инстанции учтено.

В данном случае использование обозначения в заголовке объявления, по мнению суда, направлено на осуществление смешения с целью использования репутации истца для привлечения внимание пользователей к своим услугам (товарам), аналогичным оказываемым (выпускаемым) истцом.

Ответчиком не доказано, что обычный пользователь может с уверенностью сказать, что сайт, на который имеется ссылка в рекламном объявлении, не является официальным дистрибьютором или иным законным продавцом продукции под искомым товарным знаком, вследствие чего указанное использование товарного знака является нарушением.

Аналогичная позиция Второго арбитражного апелляционного суда в рамках дела N А28-10965/2016 поддержана Судом по интеллектуальным правам (постановление от 17 ноября 2017 г. N СО 1-901/2017 по делу N А28-10965/2016).

Довод о том, что словосочетание "ООО "Кислородмаш"" используемое ООО ПО "Завод Криогенного Оборудования" в контекстной рекламе и сообщении, содержащемся на сайте Ответчика, указано в отношении иного юридического лица - ООО "Кислородмаш" (г. Одесса) и никак не связано с Истцом, не принимается исходя из следующего.

Как верно возразил истец, в соответствии со статьёй 1497 ГК РФ при государственной регистрации товарного знака федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности проводится экспертиза заявки на товарный знак. Экспертиза заявки включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного знака (заявленного обозначения).

При рассмотрении заявки на товарный знак и проведении экспертизы федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) осуществляет проверку того, является ли обозначение вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, общепринятым символом или термином, противоречит ли обозначение общественным интересам.

Таким образом, при проведении экспертизы заявки на товарный знак Роспатент установил, что обозначение "КИСЛОРОДМАШ" не является вошедшим во всеобщее употребление общепринятым термином, а также не является тождественным или сходным до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет.

Ни ответчиком, ни иными третьими лицами не подавались возражения против заявки на товарный знак, а также не оспаривалось предоставление правовой охраны товарному знаку Истца.

Согласно пункту 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации.

Кроме того, правовая охрана словесного товарного знака "КИСЛОРОДМАШ" по международной регистрации N 902630, права на который ранее принадлежали ОАО "Кислородмаш" (г. Одесса, Украина), в отношении всех товаров 7, 11-го классов и услуг 37-го класса МКТУ была досрочно прекращена вследствие неиспользования товарного знака в соответствии с Решением Суда по интеллектуальным правам от 28 ноября 2014 г. по делу N СИП-641/2014.

Поскольку ОАО "Кислородмаш" (г. Одесса, Украина) не использовало товарный знак в своей деятельности в течение как минимум 3 (Трёх) лет, предшествовавших дате подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны (04 июля 2014 г.), потребители не могли быть введены в заблуждение относительно правообладателя товарного знака, являющегося производителем продукции, при индивидуализации которой истцом используется товарный знак "КИСЛОРОДМАШ".

Таким образом, подлежащим защите правом на спорный товарный знак обладает именно истец, из чего и исходил суд при принятии решения.

В предмет доказывания по настоящему спору входит факт наличия или отсутствия нарушения ответчиком прав на товарный знак истца, каковой представленным в материалы дела доказательствами подтвержден.

Так как истец не давал согласия ответчику на использование его товарного знака, такое использование является незаконным, нарушающим права правообладателя и подлежит судебной защите.

В соответствии с п. 3 ст. 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Суд первой инстанции указал, что путем осмотра объявлений в сети Интернет в системе "Яндекс Директ" и сайта истца установлено, что спорное объявление в ходе рассмотрения данного спора было удалено и в настоящее время отсутствует. При этом в судебном заседании от 18.09.2017 судом был осуществлен просмотр спорного объявления и установлены заявленные истцом факты. Поэтому требования об обязании удалить из рекламы обозначения "Кислородмаш" было заявлено обоснованно. В связи с тем, что данное требование истца добровольно исполнено истцом после его обращения с иском, в удовлетворении исковых требований в этой части отказано.

Истцом решение суда оспаривается в части размера присужденной компенсации, ответчиком доводов в части отказа в удовлетворении указанного требования не заявлено.

Истец просил суд взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 000 руб.

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд первой инстанции руководствовался нормами 1229, пункта 4 статьи 1515, пункту 3 статьи 1252 ГК РФ и следующим.

Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учётом требований разумности и справедливости.

Согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершённых лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.11.2012 N 8953/12, следует, что размер компенсации за неправомерное использование объекта интеллектуальной собственности должен определяться исходя из необходимости восстановления имущественного положения правообладателя. Это означает, что он должен быть поставлен в имущественное положение, в котором находился бы, если бы объект интеллектуальной собственности использовался правомерно.

Суд при соответствующем обосновании не лишен возможности взыскать сумму такой компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12).

Суд первой инстанции посчитал ходатайство ответчика о снижении размера компенсации обоснованным, в связи с чем разумной и соразмерной суммой компенсации признал 100 000 руб.

Апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции не в полной мере учтены и оценены обстоятельства дела в контексте размера подлежащей взысканию компенсации.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 65, частью 1 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (статья 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, сторона, заявившая о необходимости снижения размера компенсации, обязана в соответствии с вышеуказанными нормами Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказать необходимость применения судом такой меры.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

При этом, постановление Конституционного Суда Российской Федерации N 28-11 от 13 декабря 2016 года также содержит следующие положения относительно компенсации: правообладатели ограничены как в возможности контролировать соблюдение принадлежащих им исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации третьими лицами и выявлять допущенные нарушения, так и в возможности установить точную или по крайней мере приблизительную величину понесенных ими убытков (особенно в виде упущенной выгоды), в том числе если правонарушение совершено в сфере предпринимательской деятельности; вводя штрафную по своей природе ответственность за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, федеральный законодатель не только учитывал объективные трудности в оценке причиненных правообладателю убытков, но и руководствовался необходимостью - в контексте правовой политики государства по охране интеллектуальной собственности - общей превенции соответствующих правонарушений (стр. 12); принцип соразмерности (пропорциональности) санкции совершенному правонарушению, относящийся к числу общепризнанных принципов права, нашедших отражение в Конституции Российской Федерации, предполагает дифференциацию ответственности в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, учет степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания (страница 16).

Апелляционный суд учитывает длительность нарушения прав истца сроком более одного года (т. 2 л.д. 21, 157-160).

Из представленных в материалы дела счетов (т. 2 л.д. 157-163) следует вывод, что расходы ответчика по оплате рекламных услуг, связанных с размещением спорного обозначения, составляют не менее 120 000 руб. (из расчета 10 000 руб. в месяц).

Исходя из предполагаемой разумности поведения участников гражданского оборота, а также направленности коммерческой деятельности на извлечение прибыли, суд считает, что несение данных расходов ответчиком регулярно в течении длительного времени свидетельствует о том, что выгода ответчика от данной рекламы с использованием спорного обозначения, превышает его расходы на ее размещение.

Как следует из Протокола осмотра информации письменных доказательств, содержащегося в материалах дела, количество показов в поисковой системе "Яндекс" по запросу "Кислородмаш" составляет 337 раз.

С учетом специфики выпускаемого оборудования, которое не может, исходя из ординарных обстоятельств, представлять интерес для обывателя (лица, непосредственно не заинтересованного в его приобретении), суд считает разумным вывод о том, что не менее одного обращения к данной рекламе с использованием спорного обозначения привело к приобретению продукции именно ответчика, а не истца.

С учетом указанного и представленных истцом доказательств стоимости продукции ответчика (от 400 000 руб. до 360 000 000 руб., т. 1 л.д. 104-117), не опровергнутых ответчиком, размер компенсации в данном случае не может быть менее наименьшей стоимости единицы реализуемого оборудования.

В части характера допущенного нарушения и степени вины ответчика, суд приходит к выводу, что нарушение носило умышленный характер, направлено на осуществление смешения с целью использования репутации истца для привлечения внимание пользователей к своим услугам (товарам), аналогичным оказываемым (выпускаемым) истцом. Указанные действия носят признаки недобросовестной конкуренции.

Апелляционный суд считает, что разумный размер компенсации в рассматриваемом случае составит 1 000 000 руб.

Мотивированных письменных доводов и доказательств, свидетельствующих о необходимости снижения компенсации в большей степени, ответчиком не представлено.

Решение суда в данной части надлежит изменить.

Судебные расходы по делу подлежат распределению в соответствии со ст. 110 АПК РФ, с учетом правовой позиции, изложенной в пункте 48 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которой при взыскании компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности судебные расходы на оплату государственной пошлины относятся на истца пропорционально размеру необоснованно заявленной им компенсации.

Исходя из размера уточненных требований, государственная пошлина составит (абз. 5 подпункта 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ) 48 000 руб. Истцом оплачено 47 500 руб.

Расходы по апелляционной жалобе истца, как удовлетворенной частично, также подлежат распределению пропорционально удовлетворенным требованиям, расходы по апелляционной жалобе ответчика относятся на последнего, поскольку жалоба по заявленным в ней доводам и основаниям не удовлетворена.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 16.01.2018 по делу N А53-20824/2017 изменить, изложить абзац второй резолютивной части решения в следующей редакции:

"Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение "Завод Криогенного Оборудования" (ИНН 6150060521, ОГРН 1096183002618) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Кислородмаш" (ИНН 6150071107, ОГРН 1126183004848) 1 000 000 руб. компенсации за незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству N 560566, также 9600 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску".

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Кислородмаш" (ИНН 6150071107, ОГРН 1126183004848) в доход федерального бюджета 500 руб. государственной пошлины по иску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение "Завод Криогенного Оборудования" (ИНН 6150060521, ОГРН 1096183002618) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Кислородмаш" (ИНН 6150071107, ОГРН 1126183004848) 600 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий

Т.Р. Фахретдинов

Судьи

И.Н. Глазунова Н.Н. Мисник