Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 30 мая 2018 г. N 10АП-7230/18

г. Москва

30 мая 2018 г.

Дело N А41-60362/17

Резолютивная часть постановления объявлена 23 мая 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 мая 2018 года.

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Бархатова В.Ю.,

судей Семушкиной В.Н., Боровиковой С.В.,

при ведении протокола судебного заседания Русаковым В.О.,

при участии в заседании:

от ООО "ЭкоПромСервис": Крец В.В., по доверенности от 22.08.2017,

от ООО "ТТ ГРУПП": Корева А.П., по доверенности от 21.06.2017, Халаимов В.Г., по доверенности от 24.10.2017,

от ФАС РФ: представитель не явился, извещен надлежащим образом,

от Антонова А.В.: представитель не явился, извещен надлежащим образом,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ЭкоПромСервис" на решение Арбитражного суда Московской области от 15.03.2018, принятое судьей Неяскиной Е.А., по делу N А41-60362/17 по иску ООО "ТТ ГРУПП" к ООО "ЭкоПромСервис" о прекращении использования товарного знака, взыскании компенсации 192 000 000 руб., обязании прекратить использование доменов,

с участием в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора: Федеральной антимонопольной службы РФ и Антонова Алексея Викторовича,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "ТТ ГРУПП" обратилось в арбитражный суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОМСЕРВИС", в котором, с учетом его уточнений в порядке ст. 49 АПК РФ, просило обязать ответчика прекратить использование товарного знака (знака обслуживания) "ФОРТАН" "FORTAN", взыскать компенсацию за неправомерное использование товарного знака в размере 192 000 000 рублей, обязать прекратить использование доменов http://fortan.ru/, http://фортан.рф, которые являются точной копией (зеркалом) сайта http://eco-promservice.ru.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, привлечены Федеральная антимонопольная служба РФ и Антонов Алексей Викторович.

Решением Арбитражного суда Московской области от 15.03.2018 исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал ООО "ЭКОПРОМСЕРВИС" прекратить использование товарного знака "ФОРТАН" "FORTAN" и взыскал с ООО "ЭКОПРОМСЕРВИС" в пользу ООО "ТТ ГРУПП" компенсацию за неправомерное использование товарного знака в размере 200 000 рублей. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит его отменить в части удовлетворения исковых требований и отказать в иске в полном объеме.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу, в котором просит отказать в удовлетворении апелляционной жалобы.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со ст.ст. 266, 268 АПК РФ.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель истца возражал против доводов апелляционной жалобы.

Дело рассмотрено в отсутствие представителей Федеральной антимонопольной службы РФ и Антонова А.В., надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав объяснения представителей участвующих в деле лиц, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены решения суда первой инстанции в части обязания ответчика прекратить использование товарного знака "ФОРТАН" "FORTAN", однако решение в части взыскания компенсации за неправомерное использование товарного знака в размере 200 000 рублей подлежит отмене по следующими основаниям.

Согласно п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 ГК РФ).

Как следует из материалов дела, истцу принадлежит исключительное право использования товарного знака "ФОРТАН" "FORTAN", удостоверенное свидетельством N 574002 от 27.02.2015.

Обществу ООО "ТТ Групп" выдан сертификат соответствия N РОСС RU.АГ79.Н09030 на продукцию: Оборудование для коммунального хозяйства: установки по переработке углеродосодержащих материалов, маркировки "PIROL", "FORTAN", "SARGAS", "FITECO". Срок действия с 11.06.2015 по 10.06.2018.

Согласно протоколу осмотра доказательств от 28.12.2016, веб-страница http://eco-promservice.ru содержит словесное и графическое изображение товарного знака "ФОРТАН".

Домены http://fortan.ru/, http://фортан.рф являются зеркалом сайта http://ecopromservice.ru, то есть являются одним и тем же сайтом.

Обществу ООО "ЭКОПРОМСЕРВИС" выдан сертификат соответствия N ТС RU CRU.АЛ32.В.02529 на продукцию: Модули пиролиза "Фортан". Срок действия с 26.05.2015 по 25.05.2020.

Согласно п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, либо в случаях установления конвенционного или выставочного приоритета средство индивидуализации, которое имеет более ранний приоритет.

Обладатель такого исключительного права в порядке, установленном настоящим Кодексом, может требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, признания недействительным патента на промышленный образец либо полного или частичного запрета использования фирменного наименования или коммерческого обозначения.

Для целей настоящего пункта под частичным запретом использования понимается:

- в отношении фирменного наименования запрет его использования в определенных видах деятельности;

- в отношении коммерческого обозначения запрет его использования в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности.

Согласно п. 1 ст. 1494 ГК РФ приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Ответчиком в материалы дела не представлены доказательства подачи заявки на товарный знак "ФОРТАН" "FORTAN" ранее истца.

На основании изложенного, арбитражный суд не установил исключительных прав ООО "ЭКОПРОМСЕРВИС" на товарный знак "ФОРТАН" "FORTAN".

Ответчик не представил также доказательства разрешения истцу на использование сходного с его товарным знаком N 574002 обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Согласно п.п. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Исследовав и оценив в совокупности в соответствии со ст. 71 АПК РФ все имеющиеся в материалах дела доказательства, принимая во внимание, что ответчик нарушает права истца на использование товарного знака "ФОРТАН" "FORTAN", удостоверенного свидетельством от 27.02.2015 N 574002, арбитражный апелляционный суд согласен с выводом суда первой инстанции о необходимости удовлетворения исковых требований в части возложения на ответчика обязанности прекратить использование товарного знака истца.

Доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, о том, что он не продавал и не производил оборудование с использованием товарного знака истца после 27.02.2015, отклонены арбитражным апелляционным судом.

Согласно п. 1 ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак действует с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака.

Следовательно, в случае предоставления соответствующему обозначению правовой охраны исключительное право на товарный знак действует с момента подачи соответствующей заявки (дата приоритета) и, соответственно, подлежит защите.

Поэтому использование товарного знака в указанный период также является нарушением исключительного права на него.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 574002 приоритет товарного знака начинается с 27.02.2015 и выдан сроком на 10 лет.

Истекает срок 27.02.2025.

Истцом в материалы дела представлены: Протокол осмотра доказательств от 28.12.2016, в котором зафиксировано использование ответчиком товарного знака "ФОРТАН" "FORTAN", а также, что домены http://fortan.ni/, http://фортан.рф являются зеркалом сайта http://eco-promservice.ru, то есть одним и тем же сайтом.

Из материалов дела также следует, что домены http://fortan.ru/, http://фopтaн.pф зарегистрированы на имя Антонова Алексея Викторовича, который является одним из учредителей ООО "ЭКОПРОМСЕРВИС" и администрируются ответчиком.

Протокол осмотра доказательств с видео фиксацией от 06.10.2017 подтверждает, что ответчик продолжает использовать товарный знак "ФОРТАН" "FORTAN" на своем сайте, а также в рекламных целях.

Таким образом, оснований для отказа в иске в указанной части не имеется.

В исковом заявлении истец просил также взыскать с ответчика компенсацию за неправомерное использование товарного знака в размере 192 000 000 рублей.

Удовлетворяя частично требование истца по взысканию компенсации в сумме 200 000 рублей, суд первой инстанции, приняв во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, срок незаконного использования товарного знака истца, степень вины ответчика, вероятные убытки истца, посчитал, что такая сумма компенсации является разумной, справедливой, а также соразмерной последствиям нарушения.

Исследовав материалы дела, арбитражный апелляционный суд пришел к выводу, что судом первой инстанции при разрешении вопроса о взыскании компенсации не были приняты во внимание следующие обстоятельства.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Обращаясь с настоящим иском, истец определил размер компенсации, руководствуясь подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно просил взыскать с ответчика компенсацию за незаконное использование товарных знаков в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец представил расчет компенсации в размере 192 000 000 руб.: 4 000 000 руб. х 24 х 2 = 192 000 000 руб., где - 4 000 000 руб. - минимальная стоимость установки "ФОРТАН" согласно коммерческого предложения ООО "ЭКОПРОМСЕРВИС" - 24 установки - минимальный объем продаж ответчика, согласно тендеру на поставки ООО "РН-Бурение" оборудования для термической утилизации отходов на общую сумму 84 480 616 руб.

Таким образом, суд первой инстанции взыскал с ответчика компенсацию, предусмотренную подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

Согласно пункту 35 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вид компенсации не может быть изменен судом по своей инициативе, это может сделать только правообладатель (истец) до принятия по существу решения судом первой инстанции.

Таким образом, суд первой инстанции, произвольно изменив вид избранной истцом компенсации, нарушил нормы материального права.

Кроме того, согласно пункту 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017), снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Как следует из материалов дела, при расчете размера взыскиваемой компенсации истец ссылается на то, что согласно полученному от ответчика коммерческому предложению минимальная стоимость установки "ФОРТАН" составляет 4 000 000 рублей, ответчик выиграл тендеры на поставку ООО "РН-Бурение" оборудования для термической утилизации отходов на общую сумму 84 480 616 рублей (т. 7, л.д. 91).

В связи с чем, по мнению истца, минимальный объем продаж ответчика составляет 1 установка в месяц, а за двухлетний период - 24 установки.

Между тем истцом не представлены доказательства реального наличия контрафактных экземпляров товара, а также сведения об их количестве и стоимости.

Таким образом, представленный истцом расчет компенсации основан на предположениях и не подтвержден надлежащими доказательствами.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции в части взыскания с ответчика в пользу истца компенсации за неправомерное использование товарного знака "ФОРТАН" "FORTAN" в размере 200 000 рублей подлежит отмене с принятием нового судебного акта об отказе в иске в указанной части.

В остальной части - в части обязания ответчика прекратить использование товарного знака "ФОРТАН" "FORTAN" - решение суда первой инстанции следует оставить без изменения.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 266, 268, п. 2 ст. 269, п. 4 ч. 1 ст. 270, ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 15.03.2018 по делу N А41-60362/17 в части взыскания с ООО "ЭКОПРОМСЕРВИС" в пользу ООО "ТТ ГРУПП" компенсации за неправомерное использование товарного знака в размере 200 000 рублей отменить.

В удовлетворении исковых требований ООО "ТТ ГРУПП" к ООО "ЭкоПромСервис" в части взыскания компенсации отказать.

В остальной части - в части обязания ООО "ЭКОПРОМСЕРВИС" прекратить использование товарного знака "ФОРТАН" "FORTAN" - решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Московской области в течение двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

В.Ю. Бархатов

Судьи

В.Н. Семушкина С.В. Боровикова