Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 августа 2018 г. N 17АП-8084/18

г. Пермь

23 августа 2018 г.

Дело N А60-61594/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 16 августа 2018 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 23 августа 2018 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Кощеевой М.Н.,

судей Дружининой Л.В., Сусловой О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Моор О.А. путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Свердловской области,

при участии (в Арбитражном суде Свердловской области):

от ответчика - Нечкин О.С., паспорт, доверенность от 13.08.2018;

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке ст.121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, индивидуального предпринимателя Коновалова Павла Владимировича,

на решение Арбитражного суда Свердловской области от 17 апреля 2018 года

по делу N А60-61594/2017,

принятое судьей Ериным А.А.,

по иску индивидуального предпринимателя Чернова Евгения Яковлевича (ОГРНИП 306965826100061, ИНН 663003022732)

к индивидуальному предпринимателю Коновалову Павлу Владимировичу (ОГРНИП 304667335200012, ИНН 666307339906)

о запрете использования обозначения, взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак,

по встречному иску индивидуального предпринимателя Коновалова Павла Владимировича

к индивидуальному предпринимателю Чернову Евгению Яковлевичу

о прекращении незаконного использования товарного знака,

установил:

индивидуальный предприниматель Чернов Евгений Яковлевич (далее - ИП Чернов Е.Я., истец) обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к индивидуальному предпринимателю Коновалову Павлу Владимировичу (далее - ИП Коновалов П.В., ответчик) о запрете использования обозначения "Ека-Спорт", сходного до степени смешения с товарным знаком "EKACПOPT.RU" по свидетельству N 526103, в том числе на вывеске магазина, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, 65,бутик 40, при продвижении товаров и (или) услуг в справочно-информационных системах "ДубльГис" и "Яндекс", в рекламе, запрете введения в гражданский оборот иным образом для индивидуализации товаров (услуг) 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), в отношении которых представлена правовая охрана товарному знаку "EKACПOPT.RU" по свидетельству N 526103 и однородных с ними услуг, о взыскании 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак (с учетом уточнения в порядке ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ).

Определением суда от 23.01.2018 к производству принят встречный иск ИП Коновалова П.В. к ИП Чернову Е.Я. о прекращении незаконного использования товарного знака "ЕКАСПОРТ.RU" по свидетельству N 526103 при реализации и обозначении товаров, введенных им в гражданский оборот, размещении предложений к продаже в сети Интернет.

Решением суда от 17.04.2018 первоначальный иск удовлетворен - ИП Коновалову П.В. запрещено использовать обозначение "Ека-Спорт", сходное до степени смешения с товарным знаком "EKACПOPT.RU" по свидетельству N 526103, в том числе на вывеске магазина, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, 65,бутик 40, при продвижении товаров и (или) услуг в справочно-информационных системах "ДубльГис" и "Яндекс", в рекламе, а также иным образом вводить в гражданский оборот для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых представлена правовая охрана товарному знаку "EKACПOPT.RU" по свидетельству N 526103 и однородных с ними услуг; с ответчика в пользу истца взыскано 200 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак, 13 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении встречного иска отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обжаловал его в апелляционном порядке, просит отменить. В обоснование апелляционной жалобы указывает на то, что с 31.05.2011 (еще до регистрации товарного знака истца) на территории г. Екатеринбурга использовал обозначение "Ека-Спорт" в качестве коммерческого обозначения в ходе своей деятельности по продаже непродовольственных товаров, что подтверждается договором аренды помещения, торговой вывеской, рекламным роликом. Отмечает, что представленные истцом товарные накладные и счета-фактуры со спорным обозначением не являются надлежащими доказательствами, поскольку представляют собой копии в нарушение требований ст.75 АПК РФ, не подтверждают факт использования истцом товарного знака и соответствующего доменного имени. Ответчик полагает, что спорные обозначения не тождественны по графическому признаку.

Истец в отзыве на апелляционную жалобу отклонил приведенные в ней доводы; просит решение суда первой инстанции оставить без изменения.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ответчика доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал, просит решение суда первой инстанции отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст.266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, ИП Чернов Е.Я. является правообладателем исключительного права на комбинированный товарный знак "ЕКАСПОРТ.RU" по свидетельству N 526103 (дата приоритета - 01.03.2013, дата регистрации - 05.11.2014), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 18, 25, 35 классов МКТУ (бумажники, визитницы, нижнее белье, ботинки, галстуки, одежда, обувь, платки, охотничьи аксессуары и др.).

На вывеске и в названии магазина, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, д.6, N 40, в котором ИП Коновалов П.В. осуществляет деятельность по продаже непродовольственных товаров, использовано обозначение "Ека-Спорт", что подтверждается скриншотом интерактивной карты города Екатеринбурга в информационной системе "Яндекс", материалами фото- и видеосъемки, на которых фигурирует указанный магазин.

Полагая, что обозначение "Ека-Спорт" сходно до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным по свидетельству N 526103, используется ИП Коноваловым П.В. в ходе осуществления предпринимательской деятельности незаконно, ИП Чернов Е.Я. обратился в арбитражный суд с первоначальным исков о запрете использования данного обозначения и взыскании 200 000 руб. компенсации.

Не согласившись с предъявленными требованиями, ИП Чернов Е.Я. подал встречный иск о прекращении незаконного использования товарного знака "ЕКАСПОРТ.RU", сославшись на то, что "Ека-Спорт" является коммерческим обозначением, использование которого в предпринимательской деятельности ИП Коновалов П.В. начал задолго до регистрации товарного знака по свидетельству N 526103.

Удовлетворяя первоначальный иск, суд первой инстанции счел доказанным факт незаконного использования ответчиком товарного знака истца, установив сходство сравниваемых обозначений до степени смешения. Отклоняя доводы встречного иска, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ответчиком не доказано широкое использование "Ека-Спорт" в качестве коммерческого обозначения в городе Екатеринбурге, известность и узнаваемость такого коммерческого обозначения среди потребителей не подтверждена документально. Взыскивая компенсацию за нарушение прав истца на товарный знак в заявленном размере, суд исходил из требований разумности, соразмерности и справедливости.

Исследовав материалы дела, доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции оснований для удовлетворения жалобы не установил.

Согласно п.1 ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст.1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в п.2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации (п.2 ст.1484 ГК РФ).

Согласно п.3 ст.1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

При оценке сходства обозначений следует руководствоваться Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197.

В соответствии с указанными рекомендациями оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым (п.3).

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (п.6.3).

При исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Изображение одного из элементов в цвете может способствовать доминированию этого элемента в композиции. Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции - индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (п. 6.3.1).

Следует также указать, что в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п.41).

Из противопоставляемых обозначений с очевидностью следует, что используемое ответчиком словесное обозначение тождественно товарному знаку истца в фонетическом аспекте. Графические различия (отсутствие рисунка в обозначении, использованном ответчиком, различия в шрифте, манере написания) в данном случае не влекут иной вывод, учитывая, что сходство обозначений обеспечивается доминирующим словесным элементом "Ека-Спорт".

Кроме того, следует учитывать и однородность реализуемых сторонами товаров. При установлении однородности товаров должны приниматься во внимание следующие обстоятельства: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров. Перечисленные критерии однородности товаров выработаны Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в постановлениях Президиума от 24.12.2002 N 10268/02 и от 18.07.2006 N 2979/06.

Собранными по делу доказательствами подтверждается и лицами, участвующими в деле, не оспаривается, что и истцом, и ответчиком осуществляется предпринимательская деятельность по торговле спортивной одеждой, обувью, инвентарем, то есть стороны относятся к одной сфере рынка и фактически являются конкурентами.

Доводам апелляционной жалобы ответчика об использовании коммерческого обозначения задолго до регистрации товарного знака истца, которые приводились им и в рамках встречного иска, судом первой инстанции дана верная правовая оценка (ст.71 АПК РФ).

В силу п.1 ст.1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети "Интернет", если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории (п.1 ст.1539 ГК РФ).

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее (п.2 указанной статьи).

В обоснование своих доводов о широком использовании коммерческого обозначения "Ека-Спорт" с мая 2011 года и об узнаваемости своего бренда среди потребителей г. Екатеринбурга ответчик представил в материалы дела договор аренды торговой площади от 29.03.2011 N ЛГК001653, письмо о согласовании с арендодателем устройства вывески "Ека-Спорт" в торговом отделе, титульный лист книги отзывов и предложений за 2011 год, фотоматериалы (без дат), на которых зафиксирован товар (спортивная одежда), эфирную справку ООО "Девять с половинной - 9 ?" о размещении рекламных материалов ИП Коновалова П.В. в соответствии с графиком, договор поставки визитных карточек от 29.09.2014 N 31-14-ОП, договор на изготовление рекламной продукции от 16.03.2013.

Проанализировав указанные доказательства в порядке ст.71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что сами по себе указанные доказательства не свидетельствуют о широкой известности бренда ответчика в г. Екатеринбурге, а лишь подтверждают факт осуществления предпринимательской деятельности в области реализации спортивной одежды.

Учитывая тот факт, что товарный знак истца зарегистрирован в установленном порядке, правомерность регистрации не оспорена, одно лишь осуществление предпринимательской деятельности ответчиком до даты приоритета товарного знака по свидетельству N 526103 не влечет вывод о законности использования коммерческого обозначения после регистрации товарного знака. Как установлено выше, сравниваемые обозначения достаточными различительными признаками не обладают, в связи с чем, основания полагать, что у ответчика возникло исключительное право использования коммерческого обозначения "Ека-Спорт", у суда апелляционной инстанции отсутствуют.

Апелляционной коллегией принято во внимание, что истец со своей стороны также представил документы, подтверждающие ведение им предпринимательской деятельности с использованием обозначения "EKACПOPT.RU" еще до регистрации его в качестве товарного знака - письмо Регионального Сетевого Информационного Центра о регистрации домена EKACПOPT.RU, скриншоты страниц интернет-магазина "EKACПOPT.RU", содержащие указанное обозначение, с предложениями о продаже спортивной одежды, инвентаря, товарные накладные за период с 2010 по 2016 гг., благодарственные письма истцу от детско-юношеских спортивных школ как спортивно-экипировочному центру за 2008-2009 гг., сертификаты официального дистрибьютора продукции торговых марок за 2008, 2001 и 2015 гг.

Само по себе то, что документы представлены в виде заверенных копий, не лишает их доказательственного значения, поскольку предоставление копий документов не противоречит положениям ст.75 АПК РФ.

При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции о незаконности использования ответчиком товарного знака истца является верным, как и вывод об отсутствии у ответчика исключительного права на спорное коммерческое обозначение.

В силу п. 4 ст. 1515 ГК РФ предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака.

Согласно ч.4 указанной статьи, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В п.43.2 и п.43.3 совместного Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков. Рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абз. 2 ст. 1301, абз. 2 ст. 1311, подп. 1 п. 4 ст. 1515 или подп. 1 п. 2 ст. 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения. Учитывая значительный период допущенного незаконного использования спорного товарного знака в коммерческой деятельности, возможные полученные ответчиком выгоды, суд апелляционной инстанции находит, что взысканная судом первой инстанции компенсация соответствует характеру нарушения.

Иные доводы, приведенные в апелляционной жалобе, рассмотрены судом апелляционной инстанции и отклонены, поскольку отмену правильного судебного акта не влекут.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено. Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя, учитывая, что ИП Коноваловым П.В. подлинные документы, подтверждающие уплату государственной пошлины, не представлены.

Руководствуясь ст.ст. 110, 258, 268, 269, 271 АПК РФ, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17 апреля 2018 года по делу N А60-61594/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Коновалова Павла Владимировича (ОГРНИП 304667335200012, ИНН 666307339906) в доход федерального бюджета 3 000 руб. государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

М.Н. Кощеева

Судьи

Л.В. Дружинина О.В. Суслова