Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 июля 2018 г. N 11АП-9070/18

г.Самара

6 июля 2018 г.

Дело N А49-15098/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 4 июля 2018 года.

Полный текст постановления изготовлен 6 июля 2018 года.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Карпова В.В., судей Балашевой В.Т. и Морозова В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу компании "Ципла Лимитед" на решение Арбитражного суда Пензенской области от 28 апреля 2018 года по делу N А49-15098/2017 по иску компании "Ципла Лимитед" (идентификационный номер L24239MH1935PLC002380) к обществу с ограниченной ответственностью "Парафарм" (ОГРН 1025801210170, ИНН 5835022236) и обществу с ограниченной ответственностью "Парафарм" (ОГРН 1155836004147, ИНН 5836674266) о защите прав на товарные знаки, третье лицо - общество с ограниченной ответственностью "Др.Редди'с Лабораторис", принятое судьей Иртугановой Г.К.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сергеевым А.Ю.,

при участии в судебном заседании:

от 1-го ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Парафарм" (ОГРН 1025801210170, ИНН 5835022236): Елистратов К.Г. - представитель (доверенность N 2/2017 от 14.03.2017);

от 2-го ответчика - общества с ограниченной ответственностью "Парафарм" (ОГРН 1155836004147, ИНН 5836674266): Елистратов К.Г. - представитель (доверенность N 3/2017 от 14.03.2017);

от третьего лица: Лебедев А.В. - представитель (доверенность от 29.09.2017),

установил:

Компания "Ципла Лимитед" (далее Компания, истец) обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Парафарм" (ОГРН 1025801210170, ИНН 5835022236) (далее ООО "Парафарм" (ИНН 5835022236), 1-й ответчик) и обществу с ограниченной ответственностью "Парафарм" (ОГРН 1155836004147, ИНН 5836674266) (далее ООО "Парафарм" (ИНН 5836674266), 2-й ответчик) о запрете использовать обозначение "Сенна-Д", сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 162625, N 172074 и N 509177 в отношении биологически активных добавок к пище, обязании изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные этикетки и упаковки товаров, на которых размещено обозначение "Сенна-Д" и взыскании с ответчиков солидарно компенсации за нарушение исключительного права в размере 100000 руб.

Определением суда от 14.12.2017 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Др.Редди'с Лабораторис" (далее ООО "Др.Редди'с Лабораторис", третье лицо).

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 28.04.2018 исковые требования оставлены без удовлетворения. При этом суд первой инстанции исходил из того, что этикетка ответчика выполнена на бело-сером фоне, красными буквами указано "Секреты Долголетия", серым цветом "Сенна-Д", нарисован цветок в красном, желтом, зеленом, оранжевом, малиновом цветах, этикетка истца выполнена коричневыми по цвету буквами на делом фоне, надпись "СЕНАДЕ" изображена в также в коричневом цвете. Из инструкции к препарату истца следует, что он рекомендован к использованию в качестве лекарственного препарата для медицинского применения в качестве слабительного средства растительного происхождения, показания и противопоказания к применению, способы применения и дозы, побочные эффекты, взаимодействие с другими препаратами, форма выпуска и условия хранения. Таблетки реализуются истцом в блистерах через сеть аптек. На этикетке ответчика указано, что продукт не является лекарственным средством, рекомендуется к использованию в качестве биологически активной добавки к пище, указан производитель, состав, который различается с составом препарата истца, противопоказания, пищевая ценность, сроки годности, способ приема препарата, количество и общая масса продукта. Продукт ответчика представляет собой белый пластиковый флакон с таблетками, большими по размеру в сравнении с таблетками препарата истца, серовато-зеленого цвета, без надписей.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что цветовое сочетание, графическое написание, расположение букв по отношению друг к другу и общее зрительное впечатление совершенно различны, используемое истцом и ответчиком в названии буквосочетание "СЕНА" и "СЕННА" является многозначным термином и согласно Большому энциклопедическому словарю: "СЕННА - растение из рода кассия, листья которого применяют как слабительное средство (т. н. александрийский лист)". Кроме того, словесный элемент не во всех случаях может быть признан доминирующим в комбинированном обозначении. Значимость изобразительного и словесного элемента в комбинированном обозначении определяется исходя из конкретных фактических обстоятельств.

Суд первой инстанции также пришел к выводу, что обозначение продукта, используемое ответчиком и товарный знак, принадлежащий истцу, имеют различия графические (визуальные), отличаются по графическому написанию, общему зрительному впечатлению, использованию ярких цветовых решений, общему композиционному построению оспариваемого товарного знака и расположением неохраняемых словесных элементов. Кроме того, товары, в названии которых использованы спорные обозначения, предназначены для различных целей использования, у них различается упаковка и таблетки, по цвету, размеру, обозначению на них.

Суд первой инстанции, сравнив с позиции рядового потребителя, используемые ответчиками обозначения "Сенна-Д" и товарный знак "СЕНАДЕ/SENADE, правообладателем которого по свидетельствам Российской Федерации N 162625, N 172074, N 509177 является истец, и, учитывая, что вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), пришел к выводу, что указанные обозначения не являются тождественными или сходными до степени смешения с товарным знаком истца. Истцом спорное обозначение используется в отношении товаров 05 класса МКТУ - фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственный средства для человека, ответчиком в отношении того же класса товаров МКТУ, но как биологически активная добавка к пище. Лекарственные препараты подлежат реализации только через сеть аптечных учреждений, биологически активная добавка может быть реализована, как через аптечные учреждения, так и через специализированные магазина, отделы торговой сети продовольственных магазинов.

Кроме того, суд первой инстанции исходил из того, что обозначение "Секреты долголетия СЕННА Д" с изображением сердца и стилизацией цветка является товарным знаком, знаком обслуживания, что подтверждается копиями свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 624971, приоритет товарного знака 27.09.2016, N 635556, приоритет товарного знака 27.09.2016.

Суд первой инстанции, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности представленные в материалы дела документы, пришел к выводу об отсутствии доказательств, подтверждающих нарушение ответчиками исключительных прав истца, и оснований для удовлетворения иска.

Истец с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу, в которой просит обжалуемое решение отменить, принять по делу новый судебный акт, которым удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Истец считает, что выводы, изложенные обжалуемом решении, не соответствуют обстоятельствам дела, судом нарушены и неправильно применены нормы материального права.

При этом истец исходит из того, что его товарные знаки "SENADE" по свидетельству N 162625 и "СЕНАДЕ" по свидетельству N 509177 - являются словесными, товарный знак по свидетельству N 172074 является комбинированным, включающим охраняемый словесный элемент "СЕНАДЕ". Обозначение "Сенна-Д", используемое ответчиками, является словесным. Данное обозначение также входит в состав этикетки товара, заявлявшейся на регистрацию в качестве товарного знака (заявка N 2015701201 - как указано выше, в регистрации названного обозначения было отказано). Этикетка представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент "Сенна-Д". Несмотря на то, что судом первой инстанции была правильно определена правовая база для оценки сходства обозначений до степени смешения: Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года N 482, однако положения Правил либо были применены судом неправильно, либо не были применены вовсе. Также судом первой инстанции правомерно упомянуты Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года N 197, однако и их положения при вынесении обжалуемого решения применялись неправильно.

Истец исходит из того, что в соответствии с пунктом 6.3.1 Методических рекомендаций при исследовании положения словесного и изобразительного элемента в комбинированном обозначении учитывается фактор визуального доминирования одного из элементов. Такое доминирование может быть вызвано как более крупными размерами элемента, так и его более удобным для восприятия расположением в композиции (например, элемент может занимать центральное место, с которого начинается осмотр обозначения). Очевидно, что доминирующим элементом этикетки биологически активной добавки к пище, производимой ответчиками, является словесный элемент "Сенна-Д", расположенный в центральной части этикетки и выполненный намного более крупным шрифтом по сравнению с другими элементами.

Истец считает, что судом первой инстанции исследование значимости положения элементов сравниваемых комбинированных обозначений, сравнение доминирующих элементов по признакам, указанным в пунктах 42 и 43 Правил, судом не производились.

Истец исходит из того, что товарные знаки "SENADE" по свидетельству N 162625 и "СЕНАДЕ" по свидетельству N 509177 являются словесными, не имеющими ни цветового сочетания (ярких цветовых решений), ни неохраняемых словесных элементов. Также словесным, выполненным стандартным шрифтом является доминирующий элемент "Сенна-Д", используемый ответчиками. Элементы "СЕНАДЕ" и "Сенна-Д" имеют минимальные отличия в расположении составляющих их букв по отношению друг к другу.

Истец считает необоснованным вывод суда первой инстанции об отсутствии сходства используемого ответчиками обозначения "Сенна-Д" с его товарными знаками, сделанный на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Согласно разделу 3 Методических рекомендаций, оценка сходства обозначений действительно производится на основании общего впечатления, однако в том же разделе 3 указано, что формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов.

Истец считает, что допущенные судом первой инстанции нарушения, привели суд к очевидно абсурдному выводу о том, что зарегистрированный словесный товарный знак, незначительно искаженный в написании и помещенный в центр этикетки, образует обозначение, не сходное до степени смешения с тем же товарным знаком, которое может свободно использоваться третьими лицами в отношении однородных товаров. Судом первой инстанции полностью проигнорирован тот факт, что обозначение "Сенна-Д" признано сходным до степени смешения с товарными знаками Истца специализированным федеральным органом исполнительной власти - Роспатентом. Соответствующее решение Роспатента по заявке N 2015701201 в обжалуемом решении суда даже не упомянуто.

Истец также считает, что судом первой инстанции необоснованно проигнорированы доводы об однородности товаров "биологически активные добавки к пище (БАД)" и товаров "лекарственные средства" и "лекарственные препараты", основанные на информационном письме Роспатента от 05.11.2008 N 10/37-646/23 "О классификации биологически активных добавок к пище в соответствии с Международной классификацией товаров и услуг и об установлении их однородности с другими товарами и услугами для целей регистрации товарных знаков".

Истец исходит того, что в решении суда первой инстанции указано, что обозначение "Секреты долголетия СЕННА Д" с изображением сердца и стилизацией цветка является товарным знаком, знаком обслуживания, что подтверждается копиями свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 624971, приоритет товарного знака 27.09.2016, N 635556, приоритет товарного знака 27.09.2016, тогда как в действительности, товарные знаки по свидетельствам N 624971 и N 635556 отличаются друг от друга, и ни один из них не содержит элемента "Сенна-Д": первый из указанных знаков представляет собой этикетку, содержащую отдельную букву "Д", а второй - аналогичную этикетку, но со словом "Сенна". Используемое же ответчиками обозначение, соотносится с заявкой на регистрацию товарного знака N 2015701201, по которой Роспатентом вынесено решение об отказе в регистрации. Истец считает, что ни один из товарных знаков по свидетельствам N 624971 и N 635556 не имеет отношения к предмету настоящего спора.

Истец, исходя из изложенного, считает, что неправильное применение и нарушение норм законодательства о товарных знаках, а также учет обстоятельств, не соответствующих действительности, привели суд первой инстанции к неправильному выводу об отсутствии сходства до степени смешения используемого ответчиками обозначения "Сенна-Д" и товарных знаков "CEHAДE/SENADE", принадлежащих ему.

Истец в судебное заседание не явился. О времени и месте судебного заседания истец извещен надлежащим образом.

1-й ответчик - ООО "Парафарм" (ИНН 5835022236), в отзыве на апелляционную жалобу истца с доводами, изложенными в жалобе, не согласился и просил оставить ее без удовлетворения.

В судебном заседании представитель 1-го ответчика, доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, поддержал и просил оставить ее без удовлетворения.

2-й ответчик - ООО "Парафарм" (ИНН 5836674266), отзыв на апелляционную жалобу истца не представил. В судебном заседании представитель 2-го ответчика с доводами, изложенными в жалобе, не согласился и просил оставить ее без удовлетворения.

Третье лицо отзыв на апелляционную жалобу истца не представило. В судебном заседании представитель третьего лица доводы, изложенные в жалобе, поддержал и просил ее удовлетворить.

Законность и обоснованность обжалуемого решения проверяется в соответствии со статьями 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав доказательства по делу, изучив доводы, изложенные в апелляционной жалобе истца, отзыве 1-го ответчика на апелляционную жалобу, выступлениях присутствующих в судебном заседании представителей ответчиков и третьего лица, арбитражный апелляционный суд установил.

Компания является обладателем исключительного права на:

- словесный товарный знак "SENADE", выполненный заглавными буквами латинского алфавита по свидетельству N 162625, зарегистрированный 31.03.1998 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг: фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека;

- комбинированный товарный знак, включающий словесные элементы: "СЕНАДЕ" и "Ципла", неохраняемый элемент "25х20 таблеток", изображенные в трехцветном прямоугольнике: белый, коричневый, желтый, по свидетельству N 172074, зарегистрированный 10.02.1999 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг: фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека;

- словесный товарный знак "СЕНАДЕ" выполненный заглавными буквами в кириллице по свидетельству N 509177 с приоритетом - 25.09.2012, зарегистрированный 21.03.2014 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг: фармацевтические и ветеринарные препараты.

Истец производит и реализует лекарственный препарат для медицинского применения "СЕНАДЕ" - слабительное средство растительного происхождения, в состав одной таблетки которого входит: сенны листьев экстракт сухой - 90,00 мг, вспомогательные вещества: лактоза - 23,07 мг, крахмал - 43,56 мг, метилпарагидроксибензоат - 0,04 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 15,00 мг, тальк - 11,13 мг, магния стеарат - 0,03 мг, натрия лаурилсульфат - 0,93 мг, кармеллоза натрия - 2,00 мг.

Как следует из материалов дела, 1-й ответчик - ООО "Парафарм" (ИНН 5835022236), созданный в 1995 году, (генеральный директор Елистратов Максим Геннадьевич) и 2-й ответчик - ООО "Парафарм" (ИНН 5836674266), созданный 01.10.2015 (генеральный директор Елистратов Дмитрий Геннадьевич) производят и реализуют биологически активную добавку к пище "Сенна-Д".

1-му ответчику 14.03.2006 Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выдано свидетельство о государственной регистрации продукции - биологически активной добавки к пище "Сенна Д" (таблетки массой 0,5 г) для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

1-му ответчику 02.03.2015 Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека еще одно свидетельство о государственной регистрации продукции - биологически активной добавки к пище "Сенна Д" (таблетки массой 0,5 г) для реализации населению через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети.

Как следует из информации, размещенной на сайте ООО "Парафарм", где в качестве генерального директора указан Елистратов Дмитрий Геннадьевич, и отзыва на иск, составленного на бланке с указанием ИНН 2-го ответчика, но подписанного генеральным директором 1-го ответчика Елистратовым Максимом Геннадьевичем, 2-м ответчиком - ООО "Парафарм" (ИНН 5836674266), так же производится и реализуется биологически активная добавка к пище "Сенна Д".

Биологически активная добавка к пище реализуется ответчиками в упаковке с использованием этикетки с комбинированным обозначением, содержащим словесный элемент "Сенна-Д".

Согласно информации размещенной на этикетке в состав продукта входят: листья сенны, микрокристаллическая целлюлоза, корневища с корнями девясила высокого, кальция стеарат, тальк.

Истец обратился в суд с требованием о запрете ответчикам использовать обозначение "Сенна-Д", сходное до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам N 162625, N 172074 и N 509177 в отношении биологически активных добавок к пище, обязании ответчиков изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные этикетки и упаковки товаров, на которых размещено обозначение "Сенна-Д" и взыскании с ответчиков солидарно компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки в размере 100000 руб.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

Пунктом 3 указанной статьи Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Истец считает, что используемое ответчиками при реализации биологически активной добавки к пище, являющейся товаром 05 класса Международной классификации товаров и услуг, обозначение на этикетке упаковки продукта, сходно до степени смешения с принадлежащими ему товарными знаками по свидетельствам N 162625, N 172074 и N 509177.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерством экономического развития Российской Федерации N 482 от 20.07.2015 (далее Правила) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 41).

Истцу принадлежат словесные товарные знаки и комбинированный товарный знак, состоящий из словесных и изобразительного элементов.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с Методическими рекомендациями по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденными приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

Согласно пункту 4.2 указанных Методических рекомендаций сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство словесных товарных знаков истца "СЕНАДЕ", "SENADE" и словесного обозначения "Сенна-Д" является полным. Графическое сходство указанных словесных обозначений имеет место в отношении словесного товарного знака "СЕНАДЕ", и комбинированного товарного знака, содержащего словесный элемент "СЕНАДЕ", поскольку словесные обозначения исполнены кириллицей и имеют одинаковый шрифт и общее зрительное восприятие. Словесное обозначение используемое ответчиками и словесные товарные знаки и словесный элемент комбинированного товарного знака истца имеют полном смысловое сходство, поскольку в них заложено понятие основного компонента лекарственного препарата, производимого и реализуемого истцом, и биологически активной добавки для пищи, производимой и реализуемой ответчиками, растение сенна, и оба продукта являются слабительным средством растительного происхождения.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, доведенного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 122 от 13.12.2007, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Оценив признаки словесных товарных знаков, словесного элемента комбинированного товарного знака истца и словесного обозначения, используемого ответчиками при производстве и реализации биологически активной добавки к пище, суд считает, что данные обозначения сходны до степени смешения. При этом специальные познания для данного вывода не требуются.

Производимая и реализуемая ответчиками с применением словесного обозначения "Сенна Д" биологически активная добавка, является товаром, однородным товару 05 класса Международной классификации товаров и услуг: фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека, производимые истцом.

Согласно пункту 2.1 СанПиН 2.3.2.1290-03 "Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)" биологически активные добавки к пище могут использоваться в медицинских целях. Не являясь лекарственными средствами, БАД могут применяться в медицинских целях, так как влияют на обмен веществ, функциональное состояние органов и систем организма человека, используются для снижения риска заболеваний и т.д.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно разъяснениями, содержащимся в пункте 42 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, однородные товары - это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции. Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Истцу принадлежат словесный товарный знак "SENADE" по свидетельству N 162625, комбинированный товарный знак, включающий словесный элемент "СЕНАДЕ" по свидетельству N 172074 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг: фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека и словесный товарный знак "СЕНАДЕ" по свидетельству N 509177 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг: фармацевтические и ветеринарные препараты.

Лекарственный препарат, выпускаемый и реализуемый истцом и билогически активная добавка имеют одинаковое медицинское назначение (профилактика болезней, оздоровление), одинаковое исходное сырье растительного происхождения, форму, в которой они производятся - таблетки, реализуются они в одинаковых условиях сбыта (аптечная сеть) и реализуются одним потребителям - людям, нуждающимся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях.

При указанных обстоятельствах словесное обозначение, сходное до степени смешения с словесными товарными знаками истца и словесным элементом комбинированного товарного знака истца, используется ответчиками для реализации однородного товара, который может быть отнесен потребителем к одному источнику происхождения и имеющего одного производителя.

Кроме того, один из ответчиков 22.01.2015 обращался в Федеральную службу по интеллектуальной собственности с заявкой на регистрацию комбинированного товарного знака, содержащего словесный элемент "Сенна-Д" в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг: биологически активные добавки и добавки пищевые, содержащие порошок листьев сенны, порошок корневищ с корнями девясила высокого, микрокристаллическую целлюлозу.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.08.2016 отказано в государственной регистрации товарного знака, поскольку элемент "Сенна-Д" не обладает различительной способностью, а также в связи со сходностью заявленного обозначения до степени смешения с товарными знаками истца по свидетельствам N 162625, N 172074 и N 509177 и товарным знаком "SENNA" по свидетельству N 602990 на имя MARESI Trademark GmbH & Co.

Вывод суда первой инстанции, а также довод, содержащийся в отзыве 1-го ответчика на апелляционную жалобу о том, что обозначение "Секреты долголетия СЕННА Д" с изображением сердца и стилизацией цветка является товарным знаком, что подтверждается копиями свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) N 624971, приоритет товарного знака 27.09.2016, N 635556, приоритет товарного знака 27.09.2016, суд считает необоснованным.

1-му ответчику - ООО "Парафарм" (ИНН 5835022236) принадлежат исключительные права на:

- комбинированный товарный знак, включающий словесный элемент "Секреты долголетия" и букву "Д" по свидетельству N 624971, с приоритетом - 27.09.2016, зарегистрированный 25.07.2017 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг: биологически активные добавки и добавки пищевые, содержащие порошок листьев сенны, порошок корневищ с корнями девясила высокого, микрокристаллическую целлюлозу;

- комбинированный товарный знак, включающий словесные элементы: "Секреты долголетия" и "Сенна" по свидетельству N 635556, с приоритетом - 27.09.2016, зарегистрированный 14.11.2017 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг: биологически активные добавки и добавки пищевые, содержащие порошок листьев сенны, порошок корневищ с корнями девясила высокого, микрокристаллическую целлюлозу.

Слово "Сенна" является неохраняемым элементом данного товарного знака.

В соответствии с изложенным правовой охране подлежит товарный знак 1-го ответчика, содержащий словесный элемент "Секреты долголетия" и букву "Д" (свидетельство N 635556) а также товарный знак, содержащий словесный элемент "Секреты долголетия". Тогда как сравнению на предмет сходства до степени смешения с товарными знаками истца подлежит словесный элемент "Сенна-Д", содержащийся в комбинированном обозначении, используемом ответчиками при производстве биологически активной добавки.

При указанных обстоятельствах требование истца о защите исключительного права на товарные знаки по свидетельствам N 162625, N 172074 и N 509177 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг: фармацевтические препараты, лекарственные препараты для медицинских целей, лекарственные средства для человека являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Согласно статье 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 данного Кодекса;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 данной статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец, руководствуясь подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, обратился с требованием о взыскании с ответчиков солидарно компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки в размере 100000 руб.

В соответствии с пунктом 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/9 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

Принимая во внимание, что факт нарушения исключительного права истца на принадлежащие ему товарные знаки доказан материалами дела, истец вправе требовать взыскания компенсации и не обязан доказывать размер причиненных ему убытков. Арбитражный апелляционный суд, учитывая обстоятельства допущенного нарушения, считает, что основания для снижения размера компенсации, заявленной к взысканию истцом, отсутствуют.

Истцом заявлено требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки с обоих ответчиков солидарно

В соответствии со статьей 322 Гражданского кодекса Российской Федерации солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.

Доказательства того, что нарушители исключительного права на товарные знаки несут солидарную ответственность перед правообладателем, истец суду не представил.

Принимая во внимание, что обозначение сходное до степени смешения с товарными знаками истца используют при производстве биологически активной добавки для пищи оба ответчика, суд считает, что компенсация за нарушение исключительного права на товарный знаки подлежит взысканию с обоих ответчиков в равном размере.

На основании изложенного, арбитражный апелляционный суд считает, что вывод суда первой инстанции об отсутствии основания для защиты исключительного права истца на товарные знаки по свидетельствам N 162625, N 172074 и N 509177 противоречит обстоятельствам дела, что в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации является основанием для отмены решения и принятии нового судебного акта об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине по иску и апелляционной жалобе подлежат отнесению на ответчиков в равном размере.

Руководствуясь статьями 110, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Пензенской области от 28 апреля 2018 года по делу N А49-15098/2017 отменить.

Принять по делу новый судебный акт.

Исковые требования удовлетворить в полном объеме. Расходы по государственной пошлине по иску и апелляционной жалобе отнести на ответчиков в равном размере.

Запретить обществу с ограниченной ответственностью "Парафарм" (ОГРН 1025801210170, ИНН 5835022236) и обществу с ограниченной ответственностью "Парафарм" (ОГРН 1155836004147, ИНН 5836674266) использовать обозначение "Сенна-Д", сходное до степени смешения с принадлежащими компании "Ципла Лимитед" (идентификационный номер L24239MH1935PLC002380) товарными знаками, зарегистрированными под N 162625, N 172074 и N 509177 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг, при производстве и реализации биологически активных добавок к пище.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Парафарм" (ОГРН 1025801210170, ИНН 5835022236) и общество с ограниченной ответственностью "Парафарм" (ОГРН 1155836004147, ИНН 5836674266) изъять из оборота и уничтожить за свой счет контрафактные этикетки и упаковки товаров, на которых размещено обозначение "Сенна-Д".

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Парафарм" (ОГРН 1025801210170, ИНН 5835022236) в пользу компании "Ципла Лимитед" (идентификационный номер L24239MH1935PLC002380) компенсацию за нарушение исключительного права на товарные знаки, зарегистрированные под N 162625, N 172074 и N 509177 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг, в размере 50000 руб., а также 9500 руб. в счет возмещения расходов по государственной пошлине по иску и апелляционной жалобе.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Парафарм" (ОГРН 1155836004147, ИНН 5836674266) в пользу компании "Ципла Лимитед" (идентификационный номер L24239MH1935PLC002380) компенсацию за нарушение исключительного права на товарные знаки, зарегистрированные под N 162625, N 172074 и N 509177 в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг, в размере 50000 руб., а также 9500 руб. в счет возмещения расходов по государственной пошлине по иску и апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Суд по интеллектуальным правам через Арбитражный суд Пензенской области.

Председательствующий

В.В.Карпов

Судьи

В.Т.Балашева В.А.Морозов